• einer ersten Einrichtung zum Bilden eines Domainnamens, aus einer Nummernfolge (‘B-Webtel’), die die Zielentität (B) identifiziert, durch einen Prozess, der ein syntaktisches Auswerten zumindest eines wesentlichen Abschnitts der Nummernfolge in zumindest einen Teil des Domainnamens umfasst;
  

• einer zweiten Einrichtung, die wirksam ist, die Netzwerkanschließbarkeit der Rechenressource zu verwenden, um den Domainnamen einem Datenbanksystem vom DNS-Typ (DNS = Domain-Namen-System) zuzuführen und einen Ressourcendatensatz einschließlich einer Telefonnummer (‘B-telnb’) zurückzugewinnen; und
  

• einer dritten Einrichtung, die wirksam ist, um die durch die zweite Einrichtung zurückerhaltene Telefonnummer (‘B-telnb’) einer Funktionalität zum Aufbauen einer Telefonverbindung zu der Zielentität (B)
  

• Zunächst hält es der BGH für praktisch ausgeschlossen, dass die Regelfrist auch einmal länger als zwei Monate betragen könnte. Hierzu verweist er auf die geringen Anforderungen an eine prioritätswahrende Erstanmeldung, mit der sich die Hochschule alle Optionen offen halten kann.
  

• Eine erhebliche Abkürzung der Frist „auf wenige Tage oder gar auf Stunden“ hält das Gericht hingegen für möglich, sofern die Umstände dies gebieten.
  

• So kann es insbesondere sein, dass sich die Notwendigkeit einer Veröffentlichung im Verlauf einer wissenschaftlichen Tagung zeigt. Die Hochschule muss dann tätig werden und, um eine zügige Bearbeitung sicher zu stellen, notfalls elektronische Kommunikationsmittel nutzen.
  

• Im Rahmen des „gemeinschaftlichen Verfahrens“ nach der EG-Verordnung 1383/2003 wird Importware bereits dann zurückgehalten, wenn sie im „Verdacht“ steht, Rechte zu verletzen. Allerdings muss der Rechteinhaber innerhalb von zehn Arbeitstagen ein Gerichtsverfahren einleiten, um die Verletzung bestätigen zu lassen (ein vereinfachtes Vernichtungsverfahren ohne Einschaltung eines Gerichts nach Art. 11 der Verordnung wird in Deutschland noch nicht praktiziert). Inhaber von Gemeinschaftsschutzrechten (Gemeinschaftsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmuster und gemeinschaftliche Sortenschutzschutzrechte) können mit einem Antrag die Zollbehörden der ganzen EU einschalten.
  

• Das „nationale Beschlagnahmeverfahren“ verlangt für eine Beschlagnahme hingegen eine „offensichtliche“ Rechtsverletzung. Dafür ist eine Vernichtung nach Beschlagnahme auch ohne Gerichtsentscheidung möglich, wenn der in Bezug auf die Ware Verfügungsberechtigte nicht binnen zwei Wochen der Beschlagnahme widerspricht. Im Gegensatz zur Verordnung 1383/2003 erfasst dieses Verfahren auch Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzverletzungen, Verletzungen im innergemeinschaftlichen Verkehr sowie Parallelimporte (s. BFH, Urt. v. 5.10.1999 – VII R 88/98; Urt. v. 7.10.1999 – VII R 89/98). Allerdings wird dieses Verfahren nur durchgeführt, soweit nicht die Verordnung 1383/2003 einschlägig ist. Deshalb empfiehlt es sich, beide Verfahren parallel zu beantragen.
  

• der dem Verletzten tatsächlich entgangene Gewinn (§ 252 BGB),
  

• der Verletzergewinn (s. den Beitrag v. 7.4.2006) und
  

• die Lizenzanalogie, d.h. es wird fingiert, die Parteien hätten einen Lizenzvertrag geschlossen, so dass der Verletzer nun die Lizenzgebühren nebst Zinsen schuldet.
  

• „BAGNO“ (= Bad) für Bade- und Duschwannen usw. (Beschl. v. 9.3.2007 – 24 W (pat) 110/05),
  

• „RAPIDO“ (= schnell) für Waschmittel usw. (Beschl. v. 24.7.2007 - 24 W (pat) 28/06).
  

Ein markenrechtlicher Konflikt kann auch in Fällen bestehen, in denen eine jüngere Marke einen so großen Abstand zu älteren Marken einhält, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist. Trotz des Fehlens unmittelbarer Verwechslungsgefahr können Inhaber älterer Marken beispielsweise dann Schutz verdienen, wenn sie Inhaber einer Zeichenserie sind. Von einer Zeichenserie spricht man, wenn ein Inhaber eine Mehrzahl von Marken innehat, die durch einen gemeinsamen Stammbestandteil als Serie erkennbar sind. Nähert sich eine jüngere Marke eines anderen Inhabers an den Stammbestandteil an, so besteht die Gefahr, dass das Publikum die jüngere Marke der Zeichenserie zuordnet.

Der EuGH hat einen Fall entschieden, in dem der Widersprechende sich auf eine Zeichenserie gestützt hat (C-234/06, Urteil vom 13. September 2007). Angegriffen war die Marke „BAINBRIDGE“, gestützt war der Widerspruch auf elf in Italien eingetragene ältere Marken, die allesamt den Bestandteil „Bridge“ enthielten. Ein großer Teil der Widerspruchsmarken war noch in der Benutzungsschonfrist, die Widersprechende hatte es deswegen nicht für notwendig erachtet, die rechtserhaltende Benutzung der Marken nachzuweisen.

Der Widerspruch hatte keinen Erfolg. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens bestehe nur dann, wenn der Verbraucher zu Unrecht annehmen könne, dass die jüngere Marke zu der Serie von Marken gehöre. Bei einer Markenserie aus nicht benutzten Marken bestehe diese Gefahr nicht, da dem Publikum die Markenserie gar nicht bekannt sei. Schutz verdiene eine Zeichenserie nur dann, wenn die der Serie angehörenden älteren Marken auf dem Markt präsent seien.

Unberücksichtigt blieb das Argument der Klägerin, nach italienischem Recht seien in einem Widerspruchsverfahren auch „Defensivmarken“ zu berücksichtigen. Der EuGH stellte sich auf den Standpunkt, dass es an einer entsprechenden Regelung im Gemeinschaftsrecht fehle und dass nationale Rechtsvorschriften keine „berechtigten Gründe“ im Sinne des Art. 43 der Gemeinschaftsmarkenverordnung seien.

Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens besteht, wurde nur deswegen relevant, weil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz des Bestehens einer klanglichen Ähnlichkeit verneint worden war. Da die fraglichen Produkte so vermarktet werden, dass das Publikum sie beim Kauf gewöhnlich optisch wahrnehme, sei der klangliche Ähnlichkeitsgrad für die Verwechslungsgefahr von geringerer Bedeutung. Der EuGH bestätigt damit die in der Entscheidung C-206/04 P - SIR/ZIRH eingeschlagene Linie (siehe unser Beitrag vom 31. März 2006). Die frühere deutsche Praxis (z.B. BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01), nach der eine hinreichende Ähnlichkeit auf einer Wahrnehmungsebene im Regelfall ausreichte, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, kann nicht aufrechterhalten werden.

Nach der überwiegenden Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatG) wird die anwaltliche Doppelvertretung, d. h. die Vertretung durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt, in Patentnichtigkeitsverfahren grundsätzlich als notwendig angesehen (vgl. Beschluss des BpatG vom 18. September 2006, 5 W (pat) 422/05). Somit sind die Kosten einer solchen Doppelvertretung der obsiegenden Partei im Regelfall von der unterlegenen Partei zu erstatten. Als Grund für die Notwendigkeit der Doppelvertretung werden die besonderen juristischen Anforderungen des Nichtigkeitsverfahrens genannt, welche das Mitwirken eines Rechtsanwalts erforderlich machen.

In manchen Fällen sind die besonderen juristischen Anforderungen des Nichtigkeitsverfahrens jedoch gering, zum Beispiel wenn keine Aussicht auf erfolgreiche Verteidigung des Patents besteht und der beklagte Patentinhaber deshalb ein sofortiges Anerkenntnis mit Verzicht auf sämtliche Rechte des Patents abgibt.

In einem Erinnerungsverfahren zur Kostenfestsetzung hat das BPatG daher in einem solchen Fall eines sofortigen Anerkenntnisses entschieden, dass lediglich die Kosten des Patentanwalts, jedoch nicht die des zusätzlich hinzugezogenen Rechtsanwalts erstattungsfähig sind (Beschluss des BPatG vom 13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06 (zu 2 Ni 62/05)). In dem Beschluss wird ausgeführt, dass eine Einzelfallprüfung der Notwendigkeit der Zuziehung eines Rechtsanwalts notwendig ist und dass eine Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretung nicht gegeben ist, wenn "die Nichtigkeitsklage ersichtlich oder absehbar keine über die patentrechtliche Problematik hinausgehenden besonderen rechtlichen Fragen aufwirft". Der Senat bestätigt jedoch die bisherige Rechtsprechung, dass die Kosten der Doppelvertretung in der Regel erstattungsfähig sind.

Ob eine Markenverletzung vorliegt, hängt stets auch vom Grad der bestehenden Zeichenähnlichkeit ab. Ist hierbei das eine Zeichen identisch in dem anderen enthalten, stellt sich naturgemäß die Frage, ob weitere Zeichenbestandteile für hinreichenden Abstand sorgen. Nach der von deutschen Gerichten bis vor etwa zwei Jahren nahezu durchweg angewandten Prägetheorie war dies nur ausnahmsweise der Fall, nämlich dann, wenn die zusätzlichen Bestandteile weit gehend in den Hintergrund traten und nicht mit bestimmend für den Gesamteindruck waren (vgl. BGH, Urt. v. 22.4.2004 – I ZR 189/01 – URLAUB DIREKT).

Dies lässt sich von dem Markenbestandteil "KOHLER" innerhalb von "KOHLERMIXI" nicht behaupten. Unter der Ägide der "reinen Prägetheorie" wäre Verwechslungsgefahr kaum anzunehmen gewesen. Gleichwohl hat das OLG Stuttgart in seinem Urteil vom 8. Juli 2007 eine Verwechslungsgefahr zwischen "KOHLERMIXI" und "MIXI" (jeweils für Küchenmaschinen) bejaht (Az.: 2 U 94/06). Das Oberlandesgericht folgte damit einer Entwicklung in Richtung einer Aufweichung der Prägetheorie, die der EuGH mit seinem Urteil "THOMSON LIFE" (vom 6.10.2005 - C 120/04) eingeläutet hatte (s.a. unseren Beitrag vom 6.7.2007).

Die "THOMSON LIFE"-Rechtsprechung besagt, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auch hinreichende Ähnlichkeiten mit Zeichenbestandteilen zu untersuchen seien, wenn diese Bestandteile innhalb des Gesamtzeichens eine "selbstständig kennzeichnende Stellung" einnehmen. Bei "THOMSON LIFE" kam dies für den Bestandteil "LIFE" in Betracht, weil "THOMSON" als Unternehmensname eine von "LIFE" unabhänige Rolle im Gesamtzeichen übernahm. Obwohl also "THOMSON" im Gesatmzeichen unübersehbar war, konnte eine Übereinstimmung der älteren Marke nur mit dem Bestandteil "LIFE" zur Verwechslungsgefahr führen.

"KOHLERMIXI" liegt im Prinzip auf dieser Linie, da "KOHLER" als Personenname und damit Herstellerbezeichnung erkennbar bleibt. Neu ist, dass auch die Zusammenziehung mit "MIXI" zu einem Wort in einheitlicher Schreibweise daran nach dem Urteil aus Stuttgart nichts ändert.

Besonders bemerkenswert an der Entscheidung ist, dass auch ein etwa beschreibender Gehalt von "MIXI" nicht aus der Kollision herauszuführen vermochte. Zwar wiesen die Küchenmaschinen der Parteien unstreitig auch Mixfunktionen auf. Mit Blick darauf hätte man erwarten können, dass das Gericht dem Bestandteil "MIXI" eine selbstständig kennzeichnende Stellung i.S.d. "THOMSON LIFE"-Rechtsprechung abspricht. Das OLG Stuttgart gelangte jedoch nicht zu diesem Ergebnis, nicht zuletzt weil es von normaler Kennzeichnungskraft des Zeichens "MIXI" für Küchenmaschinen ausging. Denn die Mixerfunktion sei bei Geräten dieser Art nur eine von vielen Funktionen, und außerdem bewirke die Anfügung des Buchstabens "I" an den Bestandteil "MIX" eine gewisse Originalität, da dadurch die "Assoziation einer sympathischen, drollig-gemütlichen und tüchtigen (Haushalts-)Hilfsperson" geweckt würde. Über Erwägungen wie diese lässt sich im Grunde immer streiten, doch wäre das Ergebnis möglicherweise kein anderes, wenn "MIXI" eine Kennzeichnungsschwäche zu attestieren wäre. Der BGH hat bereits klargestellt, dass ein Zeichenbestandteil nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen müsse, um eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu übernehmen (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 – I ZB 28/04, Umdr. S. 12 - Malteser-Kreuz). Letztlich wird es nicht entscheidend auf die Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils, sondern seine Rolle im Gesamtzeichen ankommen. Da "KOHLER" trotzt Zusammenfügung erkennbar nicht mit "MIXI" zu einem neuen Wort verschmilzt, behalten beide Bestandteile ihre selbstständig kennzeichnende Stellung.

Insgesamt zeigt die Entscheidung, dass die Beurteilung markenrechtlicher Kollisionsfälle durch die Gerichte und das Deutsche Patent- und Markenamt nach "THOMSON LIFE" weniger zuverlässig vorhergesagt werden kann als nach der "reinen Prägetherorie".

Im Beitrag vom 22. August 2007 berichteten wir von der Entscheidung „Pumpeinrichtung“ des BGH vom April d.J., in der er für die Schutzbereichsbestimmung für Patente und Gebrauchsmuster einen Fragenkatalog aufgestellt hatte. Damit zeichnete sich bereits ab, dass beispielsweise der patentrechtliche Teilschutz (oder „Unterkombination“) im geltenden Patentrecht kaum noch Platz haben dürfte. Diese Rechtsfigur läuft darauf hinaus, dass ein einzelnes Merkmal, das laut Anspruch zum Schutzgegenstand gehört, aber bei der angegriffenen Ausführungsform nicht vorhanden ist, bei der Beantwortung der Verletzungsfrage komplett außer Acht gelassen wird. Nach früherer Rechtslage wurde dies ohne weiteres für möglich gehalten (z.B. BGH, Urt. v. 15.6.1978 - X ZR 46/76 – Windschutzblech).

Während der BGH die Frage, ob der Teilschutz auch unter dem seit über 25 Jahren geltenden PatG 1981 noch möglich ist, bislang stets offen gelassen hat (z.B. Urt. v. 6.11.1990 - X ZR 55/89 – Autowaschvorrichtung; Urt. v. 24.9.1991 - X ZR 37/90 - Beheizbarer Atemluftschlauch; Urt. v. 5.5.1992 - X ZR 9/91 - Mechanische Betätigungsvorrichtung), hat er sich nun festgelegt. Im Urteil „Zerfallszeitmessgerät“ vom 31. Mai 2007 (Az.: X ZR 172/04), von dem jetzt die Entscheidungsgründe bekannt geworden sind, hat der BGH endgültig klargestellt, dass es den patentrechtlichen Teilschutz nicht mehr gibt. Ein Anspruchsmerkmal gänzlich unberücksichtigt zu lassen, sei nicht vereinbar damit, dass nach dem Gesetz die Ansprüche die maßgebliche Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung bei Patenten und Gebrauchsmustern sind (Art. 69 EPÜ, § 14 PatG, § 12a GbmG). Vielmehr verwies der BGH auf seinen Fragenkatalog, womit klar ist, dass es neben der wortsinngemäßen nur noch die äquivalente Patentverletzung bzw. Gebrauchsmusterverletzung gibt. Anmelder werden also weiterhin bei der Anspruchsabfassung für Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen allergrößte Sorgfalt an den Tag legen und sorgsam darauf Acht geben müssen, dass keine unnötigen Merkmale mit in den Hauptanspruch aufgenommen werden.

Um beim Marketing im Internet erfolgreich zu sein, ist es heute praktisch unumgänglich, in den Listings der Suchmaschinen ganz weit oben zu landen. Für manchen ist es dabei ein besonderer Reiz, auch und gerade dann die Trefferliste anzuführen, wenn das Suchwort mit einer Marke der Konkurrenz identisch ist. Hierfür die Marke einfach auf dem eigenen Webangebot zu platzieren, ist allerdings eine plumpe Markenverletzung, deren Ahndung nicht lange auf sich warten lässt.

Etwas trickreicher sind da Metatags, also Stichwörter im HTML-Text, die der Webbrowser nicht anzeigt, aber von den Suchrobotern der Suchmaschinen mit geprüft werden. Nach anfänglich etwas uneinheitlicher Rechtsprechung der Instanzgerichte hat der BGH dies aber als Markenverletzung eingestuft (Urt. v. 18.5.2006 - I ZR 183/03 - Impuls). Auf die fehlende Sichtbarkeit des Metatags für den Internetnutzer komme es nicht an. Entscheidend sei die Beeinflussung des Auswahlverfahrens der Suchmaschine, durch die der Suchende auf das Angebot des Verletzers hingewiesen werde. Analog verfuhr der BGH mit dem Kniff, weißen Text auf weißem Hintergrund in der Website aufzunehmen (Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 77/04 - AIDOL).

In einem nun vom OLG Braunschweig entschiedenen Fall ging es um die Benutzung der Konkurrentenmarke als AdWord. AdWords manipulieren nicht das eigentliche Suchergebnis, sondern führen dazu, dass der Werbende mit einer Anzeige neben der Trefferliste platziert wird - was sich die Suchmaschinenbetreiber natürlich vergüten lassen (s. c't 3/2004, S. 36). Im Braunschweiger Fall wies der Beklagte, der ein Kennzeichen seines Wettbewerbers als AdWord eingesetzt hatte, darauf hin, dass den Nutzern bekannt sei, dass die Anzeige auf ein AdWord zurückgehe, das jedermann schalten könnte, also nicht unbedingt auf den Kennzeicheninhaber selbst zurückgehen müsse. Dies unterscheide seinen Fall von den o.g., wo es um eine verdeckte Manipulation der Trefferliste geht.

Das OLG Braunschweig ließ dies jedoch nicht gelten (Urt. v. 12.7.2007 - 2 U 24/07 - bananabay). Es stellte zum einen in Abrede, dass sich die Internetsucher derart vertiefte Gedanken über den Unterschied zwischen Trefferliste und daneben platzierten Anzeigen machen. Zum zweiten würden Markeninhaber häufig selbst für Ihre eigenen Marken AdWords schalten, weshalb der Verkehr auch davon ausgehe, dass die Suchmaschinenanzeigen auf die jeweiligen Markeninhaber zurückgehen. Dass die Marke nicht sichtbar würde, sei wie bei den Metatag-Fällen nicht entscheidend. Die Suchmaschine schlüpfe in die Rolle des Verkäufers, der dem Suchenden das Aufsuchen des Angebots abnehme.

So ganz sicher waren sich die Richter allerdings doch nicht. Sie ließen die Revision zum BGH zu, der früher oder später hierzu wohl noch ein letztes Wort sprechen wird.

Nach US-amerikanischem Patentrecht können Patentinhaber von Patentverletzern einen verdreifachten Schadenersatzanspruch (triple damages) geltend machen, wenn der Patentverletzer eine sogenannte „wilful infringement“ begangen hat.

In der Vergangenheit haben US-Gerichte sehr schnell eine „wilfulness“ eine Verletzungshandlung angenommen. Wurde beispielsweise ein Hersteller eines Produktes von einem Wettbewerber auf dessen eigene Patente aufmerksam gemacht, war er grundsätzlich verpflichtet, mit erheblichem Aufwand zu prüfen, ob seine Produkte nicht unter den Schutz der Patente des Wettbewerbes fallen. Zu diesem Zweck musste er sehr kostenaufwendige sogenannte non-infringement opinions eines Anwalts einholen. Versäumte er dies und stellte sich später in einem gerichtlichen Verfahren heraus, dass seine Produkte tatsächlich Patente des Wettbewerbers verletzen, wurde grundsätzlich von einer wilful infringement mit der Folge der Verdreifachung der Schadenersatzansprüche ausgegangen.

Dieser Praxis erteilt der United States Court of Appeals for the Federal Circuit (ein spezialisiertes Berufungsgericht für Patentsachen in den USA) in der Entscheidung “In Re Seagate Technology, LLC“ vom 20. August 2007 eine Absage.

Für der Vorliegen einer wilful infringement reicht es jetzt nicht mehr aus, dass der Patentverletzer im Vorfeld nicht mit der größtmöglichen Sorgfalt (all due care) gehandelt hat, um eine Patentverletzung zu vermeiden. Stattdessen werden klare und überzeugende Beweise verlangt, dass der Patentverletzer nach objektiven Maßstäben unbesonnen und leichtfertig gehandelt hat (objective recklessness).

Diese Entscheidung kann das Kostenrisiko von Unternehmen vermindern, die in den USA wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden. Ihnen droht jetzt nicht mehr eine Verdreifachung des zuerkannten Schadenersatzes lediglich deswegen, weil sie im Vorfeld oder im Zuge der Markteinführung ihres Produktes in den USA sich nicht mit ausführlichen Rechtsgutachten über das Nichtvorliegen einer Patentverletzung abgesichert haben.

Unberührt von diesem Urteil bleiben die außerordentlich hohen Kosten der Führung eines Patentverletzungsprozesses in den USA, die für jede Partei häufig mittlere einstellige Millionenbeträge erreichen.

Bejaht ein Gericht in einer Domainstreitigkeit die Verwechslungsgefahr zwischen Domain und Klagezeichen, wird regelmäßig auf Löschung der Domain erkannt. Zwar richtet sich – anders als in Streitschlichtungsverfahren wie UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) oder ADR (Alternative Dispute Resolution) – der Klageanspruch immer nur auf Löschung, nicht auf Übertragung. Bei .de-Domains kommt der Kläger dann aber stets zu seinem eigentlichen Ziel, dem Erwerb des Domainnamens, indem er frühzeitig einen Dispute-Eintrag bei der Denic schaltet, der sicherstellt, dass nach Freigabe der Domain automatisch die Übertragung eingeleitet wird, ohne dass ein Dritter dazwischen kommen kann.

Dass dem nicht immer so sein muss und die Gerichte künftig genauer hinsehen müssen, zeigt ein aktuelles Urteil „Euro Telekom“ des BGH (Urt. v. 19.7.2007 – I ZR 137/04). Er wies eine Klage auf Löschung von Domains ab, obwohl er im Gegensatz zur Vorinstanz OLG Köln Verwechslungsgefahr für möglich hielt. Geklagt hatte die Deutsche Telekom AG, Gegner war eine Euro Telekom Deutschland GmbH, die – wenig überraschend – Telekommunikationsdienstleistungen anbietet, und zwar unter Domains wie euro-telekom.de. Nach dem BGH-Urteil darf sie diese Domains nun zwar behalten, aber nicht zur Werbung mit Telekommunikationsdienstleistungen benutzen. Andere Benutzungen, die nicht die Rechte der Klägerin verletzen, hielt der BGH offenbar für möglich, weshalb die Beklagte die Domains behalten durfte.

Ein Unterschied dieses Falls zu vielen anderen Domainstreitigkeiten liegt darin, dass die Klage nicht auf Namensrechte gemäß § 12 BGB gestützt war. Sind Rechte an einem kennzeichnungskräftigen bürgerlichen Namen im Spiel und kann der beklagte Domaininhaber keine eigenen Rechte daran für sich ins Feld führen, ist anerkannt, dass eine mit dem Namen identische Domain zu löschen ist (BGH, Urt. v. 26.6.2003 - I ZR 296/00 - maxem.de).

Außerhalb des Namensrechts kommen markenrechtliche oder andere kennzeichenrechtliche Ansprüche grundsätzlich nur in Betracht, wenn ein „Handeln im geschäftlichen Verkehr“ vorliegt (s. §§ 14, 15 MarkenG). Das ist bei unbenutzten Domains natürlich schwer zu prüfen. Im BGH-Fall scheiterte die Deutsche Telekom nicht hieran, da es der BGH wohl für möglich hielt, dass der Beklagten als juristischer Person stets ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zu unterstellen ist. Zu demselben Ergebnis kam bereits das OLG Hamburg im Fall „metrosex.de“, indem es die Vermutungsregel des § 344 HGB anwandte, wonach bei der Tätigkeit eines Kaufmann grundsätzlich von einem Handelsgeschäft auszugehen ist (Urt. v. 28.7.2005 – 5 U 141/04). Wer als Kaufmann eine Domain hält, wird sich also kaum mit diesem Einwand verteidigen können.

Denkbar ist jedoch eine Benutzung der Domain außerhalb des Waren- und Dienstleistungsbereichs, für den eine Kollision anzunehmen wäre. Nach dem jetzigen BGH-Urteil kann nur noch dann auf Löschung erkannt werden, wenn jede Verwendung der Domain auf eine Rechtsverletzung hinauslaufen würde, was nach der Lebenserfahrung selten der Fall sein werde. Sein Judikat ist wohl auch so zu verstehen, dass der Kläger in der Pflicht steht, einen solchen Ausnahmefall darzutun. Auf Erklärungen von Beklagtenseite, die das OLG Hamburg im Fall „metrosex.de“ als unklar ansah und deshalb nicht gelten ließ, kann es demnach nicht ankommen. Insgesamt wird es künftig schwieriger, Domains außerhalb des Anwendungsbereichs des § 12 BGB „freizuklagen“.

In Europa ist das Urheberrecht nach dem Gebrauchsmusterrecht (das z.B. das Vereinigte Königreich gar nicht kennt) das am wenigsten harmonisierte Gebiet des geistigen Eigentums. Im Marken-, Geschmacksmuster- und Sortenschutzrecht existieren EG-Richtlinien und -Verordnungen, die für ein vereinheitlichtes Schutzniveau sorgen (Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG, Gemeinschaftsmarkenverordnung 40/94, Geschmacksmusterrichtlinie 98/71/EG, Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung 6/2002, Gemeinschaftssortenschutzverordnung 2100/94), ebenso für den Schutz von Halbleitertopographien und für ergänzende Schutzzertifikate (Halbleitertopographierichtlinie 87/54/EWG, Arzneimittelschutzzertifikatsverordnung 1768/92, Pflanzenschutzmittelzertifikatsverordnung 1610/96). Im Patentrecht gibt es abgesehen von der Biopatentrichtlinie 98/44/EG keine Harmonisierung auf EU-Ebene, jedoch sorgt das Europäische Patentübereinkommen ebenfalls eine weit gehende Gleichstellung in den Schutzvoraussetzungen für Patente in Europa. In allen diesen Rechtsgebieten lassen sich Aussagen über die Schutzfähigkeit von Schutzgegenständen treffen, die, von nationalen Rechten und Rechtsprechungstendenzen einmal abgesehen, grundsätzlich EU-weite Gültigkeit beanspruchen können.

Im Urheberrecht gibt es zwar zahlreiche EG-Richtlinien, von denen jede aber nur einen kleinen Ausschnitt des Urheberrechts regelt. So befasst sich die Schutzdauerrichtlinie 93/98/EWG speziell mit der Laufzeit von Urheberrechten, die Softwarerichtlinie 91/250/EWG brät eine Extrawurst für Computerprogramme usw. Wichtige Bereiche des Urheberrechts harren aber noch ihrer Harmonisierung. Hierzu gehört insbesondere die Inhaberschaft: Werke, die im Rahmen von Arbeitsverhältnissen geschaffen werden, stehen z.B. nach britischem Recht dem Arbeitgeber zu, nach deutschem grundsätzlich dem Arbeitnehmer (anders im Softwarebereich, wo die vollzogene Harmonisierung die Rechte dem Arbeitgeber zuschlägt, § 69d UrhG). Kreiert ein Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber ein urheberrechtsschutzfähiges Design, so gehören die Verwertungsrechte für Großbritannien dem Arbeitgeber, für Deutschland hingegen dem Mitarbeiter, sofern vertraglich nichts anders geregelt ist.

Zerklüftet ist die europäische Rechtslandschaft auch bei der angewandten Kunst. In Deutschland ist der Schutz hierfür anerkannt (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG), in Italien war er es bislang nicht. Für ein- und dasselbe Design gab es also in nördlich der Alpen Schutz, südlich von ihnen nicht. Beispielsweise die berühmte „Chaise Longue“ (auch bekannt als „LC4“) von Le Corbusier wurde vom OLG Stuttgart als schutzwürdig angesehen (Urt. v. 28.11.1984 – 4 U 82/84), was ihr das Berufungsgericht Florenz (Corte di Appello di Firenze) verweigerte (Urt. v. 4.2.1989).

Es ist wenig verwunderlich, dass solche Schutzgefälle zuweilen die Grundlage für Geschäftsmodelle findiger Unternehmer bilden. Mit einem derartigen Modell hatte es der BGH in seinem Urteil „Wagenfeld-Leuchte“ zu tun: Ein italienisches Unternehmen vertrieb unautorisierte Nachbauten der besagten Leuchte von Wilhelm Wagenfeld - und zwar gezielt nach Deutschland. Um sich nicht dem Vorwurf der Verletzung des Verbreitungsrechts in Deutschland auszusetzen, war der Vertrieb so organisiert, dass die Übereignung in Italien erfolgte. Beim Grenzübertritt gehörte die Ware also schon dem Endverbraucher, wurde hierzulande also nicht mehr verbreitet. Dies fand den Segen der Vorinstanz des OLG Hamburg. Zwar weist das Verbreitungsrecht § 17 Abs. 1 UrhG nicht nur das Inverkehrbringen, also die eigentliche Verbreitung, sondern auch das öffentliche Anbieten ausschließlich dem Urheber zu. Wenn jedoch klar ist, so die Hamburger Richter, dass die angebotenen Artikel nicht im Inland in den Verkehr gebracht werden, könne der Schutzzweck des § 17 Abs. 1 UrhG nicht tangiert sein. Der BGH jedoch urteilte umgekehrt: Das nach dem Gesetzeswortlaut selbstständige Anbietungsrecht sei dem Urheber vorzubehalten, da andernfalls seine wirtschaftlichen Chancen bei der Werkverwertung gefährdet würden. Das Anbieten in Deutschland ist also auch dann verboten, wenn das anschließende Inverkehrbringen andernorts stattfinden soll (Urt. v. 15.2.2007 - I ZR 114/04).

Der für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH warf dabei einen Seitenblick in die Entscheidung „Simvastatin“, die der X. Zivilsenat unlängst zum Patentrecht gefällt hatte (Urt. v. 5.12.2006 - X ZR 76/05). Dort ging es darum, dass das Anbieten eines Generikums kurz vor Ablauf des Patentschutzes erfolgte, die Verkäufe aber erst nach Ende der Schutzdauer beginnen sollten. Auch hier entschieden die Bundesrichter zugunsten des Rechtsinhabers, sahen also im Anbieten als solchen schon die Rechte verletzt (s. unser Beitrag vom 30.1.2007).

Die beiden für das geistige Eigentum zuständigen („grünen“) Zivilsenate des BGH sind sich also darin einig, die Rechtsinhaber möglichst schon im Vorfeld drohender Umsatzverluste zu schützen. Dies ist erfreulich, schöner wäre allerdings eine europäische Harmonisierung des Urheberrechts. Immerhin ist Italien im Begriff, nun auch angewandte Kunst unter urheberrechtlichen Schutz zu stellen.

Mit dem Gesetz über das elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) traten zum 1. Januar 2007 Neufassungen der §§ 37a, 125a HGB, § 80 AktG, § 35a GmbHG und § 25a GenG in Kraft, nach denen auch in elektronischen Geschäftsbriefen Pflichtangaben wie Firma, das Registergericht und die Handelsregisternummer gemacht werden müssen. Da Umstellungsprobleme unvermeidlich sind, stellt sich die Frage nach den wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen.

Nicht jeder Gesetzesverstoß kann über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) durch einen Wettbewerber geahndet werden. Im Regelfall ist das nur bei solchen Gesetzesvorschriften möglich, die zumindest auch dazu bestimmt sind, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln (§ 4 Nr. 11 UWG: unlauterer Rechtsbruch). Bei der Impressumspflicht nach dem Teledienstegesetz, Mediendienstestaatsvertrag und auch den fernabsatzrechtlichen Pflichtangaben (§ 312c BGB i.V.m. BGB-InfoV), die denselben Schutzzweck wie o.g. Vorschriften haben, ist dies aber anerkanntermaßen der Fall (BGH, Urt. v. 20.7.2006 - I ZR 228/03, GRUR 2007, 159, 161 - Anbieterkennzeichnung im Internet). Rechtsverstöße in diesem Bereich können also eine Abmahnung eines Konkurrenzen nach sich ziehen.

Befürchtungen, dass dies bei Geschäftspost genauso sein könnte, wurden nun durch ein Urteil des Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 10. Juli 2007 gedämpft. Das OLG hatte über die Berufung eines Bauunternehmers gegen ein Urteil des Landgerichts Potsdam zu befinden, mit dem dieser zur Erstattung von Abmahnkosten von rund 850 € verurteilt wurde. Der Einzelkaufmann hatte es versäumt, neben seiner Firma seinen bürgerlichen Namen in seinen Briefkopf aufzunehmen, wie es § 15b der Gewerbeordnung vorschreibt. Es ging also nicht um E-Mail, sondern "papierne Post", die Problematik ist jedoch dieselbe. Das Landgericht hielt die Abmahnung des klagenden Konkurrenten für berechtigt und sprach ihm den begehrten Anspruch auf Erstattung der anwaltlichen Abmahngebühren zu.

Das OLG jedoch verneinte einen UWG-Verstoß und wies die Klage ab. Der Sache nach nahm es bereits keine Wettbewerbshandlung an, da von der Unterlassung des Beklagten keine oder jedenfalls keine für ihn günstige Wirkung ausginge. Ergänzend verwies das Gericht auf die sog. Bagatellklausel des § 3 UWG, nach der unerhebliche Wettbewerbsrechtsverstöße nicht nach dem UWG geahndet werden können.

Damit zeigte das Gericht Augenmaß. Aus dem Urteil ist aber keineswegs abzuleiten, dass jegliche unterlassenen Pflichtangaben folgenlos bleiben. Es ging um den speziellen Fall, dass der Briefkopf nicht den Namen, aber immerhin die Firma des Kaufmanns enthielt. Da letztere den ersteren ersetzt, leuchtet die Einstufung als Bagatelle in diesem Fall ein. Generell steht aber zu erwarten, dass die Gerichte die eingangs genannten Bestimmungen als wettbewerbsrelevant ansehen. Ein laxer Umgang mit ihnen wäre fehl am Platz.

Die Hypertext Markup Language (HTML) ist eine vom World Wide Web Consortium (W3C) festgelegte Auszeichnungssprache zur Darstellung von Internetseiten, die vom Browser gelesen werden können. Werden HTML-Dateien ohne Zustimmung des Autors kopiert, stellt sich die Frage der urheberrechtlichen Zulässigkeit.

Das OLG Rostock hatte sich unlängst mit einem solchen Fall zu befassen. Dabei ging es zunächst um die Frage, ob die in HTML-Code geschriebenen Dateien ein Computerprogramm i.S.d. §§ 69a ff. UrhG darstellen. Dies hätte zur Folge, dass die Anforderungen an die "Schöpfungshöhe", also gewissermaßen die gestalterische Qualität, besonders niedrig anzusetzen wären. Die Schutzschwelle für Computerprogramme liegt generell tiefer als die für sonstige dem Urheberrechtsschutz zugängliche Werkkategorien (vgl. OLG Karls ruhe, Urt. v. 13.6.1994 - 6 U 52/94). Dies ist von der den §§ 69a ff. UrhG zugrunde liegenden EG-Richtlinie so vorgesehen (vgl. die achte Begründungserwägung jener Richtlinie 91/250/EG: „Qualitative oder ästhetische Vorzüge eines Computerprogramms sollten nicht als Kriterium für die Beurteilung der Frage angewendet werden, ob ein Programm ein individuelles Werk ist oder nicht.“)

Das Oberlandesgericht verneinte jedoch die Programmeigenschaft von HTML-Code (Beschl. v. 27.6.2007 - 2 W 12/17). Es vermisste eine ablauffähige Folge von Einzelanweisungen, zumal die HTML-Befehle allein die Formatierung der Website festlegten. Mit dieser Auffassung liegt das Gericht auf der Linie mit dem OLG Düsseldorf (Urt. v. 29.6.1999 - 20 U 85/98) und OLG Frankfurt a.M. (Urt. v. 22.3.2005 – 11 U 64/04), die die Frage im gleichen Sinne beantwortet hatten.

Damit war das OLG Rostock aber nicht am Ende seiner Prüfung. Es ging der Frage nach, ob der streitgegenständliche HTML-Text als andere Werkart denn als Computerprogramm urheberrechtsschutzfähig war. Soweit in dem Code ein Werk der angewandten Kunst (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) oder ein "Multimediawerk" (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG) zu sehen wäre, ließ das Gericht den Schutz an der Schöpfungshöhe scheitern, indem es die gestalterische Qualität im Streitfall als lediglich "handwerklich" qualifizierte. Dies kann bei komplexen HTML-Seiten durchaus anders sein und widerlegt eine unter Anwendern verbreitete Ansicht, HTML-Code sei generell schutzunfähig.

Im Ergebnis bejahte das OLG Rostock denn auch die Schutzfähigkeit des ihm vorgelegten Codes, und zwar deshalb, weil er in besonderer Weise suchmaschinenoptimiert war. In der erfolgreichen Suchmaschinenoptimierung erblickte das Gericht eine hinreichende Gestaltungshöhe, da das Können eines durchschnittlichen Webdesigners deutlich übertroffen worden sei. Diese Begründung lässt die Frage offen, inwieweit in einer Suchmaschinenoptimierung eine individuelle schöpferische Leistung gesehen werden kann, die allein der eigentliche Schutzgegenstand des Urheberrechts ist. Auch wenn eine erfolgreiche Optimierung für ein hohes fachliches Können des Designers spricht, so orientiert sich sein Vorgehen dabei doch eher an technischen Gesichtspunkten, namentlich der Funktionsweise von Suchmaschinen (s. etwa c’t 4/2001, S. 135). Dabei können auch Tools wie Search Engine Optimizer (SEO) zuhilfe genommen werden. Möglicherweise hätten diese Gesichtspunkte im Prozess näher ausgeleuchtet werden müssen.

Insgesamt aber bleibt festzuhalten, dass mit der Verneinung der Programmfähigkeit nicht die Frage der Schutzfähigkeit einer HTML-Seite beantwortet ist. Zu beachten ist überdies, dass auch bei Versagung jeglichen urheberrechtlichen Schutzes die Zulässigkeit der Übernahme von HTML-Dateien keineswegs feststeht. In Betracht kommt auch Geschmacksmusterschutz (s.a. c't 4/2003, S. 84), der bei einer niedrigeren Schutzschwelle ansetzt. Gemeinschaftsgeschmacksmuster können auch ohne Eintragung gegen Nachahmungen schützen (Art. 19 Abs. 2 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung). Geschieht die Übernahme im geschäftlichen Verkehr, kann eine unlautere Nachahmung (§ 4 Nr. 9 UWG) vorliegen.

Dass bereits die Registrierung eines Domainnamens - unabhängig von seiner Nutzung für einen Webauftritt - eine Kennzeichenrechtsverletzung darstellen kann, ist mittlerweile geltendes Recht (u.a. BGH, Urt. v. 26.6.2003 - I ZR 296/00 - maxem.de). Eine besondere Fallgruppe bilden dabei geografische Angaben als Second-Level-Domains. Geografische Angaben fallen nicht selten mit den Namen von Staaten und Kommunen (Gebietskörperschaften) zusammen. Ist ein privater oder geschäftlicher Domainnutzer der Verwaltung eines solchen Rechtsträgers bei der Registrierung der Namensdomain zuvorgekommen, stellt sich die Frage nach den rechtlichen Möglichkeiten der öffentlichen Hand.

Meist geht es dabei um das Namensrecht gem. § 12 BGB der Körperschaft. Dass ein solcher Anspruch grundsätzlich durchgreifen kann, ist spätestens seit dem BGH-Urteil zur Domain segnitz.de anerkannt (Urt. v. 9.6.2005 - I ZR 231/01). Allerdings hob der BGH in jenem Fall das Urteil der Vorinstanz OLG Bamberg, die zugunsten der Gemeinde Segnitz auf Löschung der Domain erkannt hatte, gleichwohl auf. Denn der beklagte Domaininhaber verwies auf eigene Namensrechte an der Bezeichnung "Segnitz". In einem solchen Fall der "Gleichnamigen" ist nach dem BGH eine Interessenabwägung vorzunehmen, die grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip zugunsten desjenigen ausgeht, der als erster die Domain registriert hat ("first come, first served").

In seiner weiteren Entscheidung zu dieser Fallgruppe "solingen.info" urteilte der BGH zugunsten der klagenden Stadt Solingen (Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 201/03). Der Beklagte konnte zwar keine eigenen Rechte an der Bezeichnung "Solingen" für sich beanspruchen, behauptete aber, dass Internetnutzer unter der Domain solingen.info keine Präsentation von der Stadt, sondern ein Informationsangebot über die Stadt erwarten würde. Dieses könne auch von Dritten, also ihm selbst, erstellt sein, so dass keine Namensrechtsverletzung vorliege. Der BGH ließ dies nicht gelten, da er die Top-Level-Domain (TLD) .info nicht für geeignet hielt, die Nutzer davon abzuhalten, das Informationsangebot unter solingen.info der Stadt selbst zuzuordnen. In seinen Begründungserwägungen hielt es der BGH allerdings für möglich, dass eine TLD zu einer öffentlichen Körperschaft schlicht nicht passt, so dass eine Zuordnungsverwirrung ausscheide. Er deutete dies für die TLDs .pro und .biz an, die für Kommunen durchaus ungewöhnlich sind, für .com ließ der BGH diese Frage gänzlich offen. Die TLD .info sei jedoch weder branchen- noch länderbezogen, so dass das Argument des Domaininhabers nicht durchgriff.

Die Überlegungen des BGH zu "nicht passenden" TLDs nahm ein anderer Domaininhaber zum Anlass, sich vor dem Berliner Kammergericht (KG) gegen Ansprüche der Tschechischen Republik auf Freigabe der Domains tschechische-republik.com, tschechische-republik.at und tschechische-republik.ch zur Wehr zu setzen. Damit hatte er jedoch keinen Erfolg. In seinem Beschluss vom 29. Mai 2007 (Az.: 5 U 153/06) griff das KG die vom BGH erwogenen Ausnahmeregeln nicht auf. In Bezug auf die .com-Domain verwies das KG darauf, dass auch juristische Personen des öffentlichen Rechts im Internet Werbung treiben würden, beispielsweise für Fremdenverkehr. Zu den länderspezifischen TLDs folgten die Richter der Vorinstanz Landgericht Berlin, die davon ausging, dass der Nutzer erkenne, dass die Domains bei den Domainvergabestellen Österreichs und der Schweiz registriert wurden. Auf den Gedanken eines Widerspruchs zwischen einer "tschechischen Second-Level-Domain" und einer "österreichischen" und "schweizerischen Top-Level-Domain" kommt der Internetnutzer demnach nicht. Das vom BGH geöffnete Fenster für Ausnahmefälle zugunsten privater Domaininhaber haben die Berliner damit wieder weit gehend geschlossen.

Das Recht auf ein Patent steht im deutschen Recht dem Erfinder zu. Dies gilt vom Ausgangspunkt her auch für Erfindungen, die ein Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses macht. Nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) hat der Arbeitgeber jedoch die Möglichkeit, die Erfinderrechte an einer solchen "Diensterfindung" durch einseitige Inanspruchnahmeerklärung auf sich über zu leiten. Im Gegenzug ist er zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet (§ 9 ArbEG).

Diese Arbeitnehmererfindervergütung muss "angemessen" sein. Ein wesentlicher Faktor ist die wirtschaftliche Verwertbarkeit, der sog. Erfindungswert. Für dessen Berechnung sehen die "Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen" bestimmte Leitlinien vor. Am ehesten kommt meist die sog. Lizenzanalogie in Betracht (vgl. BGH, Urt. v. 21.12.2005 – X ZR 165/04). Bei dieser ist abzuschätzen, welchen Betrag der Arbeitgeber an Lizenzgebühren hätte aufwenden müssen, wenn er für die Rechte eine Lizenz bei einem freien Erfinder genommen hätte, wobei allerdings etwaige betriebliche Besonderheiten zu berücksichtigen sind (BGH, Urt. v. 13.11.1997 - X ZR 6/96 - Spulkopf).

Diese hypothetische Lizenz fällt umso höher aus, je mehr Produkte des Arbeitgebers in den Schutzbereich des Patents oder Gebrauchsmusters, das er für die Erfindung seines Arbeitnehmers zu erwirken hat, fallen (zum Begriff des Schutzbereichs s. unseren Beitrag vom 22.8.2007). Dabei kommt es auf den Schutzbereich an, den das Schutzrecht bei sachgemäßer Bearbeitung des Erteilungs- bzw. Eintragungsverfahrens erhalten müsste (BGH, Urt. v. 29.11.1988 – X ZR 63/87 – Schwermetalloxidationskatalysator). Führt also der Arbeitgeber das Patenterteilungsverfahren mit unsachgemäß engen Patentansprüchen, dann sind diese für die Bestimmung der Vergütungshöhe nicht maßgeblich.

Dem Urteil "Türbeschläge" des OLG Düsseldorf lag der umgekehrte Fall zu Grunde, d.h. der Arbeitgeber betrieb Patenterteilungsverfahren für mehrere Diensterfindungen eines Arbeitnehmers so sachgerecht, dass der Patentprüfer breitere Ansprüche gewährte, als die Patentfähigkeit der Erfindungen hergab. Dies rief Wettbewerber auf den Plan, die gegen die zu breiten Patente Einspruch einlegten und sie dadurch auf ein zutreffendes Maß stutzten. Betroffen waren in zwei Fällen aber nur europäische Patente, während parallele deutsche Patente - mit ebenfalls zu weiten Ansprüchen - von der Konkurrenz unangetastet blieben.

Natürlich berief sich der Patentinhaber gegenüber seinem Arbeitnehmererfinder darauf, dass für dessen Vergütung auf die zutreffende engere Fassung abzustellen sei. Denn ebenso wenig, wie es auf einen zu eng gefassten Schutz ankommen könne (s. o.g. Urteil "Schwermetalloxidationskatalysator"), könne ein ersichtlich zu breiter maßgeblich sein.

Dem folgte das OLG Düsseldorf jedoch nicht. Es komme allein auf die Monopolstellung an, die die deutschen Patente aufgrund ihrer Ansprüche gewährten. Denn es müsse davon ausgegagenen werden, dass die in Kraft stehende Anspruchsfassung kausal für den wirtschaftlichen Erfolg des Arbeitgebers sei (Urt. v. 15.3.2007 - 2 U 108/05). Nur, soweit es um die Auslandsverwertung der europäischen Patente geht, komme es auf deren engere Fassung an.

In dem Prozess ging es allerdings zunächst nur um den Umfang, in dem der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Auskunft erteilen und Rechnung legen muss, damit letzterer die Höhe seines Vergütungsanspruchs berechnen kann. Bei der Festlegung der Höhe selbst wird sich wiederum die Frage stellen, ob die zweifelhafte Schutzfähigkeit von Patenten mit einem erheblichen Abschlag auf die Vergütungshöhe zu berücksichtigen ist. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt angesiedelte Schiedsstelle zur Schlichtung von Arbeitnehmererfinderstreitigkeiten bewertet im Fall von Patentanmeldungen regelmäßig die Erteilungschancen, was je nach Risiko zu Abschlägen führt (z.B. 50 % in einem Einigungsvorschlag v. 11.11.2003 – Arb.Erf. 47/02). Dies auf erteilte, aber praktisch kaum bestandsfähige Schutzrechte zu übertragen, erscheint nahe liegend.

Das Oberlandesgericht äußerte sich auch zum Umfang der Pflicht zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung. Diese erstrecke sich im Streitfall auch auf den Gewinn und die Kostenfaktoren des Unternehmens, obwohl diese in eine Lizenzberechnung eigentlich gar nicht einfließen. Die Richter sahen die Gewinnträchtigkeit der Erfindungen des klagenden Arbeitnehmers aber als maßgeblich für die Höhe der noch zu bestimmenden hypothetischen Lizenzsätze an. Auch dass dem Arbeitgeber für die Ermittlung der geforderten Daten Kosten von knapp 27.000 € entstünden, wollte das OLG Düsseldorf nicht als unverhältnismäßig ansehen, da für das Gericht nicht feststand, dass die noch zu berechnende Vergütung darunter läge.

Das OLG Düsseldorf hatte sich auch mit einer vom beklagten Unternehmen erhobenen Verjährungseinrede zu befassen. Die Verjährung des arbeitnehmererfinderrechtlichen Vergütungsanspruchs hat einige praktische Relevanz, da ihn Arbeitnehmer nicht selten erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend machen. Früher, d.h. nach der Rechtslage vor der zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsreform, war diese Problematik nicht akut, weil grundsätzlich eine dreißigjährige Verjährungsfrist galt (§ 195 BGB a.F.). Im neuen Schuldrecht jedoch beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre (§ 195 BGB n.F.). Damit rückt die Frage des Verjährungsbeginns, also wann diese Dreijahresfrist zu laufen beginnt, in den Vordergrund. Nach dem geltenden Gesetz ist das das Ende des Jahres, in dem der Anspruch bestand und der Gläubiger die anspruchsbegründenden Tatsachen erstmals kannte oder hätte kennen müssen (§ 199 BGB n.F.). Im Arbeitnehmerrecht wirft dies die Frage auf, was diese Tatsachen alles umfassen müssen. Das OLG Düsseldorf urteilte auch in diesem Punkt arbeitnehmerfreundlich: Die Verjährungsfrist soll erst dann beginnen, wenn der Arbeitnehmer sämtliche materiell-rechtlichen Elemente des Anspruchs, wozu gewiss die Nutzungsaufnahme zu rechnen ist, und darüber hinaus die "unternehmensbezogenen Vergütungskriterien" kennt oder kennen musste. Der Arbeitgeber muss dies genau darlegen und kann nicht pauschal darauf verweisen, der Erfinder hätte aufgrund seiner Betriebszugehörigkeit Einblick in alle wesentlichen Vorgänge gehabt. Die Hürde für den Verjährungseinwand ist damit einigermaßen hoch gelegt.

Europäische Patente werden auf Grundlage des bis in das Jahr 1973 zurückreichenden Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteilt.

Am 13. Dezember 2007 tritt das am 29. November 2000 von der Diplomatischen Konferenz beschlossene überarbeitete EPÜ (EPÜ 2000) in Kraft. Möglicherweise auch vorher, was aber voraussetzen würde, dass sich Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweden, die Türkei und Zypern den übrigen EPÜ-Vertragsstaaten anschließen und ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zeitnah hinterlegen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen des EPÜ kurz zusammengefasst:

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das EPÜ 2000 eine Reihe von Vorteilen für die Nutzer eröffnet. Es ist zu wünschen, dass alle EPÜ-Vertragsstaaten spätestens bis zum 13. Dezember 2007 das EPÜ 2000 ratifizieren bzw. diesem beitreten. Denn andernfalls gehören diese Vertragsstaaten gemäß Artikel 172 (4) EPÜ dem EPÜ von diesem Zeitpunkt nicht mehr an.

Wer schuldhaft fremde Markenrechte verletzt, ist dem Markeninhaber zum Schadensersatz verpflichtet (§ 14 Abs. 6 MarkenG). Die Höhe des Ersatzbetrags kann auf drei verschiedene Arten berechnet werden: 1. als entgangener Gewinn (§ 252 BGB, "konkreter Schaden"), 2. als fiktive Lizenzgebühr im Wege der Lizenzanalogie oder 3. als Verletzergewinn (s.a. unser Beitrag vom 7.4.2006). In allen drei Fällen ist der Verletzte auf eine Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen vom Verletzer angewiesen. Daher gewähren die Gerichte nach den Grundsätzen Treu und Glauben (§ 242 BGB) einen Auskunftsanspruch, mit dem der Verletzte vom Verletzer die erforderlichen Angaben verlangen kann (z.B. OLG München, Urt. v. 4.7.2002 – 29 U 5522/01; OLG Hamburg, Urt. v. 17.11.2005 – 3 U 126/03).

Nach der Rechtsprechung des für Markensachen zuständigen I. Zivilsenats des BGH war dieser Auskunftserteilungsanspruch allerdings auf den Zeitraum nach der ersten nachgewiesenen Verletzungshandlung beschränkt (BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85 - Gaby; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 214/00 - Alt Luxemburg). Für den Zeitraum davor befürchtete der Senat eine inakzeptable Ausforschung des Verletzers. Ein Markeninhaber, der vergleichsweise spät auf einen Verletzungsfall aufmerksam wurde und dem es nicht gelang, den Beginn der Verletzungshandlungen in Erfahrung zu bringen, konnte seinen Schadensersatzanspruch daher nur sehr eingeschränkt durchsetzen. Diese Rechtsprechung befand sich im Widerspruch mit der des u.a. für Patentsachen zuständigen X. Zivilsenats des BGH, der für eine solche zeitliche Begrenzung keine Veranlassung sieht (BGH, Urt. v. 25.2.1992 - X ZR 41/90 - Nicola). Obendrein hatte das Produktpirateriegesetz schon zu Beginn der 1990er Jahren selbstständige, d.h. von einem etwaigen Schadensersatzanspruch unabhängige, Auskunftsansprüche geschaffen (für das Markenrecht heute § 19 MarkenG), die ebenfalls keine zeitliche Beschränkung vorsahen. Dies führte in der Praxis zu der widersprüchlichen Situation, dass gemäß § 19 MarkenG zeitlich unbeschränkt Auskunft über die Lieferkette und die Anzahl der rechtsverletzenden Gegenstände zu erteilen waren, die weiteren, nach § 242 BGB zu machenden Angaben über Umsätze usw. aber zeitlich beschränkt werden konnten.

Diese Situation hat der I. Zivilsenat mit seinem Urteil "Windsor Estate" vom 19. Juli 2007 (Az.: I ZR 93/04) beendet, indem er sich dem X. Zivilsenat angeschlossen hat. Damit ist erfreulicherweise ein unbefriedigendes Hemmnis bei der Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche beseitigt worden.

In derselben Entscheidung äußerten sich die Bundesrichter auch dazu, ob der Inhaber einer Markenlizenz einen eigenen Schadensersatzanspruch geltend machen kann. § 30 Abs. 4 MarkenG wie auch Art. 22 Abs. 4 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) sprechen von einem eigenen Schaden des Lizenznehmers, der einem Verletzungsprozess des Markeninhabers beitreten kann ("seines Schadens" in § 14 Abs. 6 MarkenG bzw. noch deutlicher: "seines eigenen Schadens" in Art. 22 Abs. 4 GMV). Auch wenn demnach dem Lizenznehmer durch Verletzung der lizenzierten Markenrechte ein Schaden entstehen kann, so verneint der BGH doch einen eigenen Anspruch. Diesen weise die maßgebliche Anspruchsgrundlage § 14 Abs. 6 MarkenG nur dem Markeninhaber zu. Dieser kann einen etwaigen Schaden des Lizenznehmers im Wege der sog. Drittschadensliquidation geltend machen.

Die Konsequenzen dieser Rechtsprechung sind gering, solange sich Lizenzgeber und Lizenznehmer über die Vorgehensweise im Verletzungsfall abstimmen. Diese Frage sollte ohnehin im Lizenzvertrag geregelt werden, da die Verteilung des Risikos von Verletzungen der Lizenzmarke naturgemäß die Höhe der Lizenzgebühren beeinflusst.

Der Wert eines Patents wie auch der eines Gebrauchsmusters hängt maßgeblich von seinem "Schutzbereich" ab, d.h. der Vielfalt an Gegenständen, auf die sich die Ausschließlichkeitsrechte des Schutzsrechtsinhabers erstrecken. Denn Patente und Gebrauchsmuster bieten nicht nur Schutz gegen identische Nachahmungen der in den Patent- und Gebrauchsmusterschriften offenbarten Vorrichtungen und Verfahren, sondern schützen die "Erfindung" im Sinne einer abstrakten technischen Lehre losgelöst von einer konkreten Ausführungsform. Andernfalls könnten diese Schutzrechte zu leicht durch Umgehungslösungen ausgehebelt werden.

Der Schutzbereich bestimmt sich anhand der Patentansprüche bzw. Schutzansprüche beim Gebrauchsmuster. Dies legen Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens für europäische Patente (EPÜ) und in gleicher Weise § 14 des Patentgesetzes für deutsche Patente sowie § 12a des Gebrauchsmustergesetzes für deutsche Gebrauchsmuster fest. Zu Art. 69 EPÜ existiert ein Auslegungsprotokoll, das Leitlinien für die Schutzbereichsbestimmung enthält. Die deutschen Gerichte wenden dieses Protokoll auch auf deutsche Patente (z.B. BGH, Urt. v. 29.4.1986 - X ZR 28/85 - Formstein; BGH, Urt. v. 12.3.2002 - X ZR 168/00 - Schneidmesser I; Urt. v. 12.3.2002 – X ZR 43/01 – Kunststoffrohrteil) und Gebrauchsmuster (z.B. OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.6.2000 - 2 U 47/99 - Abflussrohre) an. Die Schutzwirkungen von Patenten und Gebrauchsmustern sind damit jedenfalls im Wesentlichen die gleichen (BGH, Beschl. v. 20.6.2006 – X ZB 27/05 - Demonstrationsschrank).

In der Mehrzahl der Patent- und Gebrauchsmusterstreitfälle nimmt die Frage der Schutzbereichsbestimmung die zentrale Rolle ein. Hierzu besagt das vorgenannte Auslegungsprotokoll, dass der Schutzbereich nicht nach dem "genauen Wortlaut" der Patentansprüche zu bemessen ist. Die deutsche Rechtsprechung geht bereits seit längerem davon aus, dass stattdessen die Vorstellung eines (gedachten) Fachmanns durchschnittlichen Könnens auf dem einschlägigen technischen Gebiet, der sich den Zweck der einzelnen Merkmale und der Gesamtkombination der Merkmale im Anspruch vor Augen führt, maßgeblich sein soll (BGH, Urt. v. 9.5.1985 - X ZR 44/84 - Zuckerzentrifuge). Auf den von einem solchen "Durchschnittsfachmann" dem Anspruchswortlaut beigemessenen "Wortsinn" oder "Sinngehalt"soll es ankommen (BGH, Urt. v. 14.6.1988 - X ZR 5/87 - Ionenanalyse). Was vom Wortsinn erfasst wird, verletzt das Schutzrecht.

In den Schutzbereich können aber auch Ausführungsformen fallen, die vom Wortsinn des Anspruchs abweichen. Insbesondere eine "äquivalente Patentverletzung" wird dann angenommen, wenn das durch die geschützte Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln gelöst wird, die der Durchschnittsfachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und aufgrund von Überlegungen auffinden konnte, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren (BGH, 17.3.1994 - X ZR 16/93 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme).

In seinem Urteil "Pumpeinrichtung" vom 17. April 2007 (Az.: X ZR 1/05) hat der BGH zu diese "Äquivalenzlehre" in zwei Punkten weiter entwickelt:

Zum einen hat er klargestellt, dass es nicht erforderlich ist, dass das "gleichwirkende Mittel" einem bestimmten Merkmal der angegriffenen Ausführungsform zugeordnet werden kann. Notwendig und hinreichend ist, dass die angegriffene Ausführungsform als Gesamtheit ein gleichwirkendes Ersatzmittel darstellt. Ein Äquivalenzangriff kann also nicht etwa daran scheitern, dass sich an der Verletzungsform kein konkretes einzelnes Merkmal als abgewandeteltes Mittel identifizieren lässt, das einem ganz bestimmten Merkmal des Anspruchs entspricht. Dies ist eine Verdeutlichung der bereits früher getroffenen Aussage, wonach ein ausgetauschtes patentgemäßes Lösungsmittel seine Entsprechung auch im Zusammenwirken mehrerer Austauschmittel finden kann (BGH, Urt. v. 29.4.1997 - X ZR 101/93 - Kunststoffaufbereitung).

Zum zweiten spricht der BGH im Hinblick auf die Äquivalenzprüfung nun von einem "Fragenkatalog" für die Prüfung, ob eine nicht wortsinngemäße Ausführungsform vom Schutzbereich erfasst wird. Demnach müssen drei allerdings nicht als Fragen formulierte Bedingungen erfüllt sein:

• Erstens muss die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit (zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen.
• Zweitens muss der (gedachte) Durchschnittsfachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse imstande sein, die Abwandlung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden.
• Drittens ist zu fordern, dass sich die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientieren, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

An sich sind diese Anforderungen der Äquivalenztheorie seit langem bekannt (s. etwa schon BGH, Urt. v. 14.6.1988 - X ZR 5/87 - Ionenanalyse). Neu ist die Verbindlichkeit, mit der der BGH ihre Beachtung einfordert. Demnach hat der Verletzungsrichter diesen Katalog grundsätzlich abzuarbeiten, wenn er die Frage zu beantworten hat, ob eine vom Wortsinn eines Anspruchs abweichende Ausführung in den Schutzbereich fällt. Andersartige, gleichwohl verletzende Abweichungen vom Wortlaut, die der BGH früher noch für denkbar gehalten hatte (Urt. v. 19.11.1991 – X ZR 9/89 - Heliumeinspeisung), sollen demnach nicht mehr möglich sein.

Damit verlieren anderweitige, von den Verletzungsgerichten in diesem Zusammenhang gelegentlich bemühte Rechtsfiguren, wie etwa die "verschlechterte Ausführungsform" (s. BGH, Urt. v. 2.6.1953 - I ZR 14/52 - Eiserner Grubenausbau; Urt. v. 29.5.1962 - I ZR 147/60 - Standtank) oder die "Unterkombination" endgültig ihre Eigenständigkeit. Die Unterkombination (auch als "Teilschutz" bezeichnet), bei der die Verletzungsform nur von einem Teil der Anspruchsmerkmale Gebrauch macht, ist vom BGH unter dem aktuellen Patentgesetz ohnehin nie anerkannt worden (offen gelassen z.B. in BGH, Urt. v. 24.9.1991 - X ZR 37/90 - Beheizbarer Atemluftschlauch). Für die "verschlechterte Ausführungsform" (auch: "unvollkommene Nachahmung") hatte der BGH schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen, dass sie nicht von der eigentlichen Verletzungsprüfung enthebt (Urt. v. 29.4.1997 - X ZR 101/93 - Kunststoffaufbereitung). Somit vollendet der BGH mit der Aufstellung des Fragenkatalogs im Grunde eine Rechtsentwicklung, die sich bereits seit längerem abgezeichnet hat.

Fortan gilt also folgender Grundsatz: Eine unmittelbare Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung liegt nur dann vor, wenn entweder vom Wortsinn der Ansprüche Gebrauch gemacht wird oder die obigen Voraussetzungen erfüllt sind (zur "mittelbaren Verletzung" s. unsere Beiträge vom 22.12.2005 und 20.7.2007).

Zu ergänzen ist, dass im Rahmen der Äquivalenzprüfung außerdem folgendes Erfordernis gilt:

• Viertens darf sich die äquivalente Ausführungsform nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Mit anderen Worten: Wenn für den angegriffenen Gegenstand, wäre er von der Anmeldung des Klagepatents umfasst gewesen, mangels Patentfähigkeit kein Patent erteilt worden wäre, kann ihn das Klagepatent auch nicht erfassen.

Denn sonst würde sich der Patentschutz auf etwas erstrecken, was am Anmeldetag nicht patentfähig war. Dieser "Formstein-Einwand" ist spätestens seit dem Urteil "Formstein" (BGH, Urt. v. 29.4.1986 - X ZR 28/85) allgemein anerkannt und auch in der jetzigen "Pumpeinrichtung"-Entscheidung erwähnt. Der BGH ihn offenbar nur deshalb nicht mit in den Katalog mit aufgenommen, weil es sich um eine Einwendung handelt, für deren Voraussetzungen der Anspruchsgegner die Darlegungs- und Beweislast trägt.

Die Formulierung eines Fragenkatalogs durch den BGH kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem ein ähnlicher Katalog vom englischen House of Lords gerade erst relativiert worden ist (Urt. v. 21.10.2004 - [2004] UKHL 46, Kirin Amgen Inc. v. Hoechst Marion Russel Ltd. [Erythropoietin]). Die englische Rechtsprechung tut sich traditionell schwer mit der Anerkennung von Patentverletzungen außerhalb des Anspruchswortlauts. Da das Vereinigte Königreich aber EPÜ-Mitglied ist, sind die dortigen Gerichte an Art. 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll gebunden (§§ 60, 125 Patents Act 1977). Sie dürfen sich also nicht auf den "genauen Wortlaut" beschränken. Unter dem Titel "Catnic Questions" oder - in Anlehnung an das Auslegungsprotokoll - "Protocol Questions" hat sich daher ein Fragenkatalog eingebürgert, mit dem die Gerichte zu ähnlichen Ergebnissen wie die deutsche Äquivalenzlehre gelangten. Nach besagter "Kirin Amgen"-Entscheidung jedoch soll dieser Katalog nur eine unverbindliche Richtlinie sein. Das House of Lords bewegt sich damit entgegengesetzter Richtung wie der BGH. Ferner folgert das britische Urteil aus Art. 69 EPÜ, dass es keinen Schutz "außerhalb der Ansprüche" gebe, was wohl als grundsätzliche Absage an die Äquivalenztheorie deutscher Lesart zu verstehen ist.

Sowohl der BGH als auch das House of Lords werden aber in naher Zukunft zu prüfen haben, ob sie ihre jetzigen Sichtweisen überdenken müssen. Mit dem "EPÜ 2000" wird spätestens zum 13. Dezember 2007 ein revidiertes Auslegungsprotokoll in Kraft treten, das einen neuen Art. 2 über "Äquivalente" folgenden Inhalts enthält:

"Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind."

Dass einerseits - anders als in der jetzigen Fassung des Auslegungsprotokolls - Äquivalente ausdrücklich geregelt werden, stellt die ablehnende Haltung des House of Lords in Frage. Wenn andererseits von Äquivalenten von "Elementen" - und nicht etwa des Schutzgegenstands insgesamt - die Rede ist, stellt sich auch die Frage, ob die mit dem Urteil "Pumpeinrichtung" bekräftige Praxis des BGH, bei der Äquivalenzprüfung den Anspruchsgegenstand als Gesamtheit in den Blick zu nehmen, aufrecht erhalten bleiben kann.

Dass vom Gericht bestellte Sachverständige nicht anders als Richter zur Neutralität verpflichtet sind, ist selbstverständlich. Wie bei Richtern sieht die Zivilprozessordnung die Möglichkeit eines Ablehnungsgesuchs wegen Besorgnis der Befangenheit vor (§ 406 ZPO). Schon um ein Taktieren mit solchen Gesuchen zu verhindern, sind die von der Rechtsprechung an solche Anträge gestellten Anforderungen traditionell hoch.

Dies gilt auch im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren, wo § 406 ZPO ebenfalls Anwendung findet (BGH, Beschl. v. 15.4.1975 - X ZR 52/75 – Schulterpolster; BGH, Beschl. v. 6.2.2002 – X ZR 148/03). So genügt es beispielsweise nicht ohne weiteres, wenn ein Gutachter auf demselben technischen Gebiet wie die Prozessparteien als Erfinder aktiv ist und als solcher in Patentanmeldungen eines dritten Konkurrenten auftaucht (BGH, Beschl. v. 4.12.2001 - X ZR 199/00 – Sachverständigenablehnung).

Eigene Patentaktivitäten des Sachverständigen bringen aber typischerweise Kontakte zu Anwälten mit sich. Wenn diese dann Parteiinteressen in einem Prozess wahrnehmen, in dem der Sachverständige bestellt wurde, stellt sich die Frage nach den Konsequenzen für einen Befangenheitsantrag. In einem Beschluss vom 24. Juli 2007 (Az.: X ZR 1/06) nahm der für Patentsachen zuständige X. Zivilsenat des BGH eine Differenzierung vor: Dass die prozessbevollmächtigten Patentanwälte einer Partei vor sieben Jahren in anderer Kanzlei für den gerichtlichen Sachverständigen tätig waren, sah der Senat nicht als ausreichend an. Dass aber der frühere Leiter der Patentabteilung derselben Partei nach seiner Pensionierung noch für diese tätig ist, es früher langjährig auch für den Sachverständigen war und die Patentanwaltskanzlei, der er heute angehört, ebenfalls von diesem Gutachter mandatiert wird, ließ der BGH durchgreifen.

Wer in sich in einer Patentsache einem möglicherweise befangenen Gerichtsgutachter gegenübersieht, wird also recht genau abzuwägen haben, ob die vorhandenen Anhaltspunkte ausreichen. Die Entscheidung ist schnell zu treffen, denn im Grundsatz muss ein Ablehnungsgesuch unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Ernennung des Sachverständigen gestellt werden (§ 406 Abs. 2 ZPO).

Eine mangelnde Sachkunde genügt allerdings grundsätzlich nicht als Ablehnungsgrund (OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 27.2.1980 – 1 WF 234/79), ebenso wenig ein fehlerhaftes Gutachten (OLG München, Beschl. v. 20.3.1980 – 25 W 920/80). In diesen Fällen empfiehlt sich eine Einbestellung des Gutachters zum nächsten Termin, um ihn befragen zu können (hierzu unser Beitrag vom 28. Juni 2007). Schließlich kann die Bestellung eines Obergutachters beantragt werden (§ 412 ZPO).

Kritische Äußerungen, etwa von enttäuschten Kunden oder Naturschutzverbänden, muss sich ein Unternehmen normalerweise gefallen lassen. Dies gilt auch, wenn die Kritik über das Internet öffentlich verbreitet wird, solange dies in Ausübung der grundgesetzlich verbürgten Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) geschieht.

Um einen entsprechenden Webauftritt publikumswirksam zu gestalten, greifen die Kritiker nicht selten auf Second-Level-Domains zurück, die den Namen des betreffenden Unternehmens enthalten. Solche Domains erhalten üblicherweise den Segen deutscher Gerichte, solange aus ihnen selbst ersichtlich ist, dass es um eine kritische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Namensträger geht (LG Hamburg, Beschl. v. 10.6.2002 – 312 O 280/02 – stoppEsso.de; OLG Hamburg, Urt. v. 18.12.2003 – 3 U 117/03 – awd-aussteiger.de). In diesen Fällen scheiterten Rechtsansprüche der geziehenen Unternehmen nicht am Grundrecht der freien Meinungsäußerung, sondern bereits an der „kennzeichenmäßigen Benutzung“, die Voraussetzung für marken- wie auch namensrechtliche Ansprüche ist. Denn der Unternehmensname wird dann nur als Teil einer Sachaussage benutzt, wenngleich diese auf wenige Schlagwörter verkürzt ist.

Anders verhielt es sich in einem Fall, mit dem es kürzlich das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg zu tun hatte. Es ging um eine Domain „Ablog.de“, in der „A“ für das Firmenschlagwort des betroffenen Unternehmens steht. Hier ist anhand der Domain selbst nicht erkennbar, dass sich der Domaininhaber von „A“ distanzieren will, und genau deshalb ließ das OLG ein namensrechtlichen Anspruch (§ 12 BGB) durchgreifen (Beschl. v. 31.5.2007 – 3 W 110/07). Zwar stehe dem Kritiker das Recht zu, seine Kritik unter Nennung des Namens des Unternehmens zu veröffentlichen. Es dürfe dabei aber nicht dadurch die Gefahr von Zuordnungsverwirrungen entstehen, dass eine Domain verwendet wird, hinter der Interessenten Aktivitäten des Namensträgers selbst vermuten würden. Hieran ändere sich auch nichts, wenn durch den Inhalt der Website für Aufklärung gesorgt würde.

Demnach deckt das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nicht mehr die Verwendung von Domainnamen, die die Gefahr von Zuordnungsverwirrungen in sich bergen, ohne dass sich der Domaininhaber über aufklärende Hinweise auf seiner Website berufen kann. Anders hat es noch das Berliner Kammergericht (KG) im Fall oil-of-elf.de gesehen. Auch hier war der Domain an sich nicht anzusehen, dass sie Umweltschützern zur Verbreitung kritischer Äußerungen diente. Das KG nahm eine Interessenabwägung vor, in der es auch die Inhalte der Website berücksichtigte und somit auch Art. 5 GG in seine Entscheidung einfließen ließ. Da es die Unternehmensinteressen als nur „marginal“ berührt ansah, ging diese Abwägung zugunsten des Domaininhabers aus (Urt. v. 23.10.2006 – 5 U 101/01).

Wird für eine spätere Patentanmeldung die Priorität einer früheren Prioritätsanmeldung wirksam in Anspruch genommen, so hat dies zur Folge, dass die spätere Anmeldung für die Frage der Patentfähigkeit so behandelt wird, als wäre sie an demselben Tag angemeldet worden wie die Prioritätsanmeldung. Es kann also beispielsweise ein Dokument, das nach dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung, jedoch vor dem Anmeldetag der späteren Anmeldung öffentlich zugänglich wurde, der späteren Anmeldung nicht entgegengehalten werden. Nach deutschem und europäischem Recht setzt die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität unter anderem voraus, dass entweder der Anmelder der Prioritätsanmeldung selbst oder dessen Rechtsnachfolger die spätere Anmeldung vornimmt.

In den USA ist das Einreichen einer Patentanmeldung durch einen Rechtsnachfolger des Erfinders nicht zulässig, vielmehr muss immer der Erfinder selbst die Anmeldung einreichen. Dies hat Auswirkungen auf die Voraussetzungen für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität. So muss gemäß § 35 U.S.C § 119 (a) die Prioritätsanmeldung entweder von dem Erfinder selbst, von dessen Rechtsvertreter oder von dessen Rechtsnachfolger angemeldet worden sein.

Der U.S Court of Appeals for the Federal Circuit hatte sich nun mit der Frage zu befassen, ob der Anmelder bereits am Anmeldetag der Prioritätsanmeldung Rechtsnachfolger des Erfinders gewesen sein muss oder ob es ausreicht, dass dies erst zum Zeitpunkt des Einreichens der späteren Anmeldung der Fall ist (Boston Scientific Scimed v. Medtronic Vascular, Entscheidung vom 8. August 2007). Es wurde entschieden, dass der Anmelder der Prioritätsanmeldung bereits zum Zeitpunkt des Einreichens der Prioritätsanmeldung für den Erfinder gehandelt haben muss. Anderenfalls bestehe keine hinreichend enge Beziehung zwischen dem Erfinder und der Prioritätsanmeldung.

Mit dieser Entscheidung weicht die patentrechtliche Praxis in den USA von der deutschen und europäischen Praxis ab. Hier kann das Prioritätsrecht frei übertragen werden. Es ist nicht erforderlich, dass der Erfinder der Prioritätsanmeldung und der Erfinder der späteren Anmeldung identisch sind.

Obwohl gewerbliche Schutzrechte gemeinhin in erster Linie als „Verbietungsrechte“ wahrgenommen werden, weist der Gesetzeswortlaut darauf hin, dass sie auch Berechtigungen verleihen. So lautet etwa § 9 Abs. 1 PatG: „Das Patent hat die Wirkung, daß allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen.“ Etwas abgewandelt formuliert es z.B. § 14 Abs. 1 MarkenG: „Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.“

Im Markenrecht spielt dieses „positive Benutzungsrecht“ eine vergleichsweise große Rolle. Es beinhaltet, dass der Inhaber einer Marke mit bestimmten Zeitrang (i.d.R. der Anmeldetag einer eingetragenen Marke) das Recht zur Benutzung seiner Marke gegenüber allen Kennzeichenrechten mit jüngerem Zeitrang behält (z.B. BGH, Urt. v. 28.2.2002 – I ZR 177/99 – Hotel Adlon; entsprechend für geschäftliche Bezeichnungen i.S.d. § 5 MarkenG z.B. BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00 – Leysieffer). In dieser Abwehrfunktion gegenüber nachträglich entstehenden Rechten liegt vielfach der Hauptzweck von Markenanmeldungen, da die bloße Aufnahme der Benutzung der Marke ein solches Recht nicht begründet (das Markenrecht kennt kein „Vorbenutzungsrecht“; zwar gewähren auch Benutzungsmarken gem. § 4 Nr. 2 MarkenG diesen Schutz, jedoch ist die Beweisführung sehr viel schwieriger als bei Markeneintragungen, da eine durchgängige Verkehrsgeltung nachgewiesen werden muss, vgl. Landgericht Berlin, Urt. v. 2.6.1956 - 16 O 105/54).

Im Patentrecht wie auch im Gebrauchsmusterrecht ist die Existenz des „positiven Benutzungsrechts“ zwar ebenfalls anerkannt (z.B. BGH, Urt. v. 23.6.1992 – X ZR 98/90 – Magazinbildwerfer; RGZ 169, 289, 290 f.). Die Rechtsfigur fristet aber ein eher ein Schattendasein. Denn zum einen kann es nur dort eine Rolle spielen, wo die gleiche Erfindung kurz hintereinander mehrfach zum Patent und/oder Gebrauchsmuster angemeldet wurde. Zum anderen greift in diesen Situationen oftmals schon ein Vorbenutzungsrecht, das in § 12 PatG (§ 13 Abs. 3 GbmG verweist für Gebrauchsmuster darauf) schon gesetzlich geregelt ist, so dass es auf ein positives Benutzungsrecht daneben nicht mehr ankommt.

Mit Blick auf diese noch sehr spärliche Durchdringung dieses „patentrechtlichen Exoten“ hat das OLG Düsseldorf in einem Urteil vom 12. Juli 2007 (2 U 15/06 – Entkopplungsmatte) die Revision zum BGH zugelassen [inzw. zurückgewiesen, s. Beitrag v. 8.4.2009]. In der Sache entschied es gegen den Beklagten, der sich auf Lizenzen an einem gegenüber dem Klageschutzrecht älteren Patent und ein ebenfalls älteres Gebrauchsmuster berufen hatte. Diese Einwände ließ das Gericht scheitern, da nach seiner Auslegung die Gegenstände der Schutzrechte nicht deckungsgleich waren und der Beklagte nur das Klagepatent, nicht aber die Lizenzrechte benutzte. Die umstrittene Frage, ob sich der Beklagte darauf hätte berufen können, sein Produkt falle als Äquivalent in den Schutzbereich der lizenzierten Schutzrechte, wurde vom OLG Düsseldorf verneint.

Da es demnach auf übereinstimmende Schutzgegenstände ankommt, was recht selten der Fall ist, wird dieser Einwand wohl weiterhin ein Ausnahmefall bleiben. Er kann aber taktisch eine wichtige Ergänzung eines Vorbenutzungsrechts darstellen, insbesondere wenn Beweisschwierigkeiten drohen.

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) hat in ihrer Entscheidung vom 28. Juni 2007 in den zusammengelegten Verfahren G 1/05 und G 1/06 die bisherige Praxis des EPA zu Teilanmeldungen bestätigt.

Demnach können Teilanmeldungen, die entgegen Art. 76 (1) EPÜ über den Inhalt der ursprünglichen Fassung der früheren Anmeldung hinausgehen, weiterhin geändert werden, so dass sie Art. 76 (1) EPÜ entsprechen. Damit hat die Große Beschwerdekammer die Idee einer der vorlegenden Beschwerdekammern verworfen, dass es für Teilanmeldungen, die über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgehen, zu einer nicht mehr zu behebenden "Unzulässigkeit" dieser Teilanmeldungen kommt. Die Änderung solcher Teilanmeldungen ist unabhängig davon zulässig, ob die frühere Anmeldung noch anhängig ist oder nicht. Bei einer Abfolge von Teilanmeldungen muss der Inhalt jeder einzelnen Teilanmeldung in allen vorhergehenden Anmeldungen der Abfolge von Teilanmeldungen offenbart sein. Der Gegenstand von Ansprüchen einer einzelnen Teilanmeldung einer solchen Abfolge von Teilanmeldungen braucht jedoch nicht auf den Schutzumfang der Patentansprüche der vorhergehenden Teilanmeldungen beschränkt zu sein. Somit wurde die bisherige Praxis des EPA zu Teilanmeldungen bestätigt, die in den letzten Jahren durch einzelne abweichende Beschwerdekammerentscheidungen in Frage gestellt worden war.

Für das Einreichen von Teilanmeldungen bedeutet diese Entscheidung, dass Teilanmeldungen mit neuen oder geänderten Patentansprüchen weiterhin im Prüfungsverfahren geändert werden können, falls sich herausstellt, dass diese Patentansprüche über den Inhalt der ursprünglichen Fassung der Stammanmeldung hinausgehen. Es bleibt jedoch wichtig, den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung möglichst vollständig in die Teilanmeldung zu übernehmen, um für eventuelle Änderungen den vollen Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung nutzen zu können.

Die seit dem 6. März 2002 gültige Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV, Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rats vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster) und das seit dem 1. Juni 2004 in Kraft befindliche deutsche Geschmacksmustergesetz (GeschmMG) sollten die Schutzschwelle für Designs spürbar herabsetzen. So wurde das Erfordernis der "Eigentümlichkeit" durch das einer "Eigenart" ersetzt. Dahinter verbirgt sich nicht lediglich ein Wechsel in den Begrifflichkeiten. Während die "Eigentümlichkeit" nach altem Recht verlangte, dass das Muster "das Ergebnis einer eigenpersönlichen, form- oder farbenschöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebiets ausgerüsteten Mustergestalters hinausgeht" (BGH, Urt. v. 8.5.1969 - I ZR 67/65 - Rüschenhaube), setzt die "Eigenart" nur noch voraus, dass sich der Gesamteindruck eines Musters aus Sicht eines informierten Benutzers von den Gesamteindrücken vorbekannter Muster unterscheiden. Ferner musste sich ein Muster unter dem alten Recht einem "Gesamtvergleich" mit Kombinationen vorbekannter Merkmale stellen (BGH, Urt. v. 18.4.1996 – I ZR 160/94 – Holzstühle), was die Schutzschwelle für neuartige Kombinationen bekannter Designideen erschwerte (vgl. Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 333/98 - Sitz-Liegemöbel: die Anforderungen durften "nicht zu niedrig angesetzt werden …, wenn ein Muster lediglich vorbekannte Formelemente kombiniert"). Das neue Geschmacksmusterrecht sieht dies im Grundsatz nicht mehr vor.

Diese gesetzgeberischen Vorgaben spiegeln sich inzwischen in den Gerichtsentscheidungen wider. In einer das Design von Autofelgen betreffenden Entscheidung befand das OLG Düsseldorf ausdrücklich, dass "kein Gestaltungsergebnis, das überdurchschnittliches Können eines Designers voraussetzt", zu verlangen sei (OLG Düsseldorf, Urt. v. 3.4.2007 - I-20 U 128/06). Es sei nicht nach einer "Gestaltungshöhe" zu fragen, sondern nur nach dem "Grad der Unterschiedlichkeit". Auch seien anstelle des erwähnten "Gesamtvergleichs" lediglich "Einzelvergleiche" mit vorbekannten Mustern vorzunehmen.

Bemerkenswert ist hierbei, dass das OLG Düsseldorf den Schutzausschluss für technische Merkmale in Art. 8 Abs. 1 GGV und § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG eng auslegt. Vom Geschmacksmusterschutz ausgenommen sind demnach nur solche Merkmale, für die es keine technische Alternativlösung gibt (wie etwa im Fall LG München I, Urt. v. 21.6.2006 - 21 O 14565/05 - Doppelkegel, wo Unterschiede zwischen der streitgegenständlichen Baukonstruktion zum vorbekannten Formenschatz durch Vorgaben der Statik bedingt waren). Diese Handhabung zugunsten der Rechtsinhaber war nicht unbedingt zu erwarten gewesen, da der Gesetzeswortlaut in diesem Punkt Interpretationsspielraum zugelassen und der EuGH dieselbe Frage zu einem entsprechenden Schutzausschlussgrund im Markenrecht genau umgekehrt beantwortet hatte, nämlich dahin, dass es gerade nicht darauf ankommen soll, ob es technische Alternativen gibt (Urt. v. 18.6.2002 – C 299/99 - Philips/Remington). Allerdings befindet sich das Düsseldorfer Urteil in bester Gesellschaft mit einer britischen Entscheidung, die diese Rechtsfrage im gleichen Sinne beantwortete (Court of Appeals, Urt. v. 28.7.2006 - [2006] EWCA Civ 1285 - Landor & Hawa v. Azure). Wenn sich diese Sichtweise durchsetzt, dann entwickelt sich in diesem Punkt ein fundamentaler Unterschied zwischen Geschmacksmuster und 3D-Marke, wenn es um den Schutz von Gestaltungen technischer Produkte geht.

Gerätehersteller sehen sich häufig gezwungen, ihre hohen Entwicklungskosten mit dem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für die Geräte zu decken. Die Geräte werden dann zu extrem niedrigen Preisen, teilweise sogar unter Einstandspreis, in großem auf den Markt gebracht, um ein entsprechendes Nachfragevolumen für die kompatiblen Verbrauchsmaterialien zu erzeugen. Letztere werden dann zu vergleichsweise hohen Preisen abgegeben, so dass das Geschäftsmodell insgesamt profitabel zu werden verspricht.

Allerdings ruft dieses Gebaren in aller Regel Wettbewerber auf den Plan, die wittern, dass mit kompatiblen Verbrauchsmaterialien, auch wenn sie preislich spürbar unter den OEM-Produkten liegen, immer noch lukrative Gewinnspannen zu erzielen sind. Der Gesetzgeber wünscht sich diesen Wettbewerb. Deshalb hat er in den zurückliegenden Jahren eine Reihe von Vorschriften erlassen, die ihn fördern. So ist es markenrechtlich grundsätzlich zulässig die Kennzeichen des Geräteherstellers zu benutzen, um in der Werbung auf die Kompatibilität der Verbrauchsmaterialien mit dem jeweiligen Gerät hinzuweisen (Art. 12 der Gemeinschaftsmarkenverordnung, § 23 des Markengesetzes). Sofern die Bedingungen für eine lautere vergleichende Werbung (§ 6 UWG) eingehalten sind, darf grundsätzlich auf die „funktionale Gleichwertigkeit“ der eigenen Verbrauchsmaterialien mit den Originalprodukten behauptet werden (EuGH, Urt. v. 25.10.2001 - C 112/99 - Toshiba/Katun; Urt. v. 23.2.2006 – C 59/06 – Siemens/VIPA). Eine pauschalierende Formulierung mit „A ersetzt B“ wurde im Grundsatz gebilligt (BGH, Urt. v. 2.10.2002 – I ZR 90/00 – Ersetzt). Auch im Rahmen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes (§ 4 Nr. 9 UWG) werden Kompatibilitätsinteressen von Nachahmern mittlerweile geschützt. So sind Herkunftsverwechslungen dort, wo sie auf technischen Gestaltungsmerkmalen beruhen, die zur Herstellung von Kompatibilität erforderlich sind, grundsätzlich als unvermeidbar anzusehen (BGH, Urt. v. 8.12.1999 - I ZR 101/97 – Modulgerüst; OLG Köln, Urt. v. 17.3.2006 – 6 U 158/05 – Arbeitselement für Resektoskopie), müssen also regelmäßig hingenommen werden. Damit geht einher, dass ein Geschmacksmusterschutz für die mechanische Ausgestaltung von Schnittstellen ausgeschlossen ist (Art. 8 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, § 3 des Geschmacksmustergesetzes; s.a. den zweiten Absatz von § 69a des Urheberrechtsgesetzes zur Schutzeinschränkung für Software im Bereich der Schnittstellen).

Die letzte Bastion, die der gewerbliche Rechtsschutz Geräteherstellern bieten kann, liegt daher im Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Nun sind Verbrauchsmaterialien aber in aller Regel vergleichsweise einfache Produkte, für die schutzwürdige Erfindungen nicht eben täglich gemacht werden. Der Fokus der Patentrechtler richtet sich daher meist auf die Kombination von Gerät und Verbrauchsgegenstand, also z.B. Drucker mit Druckerpatrone o. dgl. Zwar können die Konkurrenten, die ausschließlich Verbrauchsmaterialien anbieten, nicht mit einem Patentanspruch auf die Kombination mit dem Gerät wegen unmittelbarer Patentverletzung belangt werden. Neben dem Tatbestand der unmittelbaren Patentverletzung in § 9 kennt das Patentgesetz (PatG) aber auch den der mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG; für Gebrauchsmuster s. den zweiten Absatz von § 11 des Gebrauchsmustergesetzes). Gestützt darauf lässt sich im Grundsatz auch die Vermarktung von Verbrauchsmaterialien patent- oder gebrauchsmusterrechtlich angreifen.

Solchen Strategien hat der BGH aber nun einen Dämpfer erteilt. Er hatte es mit einem Fall zu tun, bei dem der Inhaber eines Patents auf ein Pipettensystem bestehend aus Gehäuse und auswechselbarer Spritze einen Anbieter kompatibler Spritzen verklagt hatte. Letzterer berief sich darauf, dass die Kunden bereits ein Pipettensystem vom Patentinhaber und damit die Berechtigung zur Nutzung des Systems erworben hätten. Sie seien daher zur Benutzung der Erfindung an den erstandenen Geräten berechtigt (patentrechtliche Erschöpfung, s. BGH, Urt. v. 14.12.1999 - X ZR 61/98 - Karate). Daher fehle es an der Voraussetzung für eine mittelbare Patentverletzung fehle, dass die Lieferung an einen Nichtberechtigten erfolgt. Anders als die Vorinstanz OLG Düsseldorf ließ der BGH diesen Einwand gelten (Urt. v. 27.2.2007 – X ZR 38/06 – Pipettensystem). Im Rahmen einer Abwägung sei zu prüfen, ob die erfindungsgemäßen Wirkungen am angegriffenen Gegenstand in Erscheinung treten. Dies verneinte der BGH im konkreten Fall, weil sich die Erfindung an einer speziellen Ausgestaltung der Greifarme für die Spritzen manifestierte, die aber nach dem Patentanspruch nicht der Spritze, sondern dem Gehäuse zugeordnet waren. Der BGH zog ausdrücklich eine Parallele zu seiner Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung durch den Vertrieb von Verschleißteilen, wo es ebenfalls nach einem funktionellen Zusammenhang zwischen Erfindung und dem angegriffenen Gegenstand zu fragen sei (bejaht in BGH, Urt. v. 4.5.2004 – X ZR 48/03 – Flügelradzähler; verneint in BGH, Urt. v. 3.5.2006 – X ZR 45/05 – Laufkranz).

Insgesamt setzt sich damit der oben geschilderte Trend zugunsten der reinen Anbieter von Verbrauchsmaterialien auch im Patent- und Gebrauchsmusterrecht fort. Patent- und Gebrauchsmusterschutz für OEM-Artikel ist fortan nur noch dort durchsetzbar, wo sich die Erfindung gerade auch auf das Austauschteil bezieht (wobei der Praktiker in diesen Fällen einen eigenständigen Hauptanspruch, notfalls auch ein eigenes Schutzrecht, für das Austauschteil allein ins Auge fassen sollte). Der Motivation der Gerätehersteller, über den Verkauf des Massenprodukts die Investitionen für die Geräteentwicklung wieder herein holen zu wollen, erteilte der BGH eine klare Absage. Dieses Interesse bezeichnete er als „nicht schützenswert“, womit er den vom Gesetzgeber bei den anderen Schutzrechten vorgezeichneten Linien folgte.

Dem Markenschutz zugänglich sind grundsätzlich alle Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Neben Wörtern, Zahlen und Abbildungen können auch dreidimensionale Gestaltungen als Marke eingetragen werden. Kurz nachdem dieser weite Markenbegriff im Jahr 1995 mit dem neuen MarkenG eingeführt worden war, wurde die Grundform des „Lego-Bausteins“, bei der in zwei Reihen jeweils vier Verbindungsnoppen nebeneinander angeordnet sind, als Marke eingetragen.

Gegen diese Marke ist Löschungsantrag gestellt worden mit der Begründung, dass es dem „Lego-Baustein“ an abstrakter Markenfähigkeit fehle. Das Zeichen bestehe ausschließlich aus einer Form, die zum Erreichen einer technischen Wirkung erforderlich sei. Nachdem der Löschungsantrag in der ersten Instanz noch aus formellen Gründen zurückgewiesen worden war, hatte er in der Beschwerdeinstanz Erfolg (BPatG, Beschl. v. 2.5.2007 - 26 W (pat) 86/05). Für ein Fehlen der abstrakten Markenfähigkeit reiche es aus, wenn die wesentlichen Merkmale der Warenform eine technische Funktion erfüllen. Nicht erforderlich sei es, dass die Warenform ausschließlich aus technisch notwendigen Merkmalen bestehe. Ferner komme es nicht darauf an, ob sich die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung anderer Formalternativen erreichen lasse. Die Rechtsbeschwerde ist zugelassen.

Unabhängig vom markenrechtlichen Schutz war der „Lego-Baustein“ über viele Jahre nach UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geschützt. Dieser Schutz ist bereits vor einiger Zeit weggefallen (BGH, Urteil vom 2. 12. 2004 - I ZR 30/02).

Wer wegen Patentverletzung verklagt wird, stellt sich unweigerlich die Frage der Rechtsgültigkeit des Klagepatents. Wenn das Patent angegriffen werden soll, muss dies im Wege einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht geschehen (sofern nicht ein Einspruchsverfahren vor dem Patentamt noch möglich ist oder noch läuft). Das für das Verletzungsverfahren zuständige Zivilgericht darf über die Gültigkeit des Klagepatents nicht entscheiden, sondern muss von ihr ausgehen.

Trotz dieser Kompetenzverteilung haben Zivil- und Bundespatentgericht zuweilen dieselben Fragen zu entscheiden, nämlich dann, wenn es um die Auslegung der Patentansprüche geht. Das Verständnis der Anspruchsmerkmale darf in der Frage des Rechtsbestandes des Schutzrechts kein anderes sein als in der Verletzungsfrage. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Patentschutz Gegenstände erfasst, für die es eigentlich kein Patent hätte geben dürfen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn das Patentgericht ein Merkmal eng auslegt, so dass es sich wesentlich vom Stand der Technik abhebt, das Verletzungsmerkmal dasselbe Merkmal jedoch in einem weiteren Sinne versteht, so dass Verletzungformen erfasst werden können, die dicht am Stand der Technik liegen oder sogar zu ihm gehören.

Um solche Diskrepanzen möglichst zu vermeiden, hat sich seit langem etabliert, die Entscheidung des Bundespatentgerichts bei der Auslegung des Patents zu berücksichtigen. Anerkannt ist das allerdings nur für den Fall, dass das Bundespatentgericht ein Patent eingeschränkt hat. Zum Verständnis der Beschränkung treten die Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils an die Stelle der Beschreibung der Patentschrift oder ergänzen diese.

Sehr streitig ist jedoch, wie mit der umgekehrten Situation umzugehen ist, d.h. wenn das Bundespatentgericht die Nichtigkeitsklage abgewiesen hat. Nicht selten beruht eine solche Klageabeweisung auf einem engen Verständnis des Anspruchswortlauts, so dass der unterlegene Nichtigkeitskläger ein vitales Interesse hat, dass diese Auslegung auch im Verletzungsverfahren zugrunde gelegt wird. Dem erteilte der BGH jedoch jetzt eine Absage. In seinem Urteil "Ziehmaschinenzugeinheit" vom 17. April 2007 (Az.: X ZR 72/05) sah er hierfür "kein Bedürfnis" und hob das anderslautende Urteil des OLG Düsseldorf auf. Von einer früheren Praxis, wonach klageabweisende Nichtigkeitsurteile ein "Hilfsmittel" für die Auslegung sein könnten (BGH, Urt. v. 28.11.1963 - Ia ZR 8/63 - Mischmaschine; für den Fall einer Abweisung mit klarstellender Neufassung der Ansprüche: BGH, Urt. v. 7.12.1978 - X ZR 63/75, Auspuffkanal für Schaltgase), rückte er damit ab.

Selbst wenn, so der BGH im jetzigen Urteil weiter, die klageabweisenden Begründungserwägungen Beschreibungsteil geworden wären, könnten sie nicht zu einer engen Auslegung führen, da die Beschreibung eines Patents regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines "die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patenanspruchs" gestatte. Damit bestätigt der BGH seine Tendenz, eine Auslegung "unter Wortlaut" nicht zuzulassen. Während er in seiner Entscheidung "Spannschraube" eben dies noch für möglich zu halten schien (Urt. v. 2.3.1999 - X ZR 85/96 - gegenteilige Entscheidung zum analogen Sachverhalt: Schweizerisches Bundesgericht, Urt. v. 12.4.2001 - 4 C.348/1999), stellte er kurz darauf klarstellte, dass regelmäßig erforderlich sei, dass der zur Einschränkung führende Beschreibungsteil im Anspruch einen Niederschlag gefunden hat (Urt. v. 13.4.1999 - X ZR 23/97 - Extrusionskopf).

Auch wenn diese Erwägung konsequent erscheint, besteht die Gefahr, dass ein und dasselbe Patent im Verletzungsverfahren anders ausgelegt wird als im Nichtigkeitsverfahren fort. Abhilfe könnte nur eine Zusammenlegung beider Verfahren in eines schaffen, wie sie die meisten Länder kennen (z.B. USA, Vereinigtes Königreich - wie Deutschland jedoch getrennte Verfahren z.B. in Russland).

Etliche Verträge, in denen es um geistiges Eigentum geht, enthalten Nichtangriffsklauseln. Mit ihnen verbietet der Schutzrechtsinhaber seinem Vertragspartner, die vertragsgegenständlichen Schutzrechte anzugreifen. Praktisch wirksam ist eine Nichtangriffsverpflichtung aber nur, wenn sie nicht nur die Einleitung eines Löschungsverfahrens durch den Vertragspartner selbst untersagt, sondern auch jegliche Unterstützungshandlungen für solche Angriffe verbietet. Eine solche, weiter gehende Nichtangriffsabrede muss nicht unbedingt ausdrücklich vereinbart werden. Zuweilen leitet sie die Rechtsprechung durch Auslegung unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aus dem sonstigen Vertragsinhalt ab (z.B. BPatG, Beschl. v. 29.6.2000 – 2 Ni 13/99 (Eu) – Gatterfeldlogik). Dabei kann u.U. schon die bloße Behauptung der Schutzunfähigkeit einen Verstoß darstellen (vgl. BGH, Urt. v. 28.5.1957 - I ZR 46/56). Kartellrechtlich sind Nichtangriffsklauseln in Lizenzverträgen über Patente allerdings bedenklich, wenn die Rechtsfolge eines Verstoßes mehr als ein Kündigungsrecht zugunsten des Lizenzgebers beinhaltet (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) der Gruppenfreistellungsverordnung 772/2004 über Technologietransfer-Vereinbarungen).

Der BGH hatte nun über den Sonderfall zu entscheiden, dass ein durch eine wirksame Nichtangriffsklausel gebundener Vertragspartner schon vor Vertragsschluss eine eigene Patentanmeldung eingereicht hatte, für die er sich mit dem lizenzierten Patent im Rahmen seiner Verpflichtung, den Stand der Technik kritisch zu würdigen nachzukommen und somit zum lizenzierten Schutzrecht Stellung zu beziehen hatte (§ 34 Abs. 7 PatG). Der BGH entschied in seinem Urteil vom 24. April 2007, dass in dieser Konfliktsituation jedenfalls dann zugunsten des Anmelders zu entscheiden seien, wenn sich die strittigen Behauptungen im Rahmen des für das Anmeldeverfahren Erforderlichen halten (Az.: X ZR 64/04 – Polymer-Lithium-Batterien). Demgemäß hatte die Kritik nicht im Vorfeld des Abschlusses des streitgegenständlichen Lizenzvertrags offenbart werden müssen.

Der BGH ließ zwar ausdrücklich offen, ob dies auch dann gelten würde, wenn die Kritik über das nach § 34 Abs. 7 PatG Notwendige hinausginge. Insgesamt zeigt aber allein der Umstand, dass die Sache überhaupt ins Revisionsverfahren gelangte, dass Parteien von Verträgen über geistiges Eigentum mit jeglichen Äußerungen über die Rechtsbeständigkeit der vertragsgegenständlichen Schutzrechte behutsam umgehen sollten.

Ob zwischen zwei Marken Verwechslungsgefahr besteht, hängt maßgeblich vom Grad ihrer Ähnlichkeit ab. Diese kann sowohl in klanglicher als auch in bildlicher und unter Umständen auch in begrifflicher Hinsicht bestehen. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind die drei Ähnlichkeitsgrade zu bestimmen und zu gewichten (s. unseren Beitrag vom 31.3.2006). Besteht eines der zu vergleichenden Zeichen aus mehreren Bestandteilen, ist es nach dem EuGH-Urteil „THOMSON LIFE“ (Urt. v. 6.10.2005 – C 120/04) ferner möglich, dass einer der Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt und aufgrund dessen eine Ähnlichkeit allein dieses Bestandteils mit dem anderen Zeichen Verwechslungsgefahr begründet.

Der Umkehrschluss, wonach Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre, wenn ein selbstständig kennzeichnender Markenbestandteil keine Ähnlichkeit mit dem anderen Zeichen hat, ist hingegen nicht möglich. Dies befand der EuGH in seinem Urteil vom 12. Juni 2007 (12.6.2007 - C 334/05 P - Limoncello della Costiera Amalfitana). Damit hob er eine Entscheidung der Vorinstanz auf, die Verwechslungsgefahr zwischen einem Wort-/Bildzeichen mit dem Bestandteil „Limoncello“ und einer älteren Wortmarke „LIMONCHELO“ deshalb verneint hatte, weil ersteres eine einprägsame Grafik (mit Zitronen verzierter Teller) aufwies, zu der sich kein Pendant in der jüngeren Marke fand. Der EuGH verwies auf seine ständige Rechtsprechung, wonach die Verwechslungsgefahr im Rahmen einer „umfassenden Beurteilung“ zu prüfen sei, was eine derartige Fokussierung auf einen Zeichenbestandteil ausschließt. Im Ergebnis ist das Urteil so zu verstehen, dass selbst dann, wenn eine Marke einen Bestandteil mit einer selbstständig kennzeichnenden Stellung aufweist, andere Zeichenbestandteile für sich allein dennoch Kollisionen mit anderen Kennzeichenrechten verursachen können.

Damit erschwert der EuGH die Vorhersagbarkeit markenrechtlicher Entscheidungen in Kollisionsfällen. In Deutschland hatte sich über Jahre hinweg unter dem Stichwort „Prägetheorie“ eine Praxis entwickelt, wonach immer der den Gesamteindruck eines Zeichens prägende Teil über die Frage der Kollision mit anderen Zeichen entscheidet. Eine Marke konnte also nicht gedanklich in ihre Einzelteile zerlegt werden, um mit jedem dieser Teile eine Kollisionsprüfung vorzunehmen. Auch wenn diese Handhabung nicht ohne Kritik geblieben ist, dämmte sie die mit der Beurteilung markenrechtlicher Kollisionen verbundenen Unsicherheiten doch ein gutes Stück ein. Die Tendenz des EuGH ist jedoch gegenläufig. Künftig werden verstärkt einzelne Zeichenbestandteile untereinander zu vergleichen sein.

Kommt es in einem Zivilprozess auf die Begutachtung durch einen gerichtlichen Sachverständigen an, erstattet dieser zumeist – insbesondere in Fällen des geistigen Eigentums – zunächst ein schriftliches Gutachten. Fällt dies für eine Partei unbefriedigend aus, hat sie die Möglichkeit, die Einbestellung des Gutachters zum nächsten Gerichtstermin zu beantragen, um ihn zu den strittigen Punkten zur Rede stellen zu können (vgl. § 411 Abs. 3 ZPO). Nach der Rechtsprechung des BGH in Zivilsachen hat das Gericht einem solchen Antrag grundsätzlich zu entsprechen, und zwar auch dann, wenn es selbst bereits das schriftliche Gutachten für überzeugend hält (BGH, Urt. v. 29.10.2002 - VI ZR 353/01). Damit wird dem vom Grundgesetz gewährten Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) Rechnung getragen.

In patentrechtlichen Nichtigkeitsberufungsverfahren greift der hierfür zuständige BGH ergänzend auf die Vorschriften der ZPO zurück (z.B. BGH, Beschl. v. 7.6.2005 – X ZR 174/04) und trägt den Anforderungen des Art. 103 Abs. 1 GG regelmäßig schon dadurch Rechnung, dass er den Sachverständigen von sich aus zur Klärung offener Fragen in den Termin bittet.

Der BGH stand nun in einem Fall vor dem Problem, dass der Gutachter zum Termin erkrankt war. In seinem schriftlichen Gutachten hatte er zu einem streitigen Merkmal des Hauptanspruchs zwei Verständnismöglichkeiten für den Fachmann für möglich gehalten, sich dann aber für eine davon entschieden mit dem Ergebnis, das er das Patent insgesamt für nicht schutzfähig hielt. Obwohl dieser Befund für die Berufungsklägerin günstig war, bat sie vorsichtshalber um Terminverlegung. Der darauf – offenbar mit Blick auf die erhebliche Arbeitsbelastung des Gerichts - geäußerten Bitte des Vorsitzenden Richters um planmäßige Durchführung des Termins entsprach sie dann aber. Als sich bei der Verhandlung abzeichnete, dass das Gericht gegen das Gutachten tendierte, beantragte die Berufungsklägerin Vertagung, um den Gutachter doch noch hören zu können. Der BGH entsprach dem jedoch nicht, sondern wies die Berufung zurück (BGH, Urt. v. 11.4.2006 – X ZR 275/02). Ebenso beschied der BGH die daraufhin eingelegte Anhörungsrüge der Berufungsklägerin (§ 321a ZPO), und zwar unter Verweis auf seine mittlerweile etablierte Rechtsprechung, dass die Auslegung von Patentansprüchen nicht Sache des Sachverständigen, sondern Aufgabe des Richters sei (BGH, Urt. v. 7.9.2004 – X ZR 255/01 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Urt. v. 11.10.2005 – X ZR 76/04 – Seitenspiegel u.a.)

Das darauf hin mit einer Verfassungsbeschwerde angerufene BVerfG ließ zwar diese Rechtsprechung des BGH an sich unangetastet, ging aber davon aus, dass der Sachverständige die für die Berufungsklägerin ungünstige Deutungsmöglichkeit gänzlich verworfen habe. Wenn der BGH einer solchen Situation gegen die Auffassung des Gutachters entscheiden wolle, müsse er einem Antrag auf weitere Erläuterung durch den Sachverständigen stattgeben. Folglich hob es das Urteil des BGH auf (BVerfG, Beschl. v. 14.5.2007 – 1 BvR 2485/06).

Konsequenz dieser Entscheidung dürfte sein, dass die Patentauslegung vom Gericht zwar unabhängig vom bestellten Sachverständigen vorgenommen werden muss, aber – sofern ein entsprechender Antrag vorliegt - nicht ohne ihn. Dies sichert zwar die Stellung der Parteien im Verfahren ab, macht aber auch die Arbeit der Gerichte in Patentsachen nicht einfacher.

Schutzrechtsverletzende Ware wird gern über Internet-Auktionshäuser vertrieben, vornehmlich über eBay. Da die Verfolgung der einzelnen Anbieter stets mühselig, zuweilen ineffektiv und manchmal auch unmöglich ist, tritt die Frage der Haftung der Betreiber der Verkaufsplattformen in den Vordergrund.

Der BGH hatte nun über die Haftung von eBay auf Unterlassung der Mitwirkung am Vertrieb von Rolex-Fälschungen zu befinden (Urt. v. 19.4.2007 – I ZR 35/04). Da die Tätigkeit von eBay dem Telemediengesetz (TMG) unterfällt, stellte sich zunächst die Frage, ob die darin enthaltenen Haftungsprivilegien (§§ 7 ff. TMG) zugunsten von eBay eingreifen. Der BGH verneinte dies unter Verweis auf seine Rechtsprechung, wonach diese Bestimmungen auf Unterlassungsansprüche – um einen solchen ging es – nicht gelten würden (schon BGH, Urt. v. 11.3.2004 - I ZR 304/01 - Internet-Versteigerung I). Anders hatte es noch die Vorinstanz gesehen, deren Urteil somit aufgehoben wurde.

Der BGH widmete sich dann einem typischen Problem bei Schutzrechtsverletzungen, nämlich der Frage, ob die Verkäufe „im geschäftlichen Verkehr“ stattfinden würden. Denn bei rein privaten Angeboten liegt keine Markenverletzung vor (§ 14 MarkenG, Art. 9 der Gemeinschaftsmarkenverordnung = GMV). Zur Klärung dieser Frage wies der BGH die Sache an die Vorinstanz zurück, nicht jedoch ohne ihr Beispiele für die Beurteilung dieses Tatbestandsmerkmals an die Hand zu geben. Wenn der eBay-Anbieter demnach

• mit mehreren gleichartigen, insbesondere neuen, Artikeln handelt,
• die Ware erst kurz, bevor sie bei eBay eingestellt wurde, erworben hatte oder
• sonst gewerblich tätig ist,

liege ein Handeln „im geschäftlichen Verkehr“ nahe. Der Rechtsinhaber müsse eBay hierauf hinweisen, wenn er die Abschaltung eines Angebots (im Rahmen des VeRI- bzw. VeRO-Programms von eBay) wünsche.

Da eBay aber nicht selbst Verkäufer war und auch keine Kenntnisse von den einzelnen Angeboten der Plagiate hatte, kam eine Haftung von eBay selbst nur im Rahmen der sog. Störerhaftung in Betracht. Da die Klage gegen eBay auf eine Gemeinschaftsmarke gestützt war, stellte sich der BGH die Frage, ob die Gemeinschaftschaftsmarkenverordnung (GMV), namentlich deren Art. 98, überhaupt eine solche Haftung hergebe. Dies bejahte er mit einem interessanten Argument: Zwar könne das zum deutschen Recht entwickelte Institut der Störerhaftung nicht ohne weiteres auf die Gemeinschaftsregelung des Art. 98 GMV übertragen werden, da aber die – noch ins deutsche Recht umzusetzende – Durchsetzungsrichtlinie (Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums) eine Haftung von „Mittelspersonen“ vorschreibe, sei dies eben doch möglich. Denn unter den Begriff „Mittelsperson“ fällt auch der „Störer“, wie er im deutschen Recht entwickelt wurde.

Als „Störer“ ist demnach einer Unterlassungshaftung grundsätzlich ausgesetzt, wer der in irgendeiner Weise - sei es auch ohne Verschulden - willentlich und adäquat kausal zur Rechtsverletzung beigetragen und gegen ihm zumutbare Prüfungspflichten verstoßen hat (schon BGH, Urt. v. 15.10.1998 – I ZR 120/96 – Möbelklassiker). Im Fall von eBay stellte der BGH anheim, eine Filtersoftware zum Aufspüren verdächtiger Angebote zu verwenden, wobei im Einzelfall manuelle Prüfungen vorzunehmen sind. Einzelheiten sind nun von der Vorinstanz zu klären.

Schadensersatzansprüche hatte die Klägerin nicht geltend gemacht. Sie kommen im Rahmen der Störerhaftung grundsätzlich nicht in Betracht (BGH, Urt. v. 6.4.2000 - I ZR 67/98 - Neu in Bielefeld I). Allerdings ist eine Auskunftspflicht auf Nennung der Anbieter möglich (OLG München, Urt. v. 21.9.2006 - 29 U 2119/06), der eBay allerdings im Rahmen des VeRO-Programms inzwischen auch nachkommt.

Wer in einer wettbewerbsrechtlichen Angelegenheit oder wegen vermeintlicher Verletzung eines Rechts am geistigen Eigentum abgemahnt wird, befindet sich in der Gefahr, dass eine einstweilige Verfügung gegen ihn ergeht, ohne dass er zuvor Gelegenheit bekommt, dem Gericht seinen Standpunkt darzulegen. Das Gericht kann bereits auf der Grundlage des Vorbringens des Antragstellers erlassen, ohne den Betroffenen anzuhören (sog. einseitiges oder ex parte-Verfahren). Die Entscheidung ist zwar vorläufig, insbesondere mit einem Widerspruch anfechtbar. Gleichwohl ist sie ab sofort zu beachten, so dass z.B. im Fall einer Unterlassungsverfügung wegen unlauterer Nachahmung (§ 4 Nr. 9 UWG) die betroffene Ware bis auf weiteres nicht mehr vertrieben werden darf.

Da dies den Antragsgegner zuweilen empfindlich trifft, haben die Gerichte ein Abwehrmittel geschaffen, mit dem sich der Empfänger einer Abmahnung Gehör verschaffen kann, die sog. Schutzschrift. Es handelt sich um eine Erwiderung auf die – erwartete – Antragsschrift des Gegners, die die Abgemahnte im Vorwege bei Gericht einreichen kann. In aller Regel werden Schutzschriften von den Gerichten bei Erlass ihrer ersten Entscheidung berücksichtigt.

In der Praxis steht der Empfänger einer Abmahnung aber oft vor dem Problem, dass er nicht weiß, bei welchem Gericht sein Gegner den Verfügungsantrag stellen wird. Zuständig ist jedes Gericht, in dessen Bezirk die angebliche Rechtsverletzung stattfindet oder stattzufinden droht. Bei Internet-Fällen ist dies das gesamte Bundesgebiet, so dass im Fall eine UWG-Sache über 100 Landgerichte in Frage kämen (eine Zuständigkeitskonzentration für UWG-Sachen gibt es bislang nur in Mecklenburg-Vorpommern). Bei allen müsste die Schutzschrift eingereicht werden, wenn sichergestellt werden soll, dass die Schutzschrift zur Kenntnis des tatsächlich angerufenen Gerichts gelangt.

Um diesen zuweilen enormen Aufwand ein Stück weit einzudämmen, wurde nun ein zentrales Schutzschriftenregister (ZSR) eingeführt. Es wird von der Europäische EDV-Akademie des Rechts gGmbH unter der Domain http://www.schutzschriftenregister.de betrieben. Anwälte können hier Schutzschriften für ihre Mandanten hochladen. Für die Gerichte sind sie dann einsehbar, so dass sie – hoffentlich – in großem Umfang davon Gebrauch machen.

Verpflichtet sind die Gerichte allerdings nicht, das ZSR vor Erlass einer einstweiligen Verfügung einzusehen. In wichtigen Angelegenheiten sollten die Gerichte, für die eine Anrufung besonderes wahrscheinlich ist, weiterhin direkt angeschrieben werden, bis sich das ZSR durchgesetzt hat. Ein paralleler Antrag beim ZSR für die übrigen Gerichte ist aber in jedem Fall sinnvoll.

Der plakative Begriff „Trivialpatent“ wird herangezogen, um Patente zu bezeichnen, bei denen der Fortschritt gegenüber dem zuvor verfügbaren Stand der Technik nur sehr klein ist. „Trivialpatente“ sind Gegenstand einer breiten öffentlichen Diskussion. Es wird als Gefahr angesehen, dass finanzstarke Großunternehmen durch eine Vielzahl solcher Patente kleinere innovative Unternehmen in Bedrängnis bringen könnten.

Der Supreme Court als höchstes Gericht der USA hatte sich kürzlich mit einem Patent zu befassen, das in der Berufungsinstanz als patentfähig angesehen worden war (KSR INTERNATIONAL CO. vs. TELEFLEX INC. et al., Entscheidung vom 30. April 2007). Gegenstand des Patents war ein Gaspedal, das zwei Merkmale kombinierte. Zum einen war das Gaspedal verstellbar, um eine bessere Anpassung an Personen unterschiedlicher Größe zu ermöglichen. Zum zweiten wurde die Stellung des Gaspedals nicht auf mechanischem, sondern auf elektronischem Wege an die Motorsteuerung übermittelt. Gaspedale, die eines der beiden Merkmale aufwiesen, waren aus dem Stand der Technik jeweils hinlänglich bekannt; nicht nachgewiesen im Stand der Technik war ein Gaspedal, das beide Merkmale kombinierte.

Das Berufungsgericht kam nach einer sehr formalen Betrachtung der Angelegenheit zu der Auffassung, dass erfinderische Tätigkeit erforderlich sei, um vom Stand der Technik zu dem patentgemäßen Gaspedal zu gelangen. Das Dokument, in dem das verstellbare Gaspedal beschrieben sei, beschäftige sich nicht mit der Signalübertragung. Das Dokument zum Gaspedal mit elektronischer Signalübertragung habe keinen Bezug zu dem Problem, das Pedal an Personen unterschiedlicher Größe anzupassen. Für den Fachmann gebe es also keinen Anlass, die beiden Dokumente miteinander zu kombinieren.

Der Supreme Court hat diese Sichtweise abgelehnt. Eine erfinderische Tätigkeit liege nur dann vor, wenn die Weiterentwicklung mehr sei als eine Kombination bekannter Elemente entsprechend ihren bekannten Funktionen. Bei der Gewährung von Patentschutz müsse berücksichtigt werden, dass die Monopolisierung von Verbesserungen, die lediglich eine normale Weiterentwicklung ohne echte Innovation seien, den Fortschritt bremse und frühere Erfindungen entwerte. Die Entscheidung setzt also ein Signal gegen die Ausbreitung von „Trivialpatenten“.

Nur zur Klarstellung: Bei richtiger Anwendung der deutschen oder europäischen Grundsätze zu erfinderischer Tätigkeit hätte das Patent ebenfalls keinen Bestand gehabt.

Um Dienstleistungen des Einzelhandels direkt zu schützen reicht es seit der „Praktiker“- Entscheidung des EuGH (C-418/02) aus, lediglich eine nähere Angabe zu machen, auf welche Arten von Waren sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Daraufhin teilte das DPMA mit, dass es Formulierungen wie "Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25" künftig zur Eintragung zulassen werde und es nicht erforderlich ist, alle Waren, mit denen die Einzelhandelsdienstleistungen erbracht werden, im Einzelnen aufzulisten (Mittelung Nr. 34/05 des Präsidenten des DPMA).

In der aktuellen Entscheidung 33 W (pat) 331/01 des Bundespatengerichts zu einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke weist der für die Einzelhandelsdienstleistungen zuständige Senat darauf hin, dass er es im Gegensatz zur gegenwärtigen Praxis des DPMA als nicht ausreichend ansieht, wenn die von den Einzelhandelsdienstleistungen erfassten Waren nur anhand bloßer Klassenziffern konkretisiert werden. Begründet wird dies damit, dass

- die Klassenangaben weder der vom EuGH aufgestellten Forderung nach „näheren Angaben“ in Bezug auf die Waren, noch dem Bestimmtheitsgrundsatz entsprechen,

- bloße Klassenangaben kaum geeignet sind, einen einigermaßen realistischen und brauchbaren Überblick über die Art des gehandelten Sortiments zu geben (so sind beispielsweise Bitumen und Denkmäler in Klasse 19 zusammengefasst) und

- eine Konkretisierung der gehandelten Waren anhand von Klassenziffern nicht zuverlässig gewährleistet, dass sich der Schutzgegenstand der Marke für Einzelhandelsdienstleistungen bei zukünftigen Änderungen der Klassifikation nicht nachträglich ändert.

Es bietet sich an, dieser neuen Rechtsprechung bereits bei der Anmeldung Rechnung zu tragen und die Einzelhandelsdienstleistungen durch eine über die Klassenangabe hinausgehende verständliche Bezeichnung der gehandelten Waren zu ergänzen. Sowohl die EuGH-Entscheidung C-418/02, als auch die aktuelle BPatG-Entscheidung 33 W (pat) 331/01 zeigen bereits Wege auf, wie man durch geeignete Formulierungen, insbesondere die Kombination des gewünschten Handelsbereichs (z.B. Bau-, Heimwerker-, Garten-) mit „…-bedarf“, „…-zubehör“, oder „…-artikel“ ein andernfalls in Betracht zu ziehendes unüberschaubares Gesamtverzeichnis aller Einzelwaren vermeiden kann.

Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers sind gemäß § 5 Abs.2 Satz 1 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich. Zweck dieser Norm ist, die Entscheidungsfreiheit des Arztes bei der Auswahl von Maßnahmen zur Beseitigung oder Vorbeugung von Krankheiten zu erhalten (BGH, X ZB 20/99 –„Endoprotheseeinsatz“).

Therapeutische Verfahren haben die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit, die Linderung von Leiden, Schmerzen oder Beschwerden, die Beeinflussung von Funktionsstörungen oder Funktionsschwächen oder die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit zum Ziel, wobei der Erfolg in der Gegenwart wie in der Zukunft liegen kann und der Ausschluss der Patentierbarkeit sowohl eine vorbeugende als auch heilende Behandlung umfasst (Benkard PatG, 10. Aufl., § 5 Rdn. 29 m. w. H. und Schulte PatG, 7. Aufl., § 5 Rdn. 31).

In der dem Beschluss des Bundespatentgerichts zugrunde liegenden Sache 21 W (pat) 17/05 hatte die Patentanmelderin einen Anspruch mit folgendem Wortlaut verfolgt: „Verfahren zur passiven Gymnastik durch motorgetriebenes Bewegen eines auf der Liege angeordneten menschlichen Körpers…dadurch gekennzeichnet, dass …(es folgen durch bestimmte Positionsänderungen einzelner Segmente der Liege bewirkte Bewegungen des Körpers)“.

Aus der Beschreibung der Patentanmeldung ging hervor, dass mit dem anmeldegemäßen Verfahren eine Gesundheitsfürsorge und Prävention, eine Förderung der menschlichen Bewegungsläufe, eine Vitalisierung der menschlichen Gelenke und eine Aktivierung der menschlichen Körperzellen erreicht werden soll.

In den Augen des Bundespatengerichts war der Anspruch ausnahmslos auf ein therapeutisches Verfahren gerichtet und deshalb nach § 5 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht gewährbar.

Um sich von den therapeutischen Verfahren abzugrenzen, nahm die Anmelderin als weiters Merkmal in Anspruch 1 den Disclaimer „ausgenommen für eine therapeutische Behandlung“ auf. Da der ursprünglich eingereichte Anmeldetext aber keine alternative Anwendung des Verfahrens im nichttherapeutischen Bereich aufzeigte und nach Auffassung des Bundespatentgerichts das Verfahren ausschließlich der therapeutischen Behandlung dient, sah es den Gegenstand der Anmeldung als unzulässig erweitert an (§ 38 PatG), so dass auch dieser Anspruch nicht gewährt wurde.

Ob ein Zeichen mit einer älteren Marke verwechslungsfähig ist, hängt von einer umfassenden Beurteilung „unter Berücksichtigung aller Umstände“ ab (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95 - Springende Raubkatze). Einer dieser Umstände ist der Aufmerksamkeitsgrad der Kunden, an die sich das Zeichen und die Marke richten (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97 – Lloyd). Geht es etwa um Waren des täglichen Bedarfs, die eher flüchtig gekauft werden, ist die „Unterscheidungsbereitschaft“ eher gering (z.B. HABM, Entsch. v. 22.6.2004 – R 508/03-1). Dies begünstigt Verwechslungen, weshalb in diesem Produktbereich ein erhöhter Zeichenabstand gefordert wird (z.B. BPatG, Beschl. v. 7.6.2000 - 28 W (pat) 131/99, Mitt. 2001, 79, 80 - Del Monte).

Bei Arzneimitteln hingegen gelten andere Maßstäbe. Bei rezeptfreien Medikamenten wird üblicherweise ein gesteigerter Aufmerksamkeitsgrad angenommen (z.B. BPatG, Beschl. v. 21.9.2000 – 25 W (pat) 71/99 – KORODIN/RONIDIN). Kennzeichnungen können daher dichter aneinander heran rücken, ohne dass markenrechtlich Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre. Noch weiter ging dies bisher bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, da hier der Sorgfalt des verordnenden Arztes eine bedeutende Rolle zugeschrieben wurde (z.B. BGH, Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 13/97 - Ketof/ETOP).

Diese Praxis für verschreibungspflichtige Medikamente fand beim EuGH jedoch keinen Anklang. In seinem Urteil vom 27. April 2007 wies der Gerichtshof darauf hin, dass Verbraucher ihre Ärzte und Apotheker mit ihren Wünschen und Präferenzen durchaus beeinflussen könnten (C 412/05 P - TRIVASTAN/TRAVATAN). Damit bestätigte der EuGH die Beurteilung der Vorinstanz, die auch auf den weniger geschulten Endverbraucher abgestellt hatte. Der Gerichtshof missbilligte zwar, dass die Vorinstanz offen gelassen hatte, ob auch für das Fachpublikum Verwechslungsgefahr bestünde. Im Ergebnis reichte es aber bereits aus, dass nach den Feststellungen der Vorinstanz bei den Endverbrauchern von Verwechslungsgefahr auszugehen war. Der Umstand der Verschreibungspflicht wird damit künftig nicht mehr kategorisch zu erhöhten Anforderungen an die Verwechslungsgefahr führen.

Leider trifft die Entscheidung keine Aussage darüber, ob im Arzneimittelbereich, also auch bei rezeptfreien Medikamenten, überhaupt von erhöhten Anforderungen an die Verwechslungsgefahr auszugehen ist. Eine generelle Aussage des EuGH hierzu wäre wünschenswert, zumal in den USA – ganz im Gegensatz zur oben beschriebenen Praxis – für Arzneimittelmarken von vornherein höhere Abstände zueinander gefordert werden. Wegen der mit tatsächlichen Verwechslungen verbundenen Gefahren gilt eine „Doctrine of greater care“ in diesem Produktsegment (ebenso für Medizinprodukte, vgl. USPTO, Entsch. v. 20.4.2007 zur Anmeldung Nr. 78/540,953). Die Beurteilungsmaßstäbe sind also genau umgekehrt, was aus Anmeldersicht äußerst unbefriedigend ist.

Nicht selten stehen Patentinhaber vor dem Problem, dass ihre Wettbewerber Produkte anbieten, mit denen sie zwar nicht selbst das Patent verletzen, die aber, z.B. nach Einbau in ein Gerät des Kunden, zu einer Patentverletzung führen. Ein Vorgehen gegen den Kunden, also dem eigentlichen Patentverletzer, verbietet sich dabei häufig aus geschäftspolitischen Gründen.

Das Patentgesetz gibt den Patentinhabern mit dem Tatbestand der „mittelbaren Patentverletzung“ nach § 10 PatG ein Werkzeug in die Hand, um solcher Fälle Herr werden zu können. Voraussetzung ist zum einen – insoweit selbstverständlich – dass das „Mittel“, d.h. das vom Gegner gelieferte Produkt, objektiv geeignet ist, in patentgemäßer Weise benutzt zu werden. Darüber hinaus verlangt § 10 PatG aber auch „subjektive Umstände“, aus denen sich eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer patentgemäßen Benutzung durch den Kunden ergibt. Solche Umstände liegen eindeutig in den Fällen vor, in denen der Kunde das Produkt tatsächlich patentgemäß einsetzt oder in denen gar kein anderer Einsatz möglich ist. Zwanglos lassen sie sich auch dann bejahen, wenn in einer Bedienungsanleitung zum Produkt die patentgemäße Verwendung vorgeschlagen oder gar empfohlen wird.

Schwierig sind jedoch die übrigen Fälle, in denen keine derart klaren Indizien vorliegen und insbesondere die Bedienungsanleitung gerade eine vom Patent abweichende Nutzung des gelieferten Gegenstands beschreibt. Mit einem solchen Fall hatte es der BGH in seiner Entscheidung „Haubenstretchautomat“ vom 9. Januar 2007 (Az.: X ZR 173/02) zu tun. Hierzu stellte der den Grundsatz auf, dass eine mittelbare Patentverletzung nur dann bejaht werden könne, „wenn sich aufgrund konkreter Umstände die Gefahr aufdrängt, dass der Abnehmer nicht nach der Anweisung verfahren wird.“

Damit hat sich die Rechtslage für den Patentinhaber etwas verschärft. Nach der bisherigen Praxis nahmen die Gerichte eine Art Gesamtbetrachtung vor, aus der sie die Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung und damit das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung ableiteten. So genügte es z.B. nach BGH, Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98 – Beheizbarer Atemluftschlauch, dass „sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels nicht bestehen“. Nach LG Düsseldorf, Urt. 5.10.2004 – 4b O 190/03 sollte maßgeblich sein, „ob ein unbefangener Betrachter in der konkreten Angebots- und Liefersituation … die Eignung und Bestimmung der Maschine zur Ausführung der patentgemäßen Verfahren nicht hätte übersehen können“. Anstelle sich auf eine solche Gesamtabwägung verlassen zu können, muss der Patentinhaber künftig konkrete Umstände benennen, die die Wahrscheinlichkeit erhärten, dass es tatsächlich zum patentverletzenden Gebrauch kommen wird. Dies bedeutet insgesamt aber auch ein Mehr an Rechtssicherheit.

Die Prüfung, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, wird sich künftig oft weniger an der gelieferten Vorrichtung selbst als an den Begleitumständen, insbesondere dem Werbematerial, ausrichten. Es ist ohne weiteres möglich, dass das Anbieten eines an sich patentrechtlich unbedenklichen Geräts allein durch Werbebehauptungen zur mittelbaren Patentverletzung wird. Entsprechend sorgfältig sind solche Behauptungen zu formulieren.

Gemäß Artikel 52(4) EPÜ und § 5(2) PatG sind Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz ausgenommen. Darunter fallen auch Therapiepläne, in denen vorgeschrieben ist, welche Menge des Medikaments zu welchen Zeiten dem Patienten verabreicht werden soll.

Dieses dem Patentschutz an sich entzogene Dosierplanverfahren wird nach der jüngsten EPA-Entscheidung T 1020/03 im Europäischen Patentamt jedoch als patentfähiges Merkmal bei der zweiten medizinischen Indikation mitberücksichtigt und kann Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Anspruchs begründen (s. Beitrag in dieser Rubrik vom 15. Mai 2007).

Dem folgt der BGH in seiner Entscheidung Carvedilol II (X ZR 236/01) nicht, wonach eine Dosierempfehlung als eines von mehreren Merkmalen eines Patentanspruchs nicht zur Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit heranzuziehen sei. Dieser Entscheidung lag ein Herstellungsverwendungsanspruch mit dem Wortlaut "Verwendung von Carvedilol zur Herstellung eines Medikaments zur Senkung der Mortalität aufgrund kongestiven Herzversagens bei menschlichen Patienten …, wobei das Medikament in einer Eingangsdosis von … verabreicht wird, gefolgt von Dosierungssteigerungen …." zugrunde.

Keine Bedenken hatte der BGH gegen die Formulierung "Verwendung von Carvedilol zur Herstellung eines Medikaments zur Senkung der Mortalität aufgrund kongestiven Herzversagens bei menschlichen Patienten …, wobei das Medikament zur Verabreichung in einer Eingangsdosis von …, gefolgt von Dosierungssteigerungen … hergerichtet ist.".

Diesem kleinen, aber feinen Unterschied in der Anspruchsformulierung sollte man gegebenenfalls bereits bei der Anspruchsformulierung europäischer Dosierplan-Anmeldungen Rechnung tragen. Man könnte zunächst über die Einreichung eines zweiten, auf die Bedürfnisse des BGH abgestimmten, Anspruchssatzes nachdenken. Fraglich ist jedoch, ob sich das europäische Patentamt darauf einlässt, für einen "deutschen" Anspruchsatz eine Extrawurst zu braten, der nicht von den in Regel 87 EPÜ genannten Ausnahmefällen erfasst wird. Alternativ kommt in Betracht, dem auf eine zweite medizinische Indikation gerichteten Anspruch der europäischen Patentanmeldung einfach einen weiteren Anspruch mit den dem BGH genehmen Wortlaut der Herrichtung (an Stelle der Verabreichung) anzufügen.

Gemäß Artikel 52(4) EPÜ sind Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers vom Patentschutz ausgenommen. Das Verbot erstreckt sich jedoch nicht auf die dabei verwendeten Stoffe. Sofern die Verwendung eines Stoffes als Medikament bereits bekannt ist, bleibt noch die Möglichkeit Schutz für eine zweite bzw. weitere medizinische Indikation zu beanspruchen. Das EPA akzeptiert dabei die Form des "Swiss Type Claims", ein Herstellungsverwendungsanspruch mit dem Wortlaut "Verwendung von Wirkstoff X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y".

Anmeldungen, die eine bekannte Verwendung eines Wirkstoffes für eine bestimmte Krankheit beanspruchten, selbst wenn zusätzlich ein spezieller neuer Verabreichungs- oder Dosierungsplan beansprucht wurde, hatten bisher keine Aussicht auf Erteilung und wurden zurückgewiesen (s. beispielsweise T 56/97, T 584/97). Dies war besonders ärgerlich für die Anmelder, deren Erfindung von dem genauen Dosierungsplan lebte, beispielsweise um Nebenwirkungen zu vermeiden oder zu verringern.

So erging es auch dem zunächst von der EPA Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Anspruch 1 mit dem Wortlaut "Verwendung des insulinähnlichen Wachstumsfaktors (IGF-1) zur Herstellung eines Arzneimittels zur Verabreichung an ein Säugetier, um dessen biologische Antwort bei der Behandlung einer chronischen Störung aufrechtzuerhalten, wobei … (detailliertes Verabreichungsschema folgt)".

Anders als die Prüfungsabteilung und entgegen der bisherigen EPA-Rechtssprechung sah die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 diesen Anspruch jedoch als gewährbar an und führte im Detail aus, dass ein neuer Dosierungs- oder Verabreichungsplan wie eine neue Indikation zu betrachten ist (T 1020/03).

Patentanmeldungen, die zunächst nur hypothetisch in Bezug auf die medizinische Verwendung eines Stoffes abgefasst wurden, stehen im Lichte der T 1020/03 nachfolgenden Patentanmeldungen, die um die in der Praxis gewonnenen optimalen Dosierungs- und Verabreichungsarten ergänzt wurden, nicht mehr ohne Weiteres im Wege.

Die mit der Entscheidung T 1020/03 eingeleitete liberale Praxis des EPA sollte eine Vielzahl an Dosierungs- oder Verabreichungsplan-Neuanmeldungen nach sich ziehen, die bisher wegen fehlender Aussicht auf Erfolg unterblieben sind.

Ein Wort ist nach den Bestimmungen des harmonisierten Markenrechts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, wenn das Wort beschreibend für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ist. Für aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Worte hatte der EuGH in seiner Entscheidung "Postkantoor" (GRUR 2004, 674) festgestellt, dass die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistung beschreibt, im Allgemeinen selbst beschreibend ist. An einem beschreibenden Charakter fehle es lediglich dann, wenn der von der Kombination erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Diese Rechtsprechung des EuGH ist von den Ämtern vielfach herangezogen worden, um die Zurückweisung von Markenanmeldungen zu begründen.

Das zusammengesetzte Wort "CELLTECH" wurde als Gemeinschaftsmarke angemeldet für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate, Verbindungen und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege", "chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Apparate und Instrumente" sowie für die Dienstleistungen "Forschungs- und Entwicklungsdienste; Consulting; alles in Bezug auf die Wissenschaften Biologie, Medizin und Chemie". Das Harmonisierungsamt hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass "die Wortkombination "CELLTECH" vom relevanten Verbraucher sofort und eindeutig so verstanden wird, dass sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Zelltechnologie und die im Rahmen dieser Tätigkeiten verwendeten oder durch sie hervorgebrachten Produkte, Geräte und Stoffe bezeichnet". Der Ausdruck "cell technology" sei hinreichend deutlich, jede weitere Erklärung sei überflüssig.

Dieser Beurteilung ist der EuGH entgegengetreten (Rechtssache C-273/05 P). Das Harmonisierungsamt habe nicht dargetan, dass die Marke CELLTECH für die in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Der Beweis, dass die Zelltechnologie die ihr in der streitigen Entscheidung zugeschriebene wissenschaftliche Bedeutung hat, sei nicht erbracht worden.

Unter dem harmonisierten Markenrecht setzt die Eintragung einer Marke voraus, dass das Zeichen sich grafisch darstellen lässt. Bei Wortmarken und Bildmarken wird das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit durch eine Wiedergabe des Bildes bzw. des Schriftbildes erfüllt. In Bezug auf Hörmarken hat der EuGH entschieden, dass dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit genügt werden kann, indem das Hörzeichen durch ein in Takte gegliedertes Notensystem dargestellt wird, das insbesondere einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen und ggf. Vorzeichen enthält (EuGH, GRUR 2004, 54 – Shield Mark/Kist).

Gegenüber Tastmarken war das BPatG bislang sehr restriktiv eingestellt. Die bildliche Wiedergabe des Gegenstands der Tastmarke erfasse nur einen kleinen Bereich der möglichen haptischen Reize, nämlich die visuelle Wahrnehmung von Form und Größe, nicht aber den viel weiter reichenden Bereich der Sensorik und der individuellen Tastempfindungen. Tastmarken seien deswegen ausnahmslos von der Eintragung im Markenregister ausgeschlossen (BPatG, GRUR 2005, 770 – Tastmarke).

Dem ist der BGH nun entgegengetreten (BGH, GRUR 2007, 148 – Tastmarke). Eine ausreichende grafische Darstellung kann es demnach sein, wenn der einen bestimmten Wahrnehmungsvorgang auslösende Gegenstand objektiv hinreichend genau und bestimmt bezeichnet wird. Als Mittel grafischen Darstellung kommen beispielsweise Abbildungen oder wörtliche Beschreibungen des Wahrnehmungsgegenstands in Betracht. Als nicht erforderlich sieht der BGH es an, dass die Sinnesempfindungen als solche, die über den Tastsinn ausgelöst werden, bezeichnet werden.

Trotz seiner grundsätzlich positiven Haltung hat der BGH das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit im konkreten Fall als nicht erfüllt angesehen. Es fehle an der Klarheit und Eindeutigkeit der Darstellung. Das Tor zur Eintragung von Tastmarken ist mit dieser Entscheidung aber geöffent worden.

Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung kann für den Abmahnenden Haftungsfolgen auslösen. Dies hat der Große Senat für Zivilsachen des BGH unlängst bestätigt (Beschl. v. 15.7.2005 – GSZ 1/04 – unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Dabei muss sich der Abmahnende u.U. nicht nur auf eine Ersatzpflicht gegenüber dem Abgemahnten selbst einstellen, sondern auch gegenüber weiteren Geschädigten. Insbesondere die sogenannte Abnehmerverwarnung, die nicht gegenüber dem eigenen Wettbewerber, sondern dessen Kunden ausgesprochen wird, kann eigene Schadensersatzansprüche des Konkurrenten begründen (bestätigt vom BGH, Urt. v. 21.12.2005 – X ZR 72/04 – Detektionseinrichtung II).

Bei einer solchen Konstellation einer Abnehmerverwarnung kann auch derjenige Einbußen erleiden, der nicht das als schutzrechtsverletzend angegriffene Produkt geliefert hat, sondern nur Komponenten dafür. Werden die Bestellungen der Komponenten infolge der auf das Endprodukt bezogenen Abmahnung storniert, stellt sich für den betroffenen Zulieferer die Frage, ob er sich am Abmahnenden schadlos halten kann.

In seinem Urteil vom 30. Januar 2007 hat der BGH dies verneint (Az.: X ZR 53/04 – Funkuhr II). Zur Begründung führt er an, da sich die Abmahnung nicht auf die zugelieferte Komponente bezöge, sei das Schutzrecht nicht gegenüber dem Lieferanten dieser Komponente in Anspruch genommen worden. Dies gelte auch dann, wenn sich die Lieferung der Komponente als mittelbare Patentverletzung darstellt (§ 10 PatG). Denn solange eine mittelbare Patentverletzung nicht geltend gemacht ist, fehle es an einer Inanspruchnahme des Schutzrechts gegenüber dem Zulieferer.

Mit dem Urteil hat der BGH die Möglichkeiten der Geschädigten beschnitten, ohne allerdings die Risiken für Schutzrechtsinhaber zu mindern: Das Gericht lies ausdrücklich offen, ob der Abgemahnte selbst gegenüber dem Abmahner im Rahmen der sogenannten Drittschadensliquidation auch den Schaden aller Zulieferer geltend machen kann.

Der am 24. Januar 2007 durch das Kabinett beschlossene Entwurf setzt die Richtlinie 2004/48/EG durch eine Novellierung mehrerer Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums (Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Markengesetz, Halbleiterschutzgesetz, Urheberrechtsgesetz, Geschmacksmustergesetz und Sortenschutzgesetz) um, die weitgehend wortgleich geändert werden. Ferner passt der Entwurf das deutsche Recht an die EG-Grenzbeschlagnahme-Verordnung und die EG-Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel an. Zum Inhalt in der gebotenen Kürze im Einzelnen:

Abmahnung bei Urheberrechtsverletzungen

Künftig sollen bei einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs die erstattungsfähigen Anwaltsgebühren für die Abmahnung nicht mehr als 50 Euro betragen.

Auskunftsansprüche gegenüber Dritten

Nach dem Entwurf kann unter bestimmten Vorraussetzungen, beispielsweise wenn eine Rechtsverletzung im geschäftlichen Verkehr offensichtlich ist, auch von Dritten (z.B. Spediteuren oder Internet-Providern) Auskunft über ihre Auftraggeber verlangt werden. So lässt sich leichter klären, gegen wen der Geschädigte vorgehen muss.

Vorlage und Sicherung von Beweisen

Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung hat der Rechtsinhaber Anspruch auf Vorlage von Urkunden und die Zulassung der Besichtigung von Sachen, der über die nach der ZPO bereits bestehenden Möglichkeiten hinausgeht und sich gegebenenfalls auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen erstreckt. Diese Beweismittel können durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung gesichert werden.

Grenzbeschlagnahmung

Das Gesetz sieht eine einfachere Vernichtung von Piratenware vor, wonach die Vernichtung möglich ist, wenn der Verfügungsberechtigte (Importeur der Plagiate) nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht.

Urteilsbekanntmachung

Die Möglichkeit des Rechtsinhaber, bei Verletzung seiner Rechte die Veröffentlichung des Gerichtsurteils zu beantragen, wie sie bereits im Urheber- oder Geschmacksmusterrecht gegeben ist, wird auf alle Rechte des geistigen Eigentums erstreckt.

Schutz geographischer Herkunftsangaben

Durch Änderung des Markengesetzes wird strafrechtlicher Schutz für solche geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen geschaffen, die nach der EG-Verordnung 510/2006 geschützt sind. Bisher gab es einen solchen Schutz nur für die nach rein innerstaatlichem Recht geschützten Bezeichnungen. Damit wird eine Strafbarkeitslücke hinsichtlich der unberechtigten Verwendung von geographischen Herkunftsangaben geschlossen.

Die Frage, ob ein Anbieten für die Zeit nach Schutzrechtsablauf patentverletzend ist, ist umstritten. Eine Auffassung ist, dass das Inverkehrbringen einer nicht mehr patentgeschützten Sache keine Benutzung einer patentierten Erfindung sei, und man deshalb auch die auf eine solche patentfreie Handlung gerichtete Vorbereitung nicht untersagen könne. Dem steht die Ansicht gegenüber, dass dem Schutzrechtsinhaber während der Laufzeit seines Schutzrechts hinsichtlich aller Verletzungstatbestände, und damit auch hinsichtlich des Anbietens, der gesetzliche Schutz ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Es sei daher jedem Dritten schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten, so lange der Schutz besteht.

Letzterer schutzrechtsinhaberfreundlichen Auffassung hat sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 5. Dezember 2006 in der Rechtssache X ZR 76/05 angeschlossen. In dem zu entscheidenden Fall beabsichtigte ein Wettbewerber unmittelbar nach Ablauf des Schutzrechts auf ein Arzneimittel eine wirkstoffgleiche Kopie (Generikum) auf den deutschen Markt zu bringen. Das Generikum wurde bereits vor dem Ablauf des Schutzrechts durch den Generikahersteller mittels einer Anzeigenserie in der Ärztezeitung beworben, offensichtlich um sich als zukünftiger Generikaanbieter ins Gespräch zu bringen. So hieß es beispielsweise, „In wenigen Wochen kommt der Cholesterin-Senker von (Generikahersteller)“. Die Werbung kann somit als ein Angebot für Lieferungen nach Ablauf der Schutzdauer angesehen werden.

Der Bundesgerichtshof hat in vorliegender Entscheidung klar gestellt, dass ein von der Verbotsnorm des § 9 Satz 2 Nr. 1 Patentgesetz erfasstes Angebot auch dann ein solches bleibt, wenn es allein den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen in der Zeit nach Schutzrechtsablauf betrifft.

In der Praxis wird dies bedeuten, dass sich die Generikahersteller mit ihren Angeboten bis zum tatsächlichen Ablauf der relevanten Schutzrechte gedulden müssen. Der Schutzrechtsinhaber wird dadurch geringere Umsatzeinbußen zum Ende der Schutzdauer hinnehmen müssen. Denn den potentiellen Generika-Abnehmern, die – etwa wegen des zu erwartenden günstigeren Abgabepreises - bereit wären, mit dem Bezug des geschützten Arzneimittels bis zu dem Ablauf der Schutzdauer zu warten, sollte der Zugang zu Generika-Angeboten ohne die entsprechende Bewerbung deutlich erschwert sein.