Patentschutz setzt neben Neuheit der zu schützenden Erfindung voraus, dass sie auf „erfinderischer Tätigkeit“ beruht. Sie darf sich für einen Durchschnittsfachmann nicht in „naheliegender Weise aus dem Stand der Technik“ ergeben (Art. 56 EPÜ, § 4 PatG). Wer bei für seine Erfindung Zweifel hat, ob dies gegeben ist, aber gleichwohl den Exklusivschutz eines Schutzrechts anstrebt, hat bisher stets auf das Gebrauchsmuster zurückgegriffen. Nach dem Gesetz verlangt dies nur einen „erfinderischen Schritt“ (§ 1 Abs. 1 GbmG). Es war bislang nahezu einhellig anerkannt, dass dafür eine geringere erfinderische Leistung genügte als für ein Patent. So hat es das Bundespatentgericht noch in einem Beschluss vom 15. Oktober 2003 gesehen (5 W (pat) 420/02 – Materialstreifenpackung; früher ebenso BGH, Urt. v. 2.11.1956 - Unfall-Verhütungsschuh).

Gut eineinhalb Jahre später kamen dem Gericht Zweifel. Per Beschluss vom 19. Mai 2005 ließ es eine Rechtsbeschwerde zum BGH zur Klärung eben der Frage zu, ob sich der „erfinderischer Schritt“ des Gebrauchsmusterrechts von der „erfinderischen Tätigkeit“ des Patentrechts unterscheide (5 W(pat) 405/04).

Der BGH entschied sich gegen die bisher vorherrschende Sichtweise (Beschl. v. 20.6.2006 – X ZB 27/05). Er stellte fest, dass es sich sowohl beim „erfinderischen Schritt“ als auch bei der „erfinderischen Tätigkeit“ um ein qualitatives und kein quantitatives Kriterium handele. Damit erteilt das Gericht jedweder Art von „Vermessung“ der erfinderischen Leistung eine Absage, womit einer Differenzierung zwischen den Anforderungen für Patent und Gebrauchsmuster in diesem Punkt die Grundlage entzogen ist. Zur Begründung gibt der BGH an, brauchbare Kriterien zur Abgrenzung gebe es gar nicht. Die Schutzwirkungen eines Gebrauchsmusters seien, abgesehen von der lediglich zehnjährigen Laufzeit, dieselben wie die eines Patents. Zwar vermeidet der BGH ein ausdrückliches Bekenntnis, dass „erfinderische Tätigkeit“ und „erfinderischer Schritt“ ein- und dasselbe seien. Er erteilte der bisherigen Praxis zur Beurteilung der Schutzfähigkeit von Gebrauchsmustern aber eine klare Absage. Denn es verbiete sich, naheliegende Neuerungen über das Gebrauchsmusterrecht zu monopolisieren, nur weil ein Fachmann sie nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeinen Fachkönnens und bei routinemäßiger Berücksichtigung des Stands der Technik ohne weiteres finden kann.

Dieser neuen Rechtsprechung könnten etliche Gebrauchsmuster zum Opfer fallen. Denn bisher war der vermeintlich geringere Grad an erfinderischer Leistung oft der ausschlaggebende Grund dafür, anstelle eines Patents ein Gebrauchsmuster anzumelden. Allerdings sind die Schutzvoraussetzungen nach wie vor nicht identisch. So können mündliche Beschreibungen und Benutzungen im Ausland vor dem Anmeldetag einem Patent entgegenstehen, einem Gebrauchsmuster hingegen nicht. Besonders zu beachten ist auch die „Neuheitsschonfrist“ („Grace Period“), durch die Veröffentlichungen durch den Erfinder selbst im letzten Halbjahr vor der Anmeldung unschädlich sind. Diese Frist gilt nur für das Gebrauchsmuster, nicht für das (deutsche und europäische) Patent.

Für Rechte an Erfindungen, die Arbeitnehmer im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses machen ("Diensterfindungen"), stellt das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) besondere Regeln auf. So steht dem Arbeitgeber die Möglichkeit zu, die Rechte an einer neuen Diensterfindung durch Inanspruchnahme auf sich überzuleiten. Tut er das nicht, verbleiben die Rechte beim Erfinder, der dann in Eigenregie Patente und/oder Gebrauchsmuster anmelden kann. Die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber muss in bestimmter Frist (längstens vier Monate) und in Schriftform erklärt werden, damit Klarheit darüber herrscht, ob es zum Rechtsübergang kommt.

Die Frist für die Inanspruchnahme beginnt nach dem ArbEG dann zu laufen, wenn der Arbeitnehmer seine Erfindung dem Arbeitgeber gemeldet hat. Diese Erfindungsmeldung hat unverzüglich und schriftlich zu erfolgen. Darüber hinaus muss sie gewisse Mindestinhalte aufweisen.

Die Praxis im Unternehmensalltag wird den strengen Anforderungen des Gesetzes in den seltensten Fällen gerecht. In der Rechtsprechung ist daher seit langem anerkannt, dass am Erfordernis einer ordnungsgemäßen Meldung Lockerungen vorzunehmen sind. In einem Urteil vom 4. April 2006 hat der BGH nun klargestellt, dass es genügt, wenn der Arbeitgeber in einer anderweitigen dokumentierten Form, die einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung vergleichbar ist, die erforderlichen Kenntnisse von der Erfindung erhält (Az. X ZR 155/03). Nach dem BGH sei dies jedenfalls dann der Fall, wenn der Arbeitgeber bereits eine Patentanmeldung eingereicht habe. Andererseits ersetze die Patentanmeldung nicht eine Inanspruchnahme, da letztere gegenüber dem Arbeitnehmer zu erklären ist.

Diese Auffassung leuchtet einerseits ein, kann aber in der Praxis zu Problemen führen, nämlich dann, wenn vom erstmaligen Hinweis auf eine neue Diensterfindung bis zur Einreichung einer Anmeldung mehr als vier Monate liegen. Dies ist vielfach beispielsweise dann der Fall, wenn die Erfindung erst noch durch Versuche erprobt werden soll oder vor Entscheidung über eine Patentanmeldung nach Verbesserungen gesucht werden soll. Die Erfindung wird dann erst nach und nach zusammengetragen, ohne dass sich ein eindeutiger Zeitpunkt bestimmen lässt, zu dem hinreichende Kenntnisse für eine Schutzrechtsanmeldung vorlagen. Auf der sicheren Seite ist man künftig nur dann, wenn die Inanspruchnahme binnen vier Monaten nach dem ersten Hinweis auf eine neue Diensterfindung erfolgt.

Erhält ein Wettbewerber ein störendes Patent, wird regelmäßig ein Angriff darauf ins Auge gefasst. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: (a) den Einspruch und (b) die Nichtigkeitsklage. Der Einspruch (a) ist zwar kostengünstiger, aber binnen der Einspruchsfrist einzulegen. Verzichtet man auf den Einspruch, weil das Patent zunächst nicht relevant genug erscheint, kann man in folgende missliche Situation geraten: Legt ein Dritter einen Einspruch ein, so muss dieses Einspruchsverfahren erst abgeschlossen werden, bevor die eigene Nichtigkeitsklage erhoben werden kann (§ 81 Abs. 2 PatG). Denn das Gesetz möchte aus Gründen der Verfahrensökonomie Parallelverfahren um die Gültigkeit desselben Patents vermeiden.

Da sich Einspruchsverfahren über viele Jahre hinziehen können, ist entsprechend lange die Nichtigkeitsklage blockiert. Da ein Nichtigkeitsverfahren seinerseits ebenfalls im Regelfall mehrere Jahre dauert, erzeugt das ursprünglich als irrelevant erachtete Patent gut und gerne über ein Jahrzehnt lang Rechtsunsicherheit.

Ein Schweizer Unternehmen, das sich in eben dieser Situation befand, hat diese Problematik nun von deutschen Gerichten prüfen lassen. Es hatte von einem Einspruch gegen ein im Jahr 1998 erteiltes Patent abgesehen, dann aber 2002 eine Berechtigungsanfrage erhalten, die sich auf eben dieses Patent stützte. Gegen das Patent war noch ein Einspruchsverfahren anhängig, dessen Abschluss die Schweizer nicht vor 2008 erwarteten. Man erhob Nichtigkeitsklage mit dem Argument, § 81 Abs. 2 PatG könne für das europäische Patent keine Anwendung finden. Nachdem sie beim Bundespatentgericht und beim BGH abgeblitzt waren, legten die Schweizer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein.

Auch dieses erteilte eine Abfuhr (Beschl. v. 5.4.2006 - 1 BvR 2310/05). Der vom EPÜ gewährte Rechtsschutz entspreche dem notwendigen Standard beim Schutz von Grundrechten. Das Gericht verwies auf die Möglichkeit, auch als nicht am Einspruchsverfahren beteiligter Dritter das EPA auf relevante Druckschriften hinzuweisen (Art. 115 EPÜ) und auf die Beitrittsmöglichkeit, sobald eine Verletzungsklage oder Abmahnung auf dem Tisch liege (Art. 105 EPÜ). Allerdings bemängelte das Gericht an der Beschwerde auch, die vermeintlich zu lange Verfahrensdauer vor dem EPA sei zu pauschal behauptet worden. Die Richter ließen sich damit eine kleine Hintertür offen, um in einem extremen Fall die Dinge ggf. anders sehen zu können.

Artikel 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel [...] ist dahin auszulegen, dass der Begriff "Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels" eine Zusammensetzung, die aus zwei Stoffen besteht, von denen nur einer eigene arzneiliche Wirkungen für eine bestimmte Indikation besitzt und von denen der andere eine Darreichungsform des Arzneimittels ermöglicht, die für die arzneiliche Wirksamkeit des ersten Stoffes für diese Indikation notwendig ist, nicht einschließt. [Leitsatz des EuGH]

Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist Inhaber eines europäischen Patents, das u. a. eine Kombination eines Zytostatikums (Carmustin) mit einem polymeren Trägerstoff (Polifeprosan) beansprucht. Diese Kombination ist als Arzneimittel unter dem Namen Gliadel zur Hirntumorbehandlung zugelassen. Gliadel wird als Implantat in der Kopfhöhle eingesetzt, wo der Wirkstoff langsam aus dem Trägerstoff freigesetzt wird.

Ein Antrag des MIT auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Gliadel wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt abgelehnt, da Carmustin selbst ein bereits seit langem zugelassener Wirkstoff sei und die Kombination von Carmustin mit Polifeprosan keine Wirkstoffzusammensetzung im Sinne der Verordnung über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel sei, da Polifeprosan nicht als Wirkstoff im Sinne der Verordnung anzusehen sei. Das Bundespatentgericht wies die gegen diesen Beschluss erhobene Beschwerde zurück. In der Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof dem EuGH Vorabentscheidungsfragen zur Auslegung des Begriffs "Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels" vorgelegt.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass ein Stoff, der keine eigene arzneiliche Wirkung entfaltet und dazu dient, eine bestimmte Darreichungsform des Arzneimittels zu erreichen, nicht unter den Begriff Wirkstoff fällt. Somit fällt eine Zusammensetzung aus zwei Stoffen, von denen nur einer eigene arzneiliche Wirkungen besitzt und von denen der andere eine Darreichungsform des Arzneimittels ermöglicht, die für die arzneiliche Wirksamkeit des ersten Stoffes für diese Indikation notwendig ist, nicht unter den Begriff "Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels" im Sinne der Verordnung.

Während der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) in der Welthandelsorganisation (WTO) unterzeichnete die Europäische Union ein Übereinkommen über die handelsbezogenen Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), das u. a. auch den Schutz von pharmazeutischen Erzeugnissen (Pharmapatente) gewährleisten will.

Grundsätzlich bietet ein Pharmapatent dem Rechtsinhaber die Möglichkeit, Dritten die Herstellung, Nutzung und den Verkauf des durch das Patent geschützten Arzneimittels, bis auf wenige Ausnahmen, zu untersagen.

Einer der vorgesehenen Ausnahmetatbestände ist, dass die Regierungen Lizenzen ohne Genehmigung des Patentinhabers (Zwangslizenzen) erteilen können, beispielsweise wenn der Pateninhaber selbst nicht über ausreichende Produktionskapazitäten zur Herstellung der Arzneimittel verfügt, um den Bedarf abzudecken. Nach den geltenden Regeln können Zwangslizenzen jedoch nur zur Versorgung des inländischen Marktes erteilt werden. Das bedeutet, dass im Exportland patentierte Arzneimittel nicht im Rahmen einer Zwangslizenz für den Binnenmarkt eines Bedarfslandes hergestellt und dorthin exportiert werden können.

Um dennoch den ärmsten Ländern der Welt, insbesondere denen, die nicht in der Lage sind, solche Arzneimittel herzustellen, einen leichteren Zugang zu erschwinglichen, sicheren und wirksamen Arzneimitteln zu verschaffen, beschloss der WTO-Generalrat am 30. August 2003 als vorläufige Regelung, dass jedes WTO-Mitglied Arzneimittel exportieren kann, die unter einer Zwangslizenz zur Versorgung von bedürftigen (Entwicklungs-) Ländern erzeugt wurden, welche selbst über keine oder nicht genügend Produktionskapazitäten im Arzneimittelsektor verfügen.

Die neue Regel wurden am 6. Dezember 2005 durch Beschluss des WTO-Generalrats formal in das TRIPS-Übereinkommen dauerhaft übernommen und tritt für die Mitglieder, die es akzeptiert haben, in Kraft, sobald zwei Drittel der WTO-Mitglieder der Änderung zugestimmt haben. Hierfür haben sich die WTO-Mitglieder eine Frist bis zum 1. Dezember 2007 gesetzt.

Mit der bereits am 28. April 2006 durch den Europäischen Rat verabschiedeten Verordnung (s. Mitteilung 8745/06 unter http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/de/misc/89405.pdf) wurden die notwendigen Bedingungen in der EU geschaffen, um dem Beschluss der WTO nachzukommen. Die EU-Mitgliedsstaaten haben jetzt die Möglichkeit, die im Beschluss der WTO vorgesehenen Verfahren für die Vergabe der Zwangslizenzen in ihr Patentrecht zu integrieren.

In der Praxis wird dies bedeuten, dass, sobald "bedürftige" Länder ihren Arzneimittelbedarf bei der WTO angemeldet haben, Generikahersteller von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, eine Lizenz für die Herstellung von Export-Arzneimitteln für diese Länder zu beantragen, ohne dass der Patentinhaber zustimmen muss.

Werden gewerbliche Schutzrechte schuldhaft verletzt, trifft den Verletzer eine Schadensersatzpflicht. Da der dem Verletzten konkret entstandene Schaden so gut wie nie genau berechnet werden kann, hat die Rechtsprechung zwei Schätzmethoden entwickelt. Zum einen ist dies der "Verletzergewinn", d.h. der Verletzer hat den durch die Verletzung erzielten Gewinn herauszugeben. Früher war diese Methode unattraktiv, weil der Verletzer regelmäßig durch Einbeziehung seiner Gemeinkosten den Gewinn "klein rechnen" konnte. Somit verblieb der Praxis als einzige Methode die "Lizenzanalogie". Nach dieser musste der Verletzer im Grunde nur das zahlen, was er im Fall einer Lizenzierung zu zahlen hätte. Unter Gerechtigkeits- und Präventionsaspekten konnte dies nie überzeugen.

Durch sein "Gemeinkosten"-Urteil aus dem Jahr 2000 hatte der BGH die "Verletzergewinn"-Methode erheblich aufgewertet, indem er entschied, dass der Verletzer seine Gemeinkosten nur noch dann gewinnmindernd ansetzen kann, wenn feststeht, dass sie den Verletzungshandlungen unmittelbar zuzurechnen sind (Urt. v. 2.11.2000 - Az: I ZR 246/98). Damit verbesserte sich die Position der Schutzrechtsinhaber erheblich. Denn die Beweislast für die Zurechenbarkeit lag beim Verletzer, und die Gerichte ließen Schätzungen zu dessen Gunsten kaum zu (vgl. LG München I, Urt. v. 13.11.2002 - 21 O 21002/01 - "Rasenwabe"). In der Praxis wurden einige Schadensersatzbeträge als unangemessen hoch empfunden.

In einer aktuellen kennzeichenrechtlichen Entscheidung mit dem Titel "Noblesse" (Urt. v. 6.10.2005 - I ZR 322/02) präzisierte der BGH seine Rechtsprechung zum "Verletzergewinn". Zwar sei an der Entscheidung "Gemeinkostenanteil" festzuhalten. Es sei aber nur der Anteil des Gewinns herauszugeben, der auf der Verletzung beruht. Dieser könne auch geschätzt werden (§ 287 ZPO). Insbesondere bestätigte der BGH die Auffassung der Vorinstanz, wonach eine anteilige Kürzung des Gewinns dann vorzunehmen sei, wenn neben der verletzten Marke noch ein weiteres Kennzeichen auf der fraglichen Ware benutzt wurde.

Der Sache nach gibt der BGH damit den Gerichten auf, künftig möglichst genau abzuschätzen, welcher Anteil des "Verletzungsgewinns" auf die Schutzrechtsverletzung entfällt. In diese Richtung ging bereits ein Urteil des OLG Düsseldorf vom 2.6.2005 in einer patentrechtlichen Angelegenheit (Az.: I-2 U 39/03), das im Ergebnis 20 % des vom Beklagten erzielten Gewinns als Schadensersatz zuerkannte, da davon auszugehen war, dass der Gewinn neben der Schutzrechtsverletzung noch auf anderen Faktoren beruhte. Dass zu solchen Faktoren gerade auch andere, insbesondere eigene Patente des Verletzers gehören, hatte bereits das Reichsgericht in einer Entscheidung ausgesprochen (Urt. v. 15.11.1937 - I 102/37).

Ob Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken besteht, hängt maßgeblich vom Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken ab. Diese Zeichenähnlichkeit wird üblicherweise in dreifacher Hinsicht geprüft: optisch, klanglich und begrifflich. Diese drei Ähnlichkeitsgrade können zuweilen erheblich voneinander abweichen. Zum Beispiel sind die Wortmarken "WHITE" und "WEYDT" klanglich als hochgradig ähnlich, optisch und begrifflich aber als deutlich unterscheidbar anzusehen. In solchen Fällen war es bislang gängige deutsche Praxis, im Regelfall eine hinreichend Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsform genügen zu lassen (z.B. BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-FIBRAFLEX/NEURO-VIBOLEX).

Der Europäische Gerichtshof, der in markenrechtlichen Auslegungsfragen das letzte Wort hat, hat diese Sichtweise nun erheblich relativiert. In einem Urteil vom 23. März 2006 bestätigt der EuGH zwar, dass nicht auszuschließen sei, dass beispielsweise klangliche Ähnlichkeit allein die Verwechslungsgefahr begründen könne (C-206/04 P - SIR/ZIRH Tz. 21). Im Rahmen der erforderlichen umfassenden Beurteilung seien aber auch die anderen Ähnlichkeitsgrade mit zu würdigen. Damit billigte der EuGH die Entscheidung der Vorinstanz, die trotz klanglicher Ähnlichkeit zwischen den Marken "SIR" und "ZIRH" aufgrund der optischen und begrifflichen Unterschiede eine Verwechslungsgefahr verneint hatte, weil die klangliche Ähnlichkeit im Rahmen der gewöhnlichen Vertriebsweise der betroffenen Waren (Körperpflegemittel) nicht den Ausschlag gebe.

Künftig wird also bei der Beurteilung von kennzeichenrechtlichen Kollisionsfällen verstärkt auf die Art der Benutzung der jeweiligen Kennzeichen zu achten sein. Besteht nur Ähnlichkeit in einem der drei Aspekte optisch/klanglich/begrifflich, muss geprüft werden, ob dieser Aspekt in normalen Vertriebssituationen maßgeblich ist.

Seit Februar 2006 ist das neue deutsche Gentechnik-Gesetz in Kraft (BGBl. I 2005, S. 186). Anlass für die Novellierung des Gentechnik-Gesetzes war die im März 2001 beschlossene EU-Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG, die die "absichtliche" Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in die Umwelt, beispielsweise bei Freilandversuchen, regelt.

Die Vorgaben der EU-Richtlinie, dass verschiedene landwirtschaftliche Anbausysteme mit und ohne Gentechnik auf Dauer nebeneinander bestehen sollen, damit die Landwirte und Verbraucher die Wahl zwischen Produkten mit und ohne Gentechnik haben, sind auch Leitlinie des neuen Gentechnik-Gesetzes. So ist Zweck des Gesetzes gemäß § 1 Nr. 2, "die Möglichkeit zu gewährleisten, dass Produkte, insbesondere Lebens- und Futtermittel, konventionell, ökologisch oder unter Einsatz gentechnisch veränderter Organismen erzeugt und in den Verkehr gebracht werden können".

Um GVO-Einträgen und damit dem unkontrollierten Vermischen konventioneller und gentechnisch veränderter Produkte vorzubeugen, legt das Gentechnik-Gesetz besondere Pflichten für den Anbau und die Kennzeichnung fest. So ist die Einrichtung von Standortregistern vorgesehen, anhand derer sich möglicherweise Betroffene über den geplanten Anbau von gentechnisch veränderten Organismen informieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Gewährleistung der Koexistenz von konventionellen und genetisch veränderten Organismen ergreifen können, wie zum Beispiel Absprachen über den Anbau. Das neue Gentechnik-Gesetz konkretisiert ebenfalls die Kennzeichnungspflicht für genetisch veränderte Organismen. So muss beispielsweise das entsprechende Produktetikett bzw. Begleitdokument mit dem Hinweis "Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen" gekennzeichnet sein (§ 17b). Letzteres gilt jedoch nicht für Produkte, die für eine unmittelbare Verarbeitung vorgesehen sind und deren Anteil an genehmigten gentechnisch veränderten Organismen nicht höher als 0,9 Prozent liegt, sofern dieser Anteil zufällig oder technisch nicht zu vermeiden ist (§ 17b(3)).

Des Weiteren wird die Genehmigung für das Inverkehrbringen jetzt für höchstens 10 Jahre erteilt, die Verlängerung erfolgt für zehn Jahre (§ 16d).

Nicht neu geregelt wurde die Haftungsfrage, beispielsweise wenn es zu GVO-Einträgen auf konventionellen Nachbarfeldern kommt. Hier ist es bei der verschuldensunabhängigen Haftung geblieben (§ 32). Diese ist weiterhin auf 85 Millionen Euro begrenzt (§ 33).

Die deutsche Praxis gewährt für die Verwendung bekannter Stoffe im Rahmen einer neuen medizinischen Indikation Patentschutz. Üblicherweise wird die Formulierung "Verwendung von (Substanz) für ein Arzneimittel zur Behandlung von (Krankheit)" verwendet. Derartige Verwendungsansprüche wurden bisher als Verfahren angesehen, die ausdrücklich vom Schutz durch Gebrauchsmuster ausgeschlossen sind (§ 2 Nr. 3 GebrMG).

In der Entscheidung "Arzneimittelgebrauchsmuster" (Az. X ZB 7/03; GRUR 2006, 135) folgte der BGH nicht der bisher vertretenen Ansicht, sondern stellte klar, dass ein solcher Verwendungsanspruch, der im konkreten Fall lautete "Verwendung von Serin/Threonin-Proteinphosphatase-Inhibitoren für ein Arzneimittel zur therapeutischen und präventiven Behandlung arteriosklerotischer Erkrankungen", kein Verfahren im Sinne der Ausschlussbestimmung des § 2Nr. 3 GebrMG betrifft und deshalb dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich ist.

Begründet wird dies damit, dass der in § 2 Nr. 3 GebrMG verwendete Begriff "Verfahren" sich auf die herkömmliche Verfahrensdefinition bei technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes bezieht und insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren einschließt. Ein auf die Verwendung einer Substanz gerichteter Anspruch fällt nach Ansicht des BGH nicht darunter. Der BGH führt aus, dass Gegenstand des Verwendungsanspruchs die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck, und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft ist. Insofern weisen derartige Verwendungsansprüche Elemente von Erzeugnisansprüchen auf und sind wie diese durch Gebrauchsmuster schutzfähig.

Art. 52(4) EPC excludes inter alia diagnostic methods practiced on the human or animal body from patentability. For years there has been a discussion whether this provision only excludes a full and complete diagnostic method from patentability or whether preliminary steps (e. g. data acquisition via x-ray) practiced on the human or animal body are excluded from patentability already although the claim makes no direct reference to a diagnosis.

The President of the EPO referred this question to the Enlarged Board of Appeal back in 2003 and on December 16, 2005 the Board issued a decision holding that the diagnostic method patentability exclusion must be interpreted narrowly and only applies to claims directed to a full diagnostic method. (Decision G1/04)

Specifically, the Board held that for the patentability exclusion to apply a diagnostic method claim must comprise the following three elements:

a) the diagnosis to be made,

b) the preceedings steps of e. g. data acquisition which are constitutive for making the diagnosis, and

c) the specific interactions with the human or animal body which occur when carrying out the preceeding steps which are of technical nature.

This decision in principle opens the door to claims directed to data acquisition methods practised directly on the human or animal body. For example a claim merely comprising the step of x-raying the human body in a specific way without making a reference to the later diagnosis to be made should no longer be excluded from patentability under the new case law.

However, some caveats remain.

First, if the preceeding (data acquisition) step is invasive, the patentability exclusion of surgical methods will likely apply.

Second, the Board pointed to Art. 84 EPC (claim clarity) and held that any method claim must comprise all features which according to the disclosure of the application are essential for the invention. This seems to be an indication that it might not be possible to freely draft claims omitting the final diagnostic step so as to circumvent the patentability exclusion.

On the other hand the Board specifically says that intermediate findings of diagnostic relevance must not be confounded with a diagnosis for curative purposes strictu sensu (only the latter being excluded from patentability if practised on the human or animal body). This should clearly open the door to the patenting of non-invasive data acquisition methods which may later be used as a basis for a diagnosis.

The Board further clarifies that it is of no relevance for the diagnostic method patentability exclusion whether or not the presence of a medical practitioner is necessary when carrying out the method. A full diagnostic method practised on the human or animal body will therefore remain excluded from patentability even if it is possible to have e. g. laboratory personnel carrying out the method.

If you require additional information please contact Christof Keussen at

Aus einer eingetragenen Marke können nur dann dauerhaft Rechte geltend gemacht werden, wenn die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt wird. Rechtserhaltend ist eine Benutzung, die es dem Verkehr ermöglicht, die gekennzeichnete Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.

Keine rechtserhaltende Benutzung von Marken für Waren liegt vor, wenn ein Versandhändler die Marke nur in seinen Katalogen und auf seinen Versandtaschen benutzt (BGH, Az. I ZR 293/02; GRUR 2005, 1047 - Otto). Eine solche Benutzung stellt keinen ausreichend konkreten Bezug zu den einzelnen Waren her. Der Verkehr versteht eine in dieser Art benutzte Marke nicht als produktbezogene Bezeichnung, sondern nur als Unternehmenskennzeichen.

Möglich ist es aber inzwischen (EuGH, Az. C-418/02; GRUR 2005, 764 - Praktiker), Dienstleistungen des Einzelhandels direkt zu schützen. Gefordert wird lediglich eine nähere Angabe, auf welche Arten von Waren sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Zuvor war ein solcher Markenschutz für unzulässig gehalten worden (BPatG; Az. 24 W (pat) 214/01; GRUR 2003, 152 - Einzelhandelsdienstleistungen). Das BPatG war davon ausgegangen, dass der Begriff "Einzelhandel" keine selbstständigen Dienstleistungen von eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung bezeichne.

Als Reaktion auf die Entscheidung "Praktiker" teilt das DPMA mit, dass es in der Klasse 35 Formulierungen wie "Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Bekleidung" oder auch "Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25" künftig zur Eintragung zulassen werde (PMZ 2005, 405). Das DPMA hält aber an der Auffassung fest, dass Einzelhandelsdienstleistungen über den reinen Verkauf von Waren hinausgehen. Weiterhin nicht zur Eintragung zugelassen werden deswegen Formulierungen wie "Verkauf", "Vertrieb" oder "Handel mit ...".

In der Entscheidung T890/02 verneinte die technische Beschwerdekammer 3.3.8 des EPA die Neuheit des Hauptanspruchs mit der Begründung, dass eine der Entgegenhaltungen den beanspruchten Gegenstand unter Berücksichtigung einer anderen Entgegenhaltung, deren Inhalt zum allgemeinen Fachwissen gehöre, beschreibe.

Die Besonderheit bestand darin, dass das allgemeine Fachwissen nicht durch die klassischen Referenzwerke wie Enzyklopädien oder Handbücher, sondern durch Auszüge aus dem Fachmann bekannten und über elektronische Medien zugänglichen Datenbanken "EMBL Nucleotide Sequence" bzw. "ENZYME" (s. beispielsweise http://www.ebi.ac.uk/embl oder http://www.brenda.uni-koeln.de) erfolgte. Diese Datenbanken stellen neben der Sequenz weitere Daten wie die Zugriffsnummer, Stichworte und die gebräuchlichen Namen bereit und sind als Nachschlagewerk konzipiert. Dies qualifiziert diese Datenbanken in den Augen der Beschwerdekammer zu einem umfassenden Nachschlagewerk, analog einem Handbuch oder einer Enzyklopädie.

In der Entscheidung T890/02 stellt das EPA noch einmal ausdrücklich klar, dass es bei der Beurteilung für das allgemeine Fachwissen allein auf die in der EPA-Rechtsprechung aufgestellten Kriterien ankommt. Das heißt im Einzelnen:

• der Fachmann weiß, dass die Quelle die geeignete Quelle für die gewünschten Informationen ist,
• die Suche nach diesen Informationen ist nicht mit unzumutbaren Aufwand verbunden und
• die gefundenen Angaben sind einfach und eindeutig, denn sie sind ohne weitere Interpretationen verwertbar.

Diesen Kriterien genügen nach Auffassung der Kammer in der Entscheidung T890/03 auch Datenbanken wie "EMBL Nucleotide Sequence" oder "ENZYME", die keine Enzyklopädien oder Handbücher im strengen Sinn sind.