Die Entdeckung neuer und überraschender Eigenschaften eines bereits bekannten Stoffes oder Erzeugnisses kann Grundlage für eine patentierbare Erfindung bilden. Derartige Erfindungen werden üblicherweise als Verwendungsansprüche, d.h. Ansprüche, die eine „Verwendung des Stoffes X für einen bestimmten Zweck“ definieren, formuliert. Die Patentierbarkeit einer neuen und erfinderischen Verwendung eines bereits bekannten Erzeugnisses oder Stoffes wurde durch die Rechtsprechung der Große Beschwerdekammer des EPA etabliert, basierend insbesondere auf den ersten Entscheidungen für medizinische Verwendungen (G 1-7/83) als auch für nicht-medizinische Verwendungen (G 2/88 und G 6/88).

Ob diese Rechtsprechung auch auf Verfahrensansprüche anwendbar sein könnte, hat die jüngste Entscheidung T 0304/08 der Technische Beschwerdekammer 3.3.10 des EPA vom 26. August 2009 klargestellt und im Ergebnis verneint. Zu beurteilender Gegenstand des Streitpatents war ein Verfahrensanspruch mit folgendem Wortlaut: Verfahren zum Verringern von unangenehmen Gerüchen in Zusammenhang mit einem absorbierenden Wegwerfprodukt, das für die Absorption von Körperfluida gedacht ist, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst: Aufbringen einer wirksamen Menge eines oberflächenaktiven Mittels, das ein hydrophil-lipophiles Gleichgewicht (HLB) von weniger als 12 aufweist, auf ein absorbierendes Produkt vor seiner Verwendung, wobei das oberflächenaktive Mittel wirksam ist, um den Geruch von Urin zu verringern; wobei das absorbierende Produkt ein wasserquellbares, im Allgemeinen wasserunlösliches absorbierendes Hydrogel-Polymer-Material umfasst.

In erster Instanz hatte die Einspruchsabteilung zunächst die Auffassung vertreten, dass das beanspruchte Verfahren neu sei, weil kein älteres Dokument das Merkmal „zum Verringern von unangenehmen Gerüchen in Zusammenhang mit einem absorbierenden Wegwerfprodukt“ offenbarte. In den Entscheidungsgründen verwies die Einspruchsabteilung unter Bezugnahme auf die Richtlinien im Europäischen Patentamt indirekt auf die Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 zu Verwendungsansprüchen.

Dem wollte die Beschwerdekammer in nächster Instanz nicht folgen. Die Beschwerdekammer vertrat in ihrer Entscheidung T 0304/08 die Auffassung, dass das beanspruchte Verfahren, das sich von den in einem älterenDokument beschriebenen Verfahren allein in dem Merkmal „zum Verringern von unangenehmen Gerüchen in Zusammenhang mit einem absorbierenden Wegwerfprodukt“ unterschied, nicht neu sei. Sie hatte sich dabei von der Überlegung leiten lassen, dass sich die in den erwähnten Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 zu Verwendungsansprüchen aufgestellten Kriterien nicht auf Verfahrensansprüche übertragen lassen. Das las die Beschwerdekammer bereits aus der Entscheidung G 2/88 heraus, in der unter Ziffer 5.1 betont wird, dass Verwendungsansprüche, d.h. die Verwendung eines Gegenstandes zur Erzielung einer „Wirkung“ und Verfahrensansprüche, insbesondere zur Herstellung eines „Erzeugnisses“, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Auch schweigen sich beide Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 zu Verfahrensansprüchen mit Zweckangabe aus und gehen allein auf die neue Zweckangabe bekannter Stoffe ein, die als technisches Merkmal bei der Frage der Neuheit von Verwendungsansprüchen mit zu berücksichtigen ist. Da das beanspruchte Verfahren des Streitpatents ohne dem Zweckmerkmal „zum Verringern von unangenehmen Gerüchen in Zusammenhang mit einem absorbierenden Wegwerfprodukt“ aus dem Stand der Technik bekannt war, die bekannten Verfahren aber auch für diesen Zweck geeignet waren, sah die Beschwerdekammer das Verfahren im Ergebnis nicht mehr als neu an.

Im Patentrecht versteht man unter Reach-Through-Ansprüchen Patentansprüche, die zukünftige Erfindungen erfassen, die jedoch vom Offenbarungsgehalt der Anmeldung nicht gedeckt sind. Im Rahmen der seit 1983 bestehenden „dreiseitigen Zusammenarbeit“ des europäischen, japanischen und des US-Patentamts stimmte man sich 2001 in Bezug auf die Behandlung von Reach-Through-Ansprüchen ab, um eine weitestgehende Harmonisierung zu erreichen (Trilateral Project B3b, 2001, „Report on Comparative study on biotechnology patent practices Theme: Comparative study on „reach-through claims“). Im Ergebnis wurde übereinstimmend beschlossen, dass Ansprüche im Wesentlichen nur für das möglich sein sollen, was explizit in der Anmeldung beschrieben ist.

Wie die Praxis zeigt, wird diese restriktive Linie beim Umgang mit Reach-Through-Ansprüchen von den Patentämtern einschließlich des Europäischen Patentamts konsequent umgesetzt. Ein Beleg dafür ist die jüngste Entscheidung T 1063/06 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 des EPA vom 3. Februar 2009. Gegenstand der Anmeldung war ein Anspruch mit folgendem Wortlaut: „Verwendung von Verbindungen, welche auch in der Lage sind, die lösliche Guanylatcyclase unabhängig von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe zu stimulieren, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Angina pectoris, Ischämien und Herzinsuffizienz“.

Die Anmeldung selbst offenbarte nur in den Unteransprüchen strukturell definierte Verbindungen mit den gewünschten Eigenschaften, auf die sich die Anmelderin jedoch nicht beschränken wollte, um den entsprechenden Einwand der mangelnden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) auszuräumen. Man beanspruchte folglich nicht weniger als alle in Zukunft noch zu identifizierenden Verbindungen mit den gewünschten Eigenschaften. In Ermangelung jeglicher Auswahlregeln für die Verbindungen in der Streitanmeldung und ohne Rückgriffsmöglichkeit auf bekanntes Fachwissen müssten Dritte demnach zuerst die gewünschten Verbindungen selbst entdecken, um die erfindungsgemäße Arzneimittelverwendung umzusetzen. Nach Auffassung des EPA war der Anspruch nichts anderes als ein Versuch, Patentschutz für Arzneimittelverbindungen mit erhoffter Funktion und damit für eine nicht fertige Erfindung zu erhalten. Der Anspruch scheiterte damit an Art. 83 EPÜ. Die Entscheidung T 1063/06 ordnet sich nahtlos in die etablierte Rechtsprechung zu Reach-Through Ansprüchen ein (s. auch Zeitschriftenartikel „Reach-Through Ansprüche“ im Downloadbereich).

Seit der Entscheidung „unberechtigte Schutzrechtsverwarnung“ des Großen Zivilsenates für Zivilsachen des BGH (Beschl. v. 15.7.2005 – GSZ 1/04) haben die deutschen Gerichte ihre Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nach und nach verschärft und dadurch die Sorgfaltsanforderungen bei Äußerungen über vermeintliche Verletzungen Immaterialgüterrechte angehoben (vgl. nur letzten Beitrag v. 11.11.2009). Bislang offen war die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf Abmahnungen anzuwenden ist, die sich auf das UWG stützen, etwa im Bereich des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes (§ 4 Nr. 9 UWG, s. z. B. Beitrag v. 5.10.2009). 

Das OLG Stuttgart hat sich nun dafür ausgesprochen, die Grundsätze der unberechtigten Abnehmerverwarnung auch für den Bereich des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes anzuwenden. Damit hat sich das Gericht nicht nur gegen das Landgericht Stuttgart als Vorinstanz, sondern auch gegen bedeutende Kommentarliteratur gewandt (z. B. Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 12 Rn. 1.70). In seiner ausführlichen Begründung hob das Oberlandesgericht maßgeblich darauf ab, dass eine Abmahnung im Anwendungsbereich des § 4 Nr. 9 UWG einen ähnlich schwer wiegenden Eingriff für den Inverkehrbringer des angegriffenen Produkts bedeute wie eine Verwarnung aus einem Schutzrecht.

Für die Praxis hat das die zuweilen eminent wichtige Bedeutung, dass der Abgemahnte oder sein Lieferant nicht nur mit einer negativen Feststellungsklage, sondern im Wege der einstweiligen Verfügung gegen die Abmahnung vorgehen kann. Das kann für so manches Geschäft einen  entscheidenden Zeitvorteil bringen.

Im Absatzwettbewerb ergeben sich zugkräftige Verkaufsargumente der besonderen Art zuweilen daraus, dass man Konkurrenzprodukte dem Verdacht der Schutzrechtsverletzung aussetzt. Am deutlichsten geschieht das durch eine „Abnehmerverwarnung“, mit der Unterlassungsansprüche gegenüber dem Kunden des Wettbewerbers geltend gemacht werden. Werden hierbei allerdings relevante Punkte verschwiegen, kann sich eine solche Abmahnung als unzulässig erweisen (s. Beitrag v. 1.12.2008). Aber auch ein weniger scharfes Hinweisschreiben kann rechtswidrig sein, und zwar schon dann, wenn es die Schutzrechtslage nicht unbedingt falsch, aber zu pauschal darstellt (s. Beitrag v. 26.8.2009).

Die Grenze zwischen zulässigen und unzulässigen Äußerungen verläuft auf einem schmalen Grat, wie ein aktuelles Urteil des OLG Düsseldorf zeigt. Darin ging es um eine E-Mail eines Softwareanbieters an einen von ihn umworbenen Kaufinteressenten, in der von einer „klaren Linie“ des Gesetzgebers die Rede war, wonach die Weitergabe von Software ohne Genehmigung des Rechteinhabers unzulässig sei. Dies spielte natürlich auf ein Konkurrenzprodukt an und verschwieg, dass es im Fall der Erschöpfung keiner Genehmigung bedarf (zur Erschöpfung s. Beitrag v. 6.11.2009). Damit war die Aussage für sich genommen pauschal und missverständlich genug, um die Konkurrenzsoftware – möglicherweise unberechtigt – zu diskreditieren.

Dennoch wies das OLG den Verfügungsantrag des solchermaßen einer Rechtsverletzung geziehenen Wettbewerbers zurück, ohne der Frage nachzugehen, ob in seinem Fall Erschöpfung in Betracht kam und somit die Aussage nur falsch verstanden werden konnte (Urt. v. 1.9.2009 -I -20 U 89/09). Es liege weder eine unwahre Tatsachenbehauptung noch eine Verunglimpfung oder eine Irreführung vor, sondern nur eine „massive“ und „pointierte“ Äußerung einer Rechtsansicht. Hierbei ging das Gericht davon aus, dass die Aussage über die (angeblich) „klare Linie“ im Rahmen einer bereits mit dem Kunden entbrannten Diskussion über die Zulässigkeit es Erwerbs gebrauchter Software-Lizenzen fiel. Dieser Bezug zu einer bereits laufenden Diskussion war für das Gericht entscheidend. Es ließ ausdrücklich offen, ob seine Beurteilung derselben Aussage ohne einen solchen Bezug anders zu beurteilen wäre.

Damit hat das OLG Düsseldorf die Gefahr erkannt, dass Schutzrechtsfragen bei solchen Verhandlungen möglicherweise gar nicht mehr zur Sprache kommen würden, wenn jede einzelne Aussage auf die Waagschale der Zulässigkeit geworfen würde. Gewiss ist es sinnvoll, reine Werbebehauptungen strenger zu beurteilen als einzelne Meinungsäußerungen im Rahmen einer bereits laufenden Diskussion über Rechtsfragen.

Der urheberrechtliche Erschöpfungstatbestand setzt dem Gesetzeswortlauf nach das Vorliegen eines Vervielfältigungsstücks des Werks voraus. Ist dieses mit Zustimmung des Rechteinhabers in der EU oder dem EWR durch Veräußerung in den Verkehr gelangt, kann sich dieser dem weiteren Vertrieb dieses Vervielfältigungsstücks nicht widersetzen (§ 17 Abs. 2 UrhG; für Software: § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG).

Seitdem urheberrechtlich geschützte Werke über das Internet per Download vertrieben werden, ist in der Diskussion, wie es sich hierbei mit Erschöpfung verhält. Die Tendenz der Gerichte geht dahin, die Erschöpfung in solchen Fällen zu verneinen, wie aktuelle Entscheidungen zeigen.

So versagte das OLG Frankfurt einem Beklagten die Prozesskostenhilfe, der von Microsoft wegen des unautorisierten Vertriebs von Echtheitszertifikaten für Software belangt worden war. Die Verteidigung sei aussichtslos, so das OLG, denn auch wenn die Zertifikate dem Erwerber den Download der Software ermöglichten, seien sie nicht als Werkstück zu behandeln. Der Download sei eine Vervielfältigungshandlung, für die Erschöpfung nicht möglich sei (Beschl. v. 12.5.2009 – 11 W 15/09).

Dem pflichtete das OLG Düsseldorf bei in einem Fall, in dem es nicht um Downloads, sondern um Software ging, die ausschließlich vorinstalliert auf Rechnern vertrieben wurde. Die Erwerber fertigten befugtermaßen Sicherungskopien an, löschten die Installation auf ihrem Rechner und übergaben die Sicherungskopien einem Händler zum Weitervertrieb. Während das Landgericht dieses Vertriebsmodell für zulässig erachtete, erließ das OLG eine Verbotsverfügung. Nach traditionellem Verständnis ziele das Rechtsinstitut der Erschöpfung darauf ab, dass die freie Zirkulation einer einmal regulär veräußerten Ware nicht durch Urheberrechte behindert wird. Danach müsse der Rechteinhaber nur die Weiterveräußerung der Computer mit den Erstinstallationen, nicht aber den isolierten Vertrieb von Softwarekopien dulden (Urt. v. 29.6.2009 – I-20 U 247/08).

In einer weiteren Entscheidung ließ das LG Berlin den Erschöpfungsgrundsatz beim Musikvertrieb über das Internet nicht durchgreifen. Zur Begründung verwies die zuständige Zivilkammer auf die Frankfurter Entscheidung sowie darauf, dass die E-Commerce-Richtlinie eine Erschöpfung nur an materiell verkörperten Vervielfältigungsstücken vorsehe. Es sei daher auch möglich, den Weitervertrieb in AGB zu untersagen (Urt. v. 14.7.2009 – 16 O 67/08).

In europaweit ausgetragenen Patentverletzungsstreitigkeiten erfreut sich der „italienische Torpedo“ immer wieder großer Beliebtheit. Dabei handelt es sich um eine von einem vermeintlichen Patentverletzer in Italien angestrengte Klage, mit der er die Feststellung durch das italienische Gericht begehrt, dass er ein bestimmtes ausländisches Patent nicht verletze (negative Feststellungsklage). Ruft dann der Gegner seinerseits in dem Land, in dem das Patent Gültigkeit hat, ein Verletzungsgericht an, ist diese Verletzungsklage nach der Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 44/2001) auszusetzen. Damit ist der Verletzungsprozess auf Jahre hinaus „lahmgelegt“, weil und soweit die italienischen Gerichte ihrem Ruf gerecht werden, Gerichtsprozesse nicht allzu schnell zu betreiben, sofern sie der Kläger nicht dazu drängt. Auf die Zulässigkeit und Begründetheit der italienischen Klage kommt es dabei nicht an.

Bei alledem ist wichtig, dass der italienische Torpedo dem italienischen Gericht vorliegt, bevor der Gegner seine Verletzungsklage eingereicht hat. Eine Partei, die sich durch drei europäische Patentanmeldungen in Gefahr wähnte, wollte nun besonders schnell sein und reichte ihre negative Feststellungsklage bereits während des Patenterteilungsverfahrens beim Tribunale di Milano ein. Der denkbar breite Klageantrag denkbar breit dahin, dass keine ihrer „Aktivitäten“ in Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden und Spanien das Patent und daraus abgeleitete Schutzrechte verletzen würden.

Mit diesem Torpedo setzte man sich dann gegen eine später beim Landgericht Düsseldorf eingereichte Verletzungsklage zur Wehr. Diese Verletzungsklage war auf deutsche Teile von europäischen Patenten gestützt worden, die auf Teilanmeldungen erteilt wurden, deren Stammanmeldung in der Mailänder Klageschrift genannt war.

Indessen wiesen Landgericht und Oberlandesgericht Düsseldorf dieses Aussetzungsbegehren zurück. Die vom OLG Düsseldorf angegebene Begründung geht im Kern dahin, dass dann, wenn das Mailänder Gericht zeitnah nach Einreichung der Klage – also noch vor Patenterteilung – darüber entschieden hätte, dies keine Entscheidung über die Verletzung erteilter Patente hätte sein können. Also könne der italienische Prozessgegenstand nicht derselbe sein, um den es in Düsseldorf geht, nämlich die Verletzung – erteilter – Patente. Daran ändere sich auch dadurch nichts, dass das italienische Verfahren sich bis über die Patenterteilung hinaus verzögert, zumal die Feststellungsklage danach nicht auf diesen Umstand angepasst worden war. Nach den „Vorfahrtsregeln“ der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 sei daher eine Aussetzung des Düsseldorfer Verletzungsverfahrens nicht geboten (Beschl. v. 20.7.2009 – I-2 W 35/09).

Die Begründung hebt also nicht darauf ab, dass die Düsseldorfer Klageschutzrechte nicht ausdrücklich im italienischen Verfahren genannt waren. Sie geht generell dahin, dass ein italienischer Torpedo nicht vor der Patenterteilung gezündet werden kann, was natürlich zu begrüßen ist.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Patenten stellt sich oftmals die Frage, wie mit Dokumenten aus dem Stand der Technik umzugehen ist, deren offenbarte Lehre nicht funktionsfähig erscheint. Ein aktuelles Nichtigkeitsurteil des Xa. Zivilsenats des BGH zeigt anschaulich, wie mit solchen Entgegenhaltungen zu verfahren ist: Bei der Neuheitsprüfung spielt die Frage der Funktionsfähigkeit keine Rolle, während sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dazu führt, dass eine nicht funktionsfähige Lehre vollständig außer Betracht zu bleiben hat.

Konkret ging es um die Herstellung von Kunststoffbauteilen mit Hohlräumen. Das angegriffene Streitpatent schützte eine Lehre, bei der eine gute Oberflächenqualität des Werkstücks dadurch erreicht wird, dass der Austreibphase ein solches Gegendruckprofil entgegen gesetzt wird, dass in der Angussöffnung einen Pfropfen entsteht. Abgesehen von dieser Erzeugung eines Gegendruckprofils fanden sich alle Merkmale des geschützten Gegenstands in einer vorveröffentlichten französischen Patentschrift wieder.

Das Bundespatentgericht erklärte das Streitpatent für nichtig. Denn für den Fachmann liege es nahe, die Lehre der französischen Druckschrift so abzuwandeln, dass zwangsläufig ein Gegendruckprofil entstehe. Zudem gehe die Propfenbildung auch aus einer US-Patentschrift hervor.

Der in der Berufung vom BGH hinzugezogene Sachverständige kam dann aber zu dem Ergebnis, dass das in der französischen Veröffentlichung beschriebene Verfahren nicht funktionieren könne. Es sei aus der Metallformung entnommen worden, könne aber auf die Kunststofftechnik wegen der andersartigen Viskositätsverhältnisse nicht übertragen werden. – Damit war die Prüfung für den BGH beendet. Anders als das Patentgericht zog er keine denkbaren Überlegungen des Fachmanns oder Kombinationen mit anderen Offenbarungen in Betracht. Denn der Fachmann würde die mangelnde Funktionstüchtigkeit spätestens beim Versuch der Nacharbeitung bemerken und dann das französische Dokument in Gänze verwerfen.

Bei der Neuheitsprüfung allerdings spielten nach der Prüfungssystematik des BGH die Mängel der Vorveröffentlichung noch keine Rolle. Das leuchtet ein, denn wenn der Gegenstand des Streitpatents seinerseits nacharbeitbar ist, dann muss er mindestens ein Merkmal enthalten, dass ihn vom funktionsunfähigen Stand der Technik unterscheidet.

Für die künftige Praxis ist von besonderer Bedeutung, dass erst die Einschätzung des Gutachters dem Patentinhaber auf die Erfolgsspur verhalf. Unter dem seit einem Monat geltenden neuen Verfahrensrecht für Nichtigkeitssachen werden gerichtliche Sachverständige in der Berufungsinstanz nicht mehr – wie bisher – regelmäßig hinzugezogen werden (s. Beitrag vom 1.10.2009). Vielmehr müssen Fragen wie die Nacharbeitbarkeit einer vorveröffentlichten Lehre grundsätzlich in der ersten Instanz geklärt werden. Das bedeutet für die Parteien in solchen Fällen einen Mehraufwand an Versuchen und Begutachtungen, um die technischen Richter der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts zu überzeugen.

Mit Beschluss vom 21. April 2009 bestätigte das Landgericht Potsdam (Az.: 5 T 263/09) die Entscheidung eines Insolvenzgerichts, einem Schuldner die Restschuldbefreiung zu verweigern, weil dieser im Eröffnungsverfahren eine ihm gehörende eingetragene Marke verschwiegen hatte.

Der Insolvenzschuldner war geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH, die unter der Marke ein Arzneimittel vermarktet hatte, für das sie auch die Zulassung besaß. Nachdem der Schuldner einen Insolvenzantrag für sich selbst gestellt hatte, gab er im Fragebogen über seine Vermögensverhältnisse an, dass keine immateriellen Vermögensgegenstände vorhanden seien. Als wenige Wochen später aber ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet wurde und sich ein Investor für deren Geschäftsbetrieb interessierte, übertrug der Schuldner diesem die Marke unentgeltlich, um den Geschäftsabschluss zu fördern.

Diese Übertragung unterlag zwar der Insolvenzanfechtung, jedoch ließ sich der Insolvenzverwalter sein Anfechtungsrecht für 5.000 € abkaufen. Im Verhalten des Schuldners sah er nur eine lässliche Sünde. Ein Insolvenzgläubiger stellte jedoch den Antrag, dem Schuldner wegen grob fahrlässiger Verletzung seiner Mitwirkungspflichten die Restschuldbefreiung zu versagen. Der Schuldner verteidigte sich damit, dass er die Marke zunächst schlicht vergessen habe. Es handele sich auch gar nicht um einen „Vermögenswert“, so dass er sie nicht hätte offenbaren müssen. Zudem sei die Marke ohne die Arzneimittelzulassung wertlos gewesen.

Weder das Amts- noch das Landgericht ließen ihm dies durchgehen. Sie stellten klar, dass eingetragene Marken zu den Vermögensgegenständen gehören, die ein Insolvenzschuldner von sich aus anzugeben habe. Ob das Recht im Einzelfall wertlos ist oder nicht, liegt nicht im Ermessen des Schuldners. Wenn der Schuldner die Marke zunächst tatsächlich vergessen hatte, so hätte sie später offenbaren statt übertragen müssen.

Die Entscheidung wirkt auf den ersten Blick etwas harsch, zumal dem Schuldner keine bösen Absichten unterstellt werden können und es am Ende auch nicht zu einer Schädigung seiner Gläubiger gekommen ist. Auf den zweiten Blick ist jedoch sehr zu begrüßen, dass die Gerichte sich strikt weigerten, geistige Eigentumsrechte als eine Art „Vermögen zweiter Klasse“ zu behandeln, mit dem man es nicht so genau nehmen müsste.

Der BGH hat in den zurückliegenden Jahren wiederholt betont, dass die Verletzungsgerichte in Patentsachen die Auslegung der Patentansprüche nicht einem Gerichtsgutachter überantworten dürfen (s. unser Beitrag v. 26.11.2008). Die Patentauslegung ist Rechtsfrage und kann damit nicht Beweisthema sein; nur die Tatsachengrundlagen der Anspruchsauslegung können ggf. Gegenstand einer Beweisaufnahme sein (also z. B. Fragen „des Vorverständnisses der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen oder die Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen sowie die methodische Herangehensweise dieser Fachleute“, s. BGH, Urt. v. 23.10.2007 - X ZR 275/02).

Prozessual hat das zur Folge, dass die Verletzungsgerichte nicht jedem Beweisantrag zur Anspruchsauslegung stattgeben müssen. – In diesem Sinne beschied das Bundesverfassungsgericht einem im Patentstreit unterlegenen Kläger abschlägig (Nichtannahmebeschl. v. 7.10.2009 – 1 BvR 178/09). Dieser hatte Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil die Instanzgerichte den von ihm zur Anspruchsauslegung beantragten Sachverständigenbeweis nicht erhoben hatten. Zwar könne in einem Übergehen eines erheblichen Beweisangebots eine Versagung des grundgesetzlich gewährten „Anspruchs auf rechtliches Gehör“ (Art. 103 Abs. 1 GG) liegen. Ob die Beweisfrage aber überhaupt erheblich sei, unterliege der rechtlichen Bewertung des Verletzungsrichters, die wiederum dem Beweis entzogen ist.

Das hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Sachvortrag im Patentverletzungsprozess. Eine Anspruchsauslegung kann nicht als solche unter Beweis gestellt werden. Vielmehr müssen Einzeltatsachen konkret dargelegt und mit Beweisantritten unterfüttert werden. Wer ein Gericht, das den eigenen Standpunkt nicht zugetan ist, zur Beweisaufnahme zwingen will, muss ihm verdeutlichen, dass es auf solche Tatsachen entscheidend ankommt. Besonders sind diese Punkte bei der Vorlage von Privatgutachten zu beachten. Ein Gericht muss nicht bereits deshalb in eine Beweisaufnahme eintreten, weil es dem Auslegungsergebnis eines Privatsachverständigen nicht folgen will.

Unter Markenanmeldern erfreuen sich gemeinhin solche Marken besonderer Beliebtheit, deren Schutzfähigkeit eher zweifelhaft ist. Eine Kategorie solcher Marken sind Wortmarken, die aus zwei schutzunfähigen Begriffen gebildet sind. Mit dem Argument, der auf diese Weise erfundene Gesamtbegriff sei lexikalisch nicht nachweisbar und besitze somit Unterscheidungskraft, wird dann der Weg durch die Instanzen des Anmeldeverfahrens beschritten.

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist das aber nicht ohne weiteres erfolgversprechend. Denn danach muss sich aus der Verbindung der für sich genommen schutzunfähigen Begriffe ein „zusätzliches Merkmal“ aufweisen, um dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verleihen (EuGH, Urt. v. 19.9.2002 – C-104/00 – Companyline).

Dass die Schwelle dafür nicht immer unerreichbar hoch liegen muss, zeigt ein aktueller Beschluss eines Markensenats des Bundespatentgerichts. Darin ging es um das Markenwort „ALLWASTE“, das u. a. für Pumpen angemeldet war, für welche die Markenbestandteile „ALL“ und „WASTE“ beschreibend sind. Im Gegensatz zu den Markenprüfern des Deutschen Patent- und Markenamts befand das Gericht den Gesamtbegriff für schutzfähig  (Beschl. v. 28.5.2009 – 28 W (pat) 9/09).

Das erforderliche „zusätzliche Merkmal“ erblickte das Gericht in der Wortstruktur. Hierbei sei entscheidend, ob das Markenwort in seiner Wortstruktur von den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten des einschlägigen Produktsektors abweiche oder in dieser Hinsicht den allgemeinen Branchengepflogenheiten entspreche. Der Senat vermisste in der schlagwortartigen Aussage des Begriffs „ALLWASTE“ als „jeglicher Abfall, sämtlicher Müll“ eine hinreichend präzise Beschreibung relevanter Produktmerkmale. Auch sei der Wortstruktur eine „gewisse Prägnanz“ nicht abzusprechen.

Das entscheidende Moment in diesem Fall dürfe gewesen sein, dass im technischen Bereich der Pumpen eher präzise Ausdrucksweise üblich ist und somit ein gewisses Maß an Schwammigkeit als „zusätzliches Merkmal“ genügen kann. Bei der Beurteilung ist also ein Blick in die Bezeichnungsgewohnheiten der jeweiligen Branche zu werfen. Insgesamt bleiben solche Markenanmeldungen aber Gratwanderungen mit immer wieder ungewissem Ausgang, wie dieser Fall zeigt.

Wer von seinem Wettbewerber wegen eines UWG-Verstoßes eine Abmahnung ins Haus geschickt bekommt, hat eine kurze Überlegungsfrist, um über die Abgabe einer Unterlassungserklärung zur Vermeidung eines Gerichtsverfahrens zu entscheiden. Mit einer solchen Unterlassungserklärung ist eine Vertragsstrafe für den Fall einer Zuwiderhandlung zu versprechen. Ebenso kann derjenige, dem eine auf Unterlassung gerichtete einstweilige Verfügung zugestellt wird, binnen kurzer Frist überlegen, ob er nicht eine Abschlusserklärung abgibt, um einem Hauptsacheprozess aus dem Weg zu gehen. Bei Verstößen gegen das gerichtliche Verbot drohen dann Ordnungsmittel, also Ordnungsgeld und Ordnunghaft.

Solche Unterlassungs- und Abschlusserklärungen binden den Erklärenden dauerhaft. Er kann sich grundsätzlich nicht durch Kündigung o. dgl. von ihr lösen.

Nun kann sich die die Rechtslage, zumal im Wettbewerbsrecht, immer wieder ändern. So schaffte der Gesetzgeber im Zuge der UWG-Novelle von 2004 das Verbot von Sonderverkaufsveranstaltungen ab. Für solche Gesetzesänderungen ist anerkannt, dass sich der derjenige, der aus veralteten Unterlassungstiteln, Unterlassungserklärungen oder Abschlusserklärungen verpflichtet ist, davon lösen kann.

Allerdings kann sich die Rechtslage auch dadurch ändern, dass sich nicht das Gesetz, sondern die höchstrichtliche Rechtsprechung zu einer bestimmten Rechtsfrage ändert. So hatte der BGH beispielsweise im Jahr 2006 seine Rechtsprechung zur Laienwerbung, wonach eine besonders hohe Werbeprämie als solche bereits zur Unzulässigkeit führe, ausdrücklich aufgegeben (Urt. v. 6.7.2006 – I ZR 145/03 – Kunden werben Kunden). Ob auch in diesen Fällen eine Lösungsmöglichkeit von alten Verpflichtungen besteht, ist bislang umstritten gewesen.

Der BGH hat sich nun für eine Lösungsmöglichkeit auch in diesen Fällen ausgesprochen (Urt. v. 2.7.2009 – I ZR 146/07 – Mescher weis). Er verwies auf § 10 UKlaG (Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstöße), der im AGB-Recht eine solche Möglichkeit ausdrücklich vorsieht. Zudem sei es unangemessen, vom Verpflichteten die Befolgung eines überholten Verbots zu verlangen, während seine Wettbewerber dieselbe Werbemaßnahme oder sonstige geschäftliche Handlung ungehindert durchführen könnten. Deshalb begründe eine „höchstrichterliche Leitentscheidung, nach der das untersagte Verhalten eindeutig als rechtmäßig zu beurteilen wäre … ebenso wie eine Gesetzesänderung als Einwendung i. S. des § 767 ZPO“, mit der sich ein Schuldner gegen einen rechtskräftigen gerichtlichen Unterlassungstitel verteidigen kann.

In analoger Weise könnten, so der BGH, Abschlusserklärungen eingeschränkt oder aber ausgelegt werden, so dass eine Lösungsmöglichkeit besteht. Zu Unterlassungserklärungen nahm das Gericht nicht ausdrücklich Stellung, weil es in dem konkret entschiedenen Fall nicht um eine solche ging. Doch steht zu erwarten, dass diese nicht anders zu behandeln, geeignet formulierte Vorbehalte in den Erklärungen also fortan zulässig sind.

Mit Entscheidung vom 17.9.2009 (Xa ZR 2/08 – MP3-Player-Import) hat der BGH ein Urteil des OLG Düsseldorf aufgehoben, das sich für eine weit gehende Haftung von Spediteuren in patentrechtlichen Grenzbeschlagnahmefällen aussprach (s. dazu Beitrag v. 31.3.2008). Allerdings erfolgte die Aufhebung aus formalen Gründen. In der Sache bestätigte der BGH den strengen Haftungsmaßstab des Düsseldorfer Patentsenats:

Zwar sei dem Spediteur selbst keine unmittelbare Benutzung etwaig patentverletzender Gegenstände vorzuwerfen. Haftungsbegründend sei jedoch auch – so der Xa. Zivilsenat unter ausführlicher Erläuterung der Rechtsprechung der für gewerblichen Rechtsschutz zuständigen BGH-Senate – eine Mitverursachung einer fremden Benutzungshandlung, wenn ein besonderer Zurechnungsgrund vorliege. Einen solchen Grund sah der BGH im Streitfall im Verhalten des Spediteurs. Nachdem dieser durch die Zollbeschlagnahme konkrete Anhaltspunkte für eine Patentverletzung erhalten habe und seine Rückfragen an den Auftraggeber unbeantwortet blieben, hätte er entweder selbst für eine patentrechtliche Überprüfung der Ware sorgen oder aber sie zur Vernichtung freigeben müssen. Im letzteren Fall läuft der Spediteur natürlich Gefahr, gegenüber dem Auftraggeber zu haften, falls die Ware doch nicht rechtsverletzend ist. Doch dieses Problem ist – so die Konsequenz des jetzigen Urteils – kein Grund dafür, den Spediteur von jeglicher Mitverantwortung zu befreien.

Zur Aufhebung kam es gleichwohl deshalb, weil der BGH es als nicht ordnungsgemäß festgestellt ansah, dass die beschlagnahmten MP3-Player tatsächlich dem Klagepatent unterfielen. Das führte aber nicht zur Klageabweisung, sondern nur dazu, dass die Vorinstanz diese Frage noch einmal prüfen und ggf. Beweis erheben muss. Soweit die sich die Patentverletzung aber auch in diesem Punkt bestätigt wird, bleibt es bei dem Ergebnis, dass das OLG bereits gefunden hatte.

Nach dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit ist die Nachahmung von Produkten, die nicht durch Schutzrechte geschützt sind, grundsätzlich zulässig. Nur ausnahmsweise, wenn besondere, eine Unlauterkeit begründende Umstände vorliegen, greift der „ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz“ (§ 4 Nr. 9 UWG) ein, so dass der Vertrieb solcher Nachahmungen verboten werden kann.

Bei Nachbauten technischer Produkte sind die Gerichte mit solchen Verboten besonders zurückhaltend, um nicht abseits technischer Schutzrechte Monopole für technische Lösungen zu schaffen. Die Rechtsprechung unterscheidet hierbei zwischen „technisch notwendigen“ und lediglich „technisch bedingten“ Merkmalen. An ersteren kann von vornherein kein Schutz begründet werden, an letzteren nur ausnahmsweise (zu den Einzelheiten s. Beitrag v. 22.10.2007 ab „Das „Gartenliege“-Urteil berührt noch einen anderen wichtigen Aspekt …“).

Dem folgend, haben Landgericht und Oberlandesgericht Köln eine Klage abgewiesen, mit der die Nachahmung eines Ausbeinmessers für Schlachter angegriffen worden war. Die Klägerin selbst hatte ihre Messergestaltung als eine für den Gebrauchszweck „optimale Merkmalskombination“ bezeichnet, und unstreitig waren beim angegriffenen Messer ausschließlich technische Merkmale übernommen worden. Somit folge, so das OLG, die klägerische Gestaltung nur technischen Notwendigkeiten, so dass ein Verbot ausscheide.

Der BGH ließ die Revision dagegen zu, hob das Berufungsurteil auf und verwies die Sache an das OLG Köln zurück (Urt. v. 2.4.2009 – I ZR 199/06 – Ausbeinmesser). Hierbei griff er den Hinweis der Klägerin auf eine Vielzahl von Konkurrenzprodukten mit abweichenden Gestaltungen auf, den er als Beleg dafür ansah, dass auch andere Gestaltungen marktgängig sein müssten. Soweit die klägerische Gestaltung als demgegenüber optimal bezeichnet würde, sei ein so großer technischer Vorsprung, dass Gestaltungsabweichungen für Nachahmer unzumutbar sei, nicht festgestellt.

Ferner wies der BGH darauf hin, dass bei identischen Übernahmen grundsätzlich die Gefahr einer Herkunftstäuschung bestehe. Etwaig abweichende Herkunftskennzeichnungen, also i. e. L. auf den Produkten angebrachte Marken, und Unterschiede bei den Farbgebungen könnten sich dann nicht entscheidend auswirken, weil der Verkehr dann immer noch von Lizenzprodukten ausgehen könne.

Als Konsequenz dieses Urteils ist zu erwarten, dass die Instanzgerichte 1:1-Nachahmungen technischer Produkte nun wieder kritischer beurteilen werden, nachdem sich im zurückliegenden Jahrzehnt eine deutliche Lockerung abgezeichnet hatte.

Obwohl nach Abschluss eines Nichtigkeisberufungsverfahrens vor dem BGH beide Parteien für einen Streitwert von 2,5 Mio. € ausgesprochen haben, hat der BGH den höchstmöglichen Gebührenstreitwert von 30 Mio. € festgesetzt (Beschl. v. 28.7.2009 – X ZR 153/04 – Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Hintergrund war, dass aus dem Patent eine Zahlungsklage von über 32 Mio. € wegen Verletzung des Streitpatents anhängig war.

An sich ist die Entscheidung folgerichtig. Denn es ist langjährige Praxis, dass der Streitwert für ein Nichtigkeitsverfahren im Allgemeinen dem Wert des Streitpatents entspricht, den es bei Einreichung der Klage bzw. Berufung hatte (BGH, Beschl. v. 11.10.1956 - I ZR 28/55; BPatG, Beschl. v. 4.11.1986 - 2 Ni 29/85; BGH, Beschl. v. 12.7.2005 – X ZR 56/04). Hierfür sei, so der BGH, der Streitwert der bezifferten Verletzungsklage der „einzige substanzielle Anhaltspunkt“. Soweit die Klageforderung nicht berechtigt sein sollte, sei das nicht im Verfahren über die Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren zu klären. Von einem „Phantasiewert“ im Verletzungsverfahren könne schon wegen der Pflicht des Klägers, abhängig vom angegebenen Streitwert einen Gerichtskostenvorschuss einzuzahlen, nicht ausgegangen werden.

Allerdings beträgt bei einem solchen Streitwert der vom Nichtigkeitskläger bei Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens zu leistende Gerichtskostenvorschuss allein schon über 400.000 €. Die von der unterlegenen Partei zu tragenden gesamten gesetzlichen Gebühren für beide Nichtigkeitsinstanzen liegen im Millionenbereich. Es ist klar, dass solche Summen so manchen davon abhalten werden, überhaupt eine Nichtigkeitsklage einzureichen. Die Parteien des Verfahrens verwandten sich daher auch deshalb für einen niedrigeren Streitwert, weil sie eine „prohibitive Wirkung“ solcher Streitwertfestsetzungen befürchteten.

Der BGH ließ jedoch nicht mit sich reden. Der Gefahr einer unangemessenen wirtschaftlichen Belastung sei mit einem Antrag auf Streitwertherabsetzung zu begegnen. Außerhalb dessen, so will der BGH wohl verstanden werden, sei für Billigkeitserwägungen kein Raum. Wie ernst es ihm damit ist, zeigt sich daran, dass ein Leitsatz zu der Entscheidung verfasst wurde, wonach „die Klagesumme einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelmäßig in voller Höhe zu berücksichtigen“ ist.

Der Beschluss und sein Leitsatz beziehen sich zwar ausdrücklich nur auf die bezifferte Verletzungsklage. Es ist aber davon auszugehen, dass der BGH die Dinge bei unbezifferten Klagen, insbesondere Unterlassungsklagen, so viel anders nicht sehen wird. Das Kostenrisiko für Patentnichtigkeitsverfahren ist also virulent. Man kann ihm ausweichen, indem man gegen problematische Patente vorsorglich Einspruch erhebt. In Einspruchsverfahren sind die Gebühren deutlich niedriger (Europäisches Patentamt: 670 €; DPMA: 200 €), und es gibt regelmäßig keine Kostenerstattung (zu den weiteren Vorteilen des Einspruchs gegenüber der Nichtigkeitsklage s. Beitrag v. 4.1.2008).

Mit dem heutigen Tag sind durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz eine Reihe wichtiger Änderungen von Gesetzen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Kraft getreten:

Die für die Unternehmenspraxis wohl bedeutendsten Neuerungen betreffen das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG):

• Das Schriftformerfordernis für Erfindungsmeldungen und andere Erklärungen nach dem ArbEG ist durch die Textform ersetzt worden. Die Mitteilungen können nun also auch als E-Mails übersandt werden.
• Der Arbeitgeber ist von seiner Obliegenheit zur fristgemäßen Inanspruchnahme entbunden. Von nun an gehen die Rechte an einer Diensterfindung auf den Arbeitgeber über, wenn er sie nicht binnen vier Monaten nach Meldung ausdrücklich frei gibt.
• Die Unterscheidung zwischen unbeschränkter und beschränkter Inanspruchnahme entfällt.

• Das Verfahren der ersten Instanz wird gestrafft. Insbesondere gelten Verspätungsregeln, aber auch eine Hinweispflicht des Patentgerichts.
• Die zweite Instanz ist komplett umgestaltet worden. Der BGH als Berufungsgericht führt im Grundsatz nur noch eine Rechtskontrolle durch. Neue Tatsachen können die Parteien nur unter den Einschränkungen in das Verfahren einführen, die auch in der ZPO für das Berufungsverfahren gelten. Die Möglichkeiten des beklagten Patentinhabers, sich mit neuen Antragsfassungen zu verteidigen, stark eingeschränkt. Voraussichtlich wird der BGH künftig also nicht mehr regelmäßig einen gerichtlichen Sachverständigen hinzuziehen, so dass auch das Problem der Befangenheitsanträge gegen diese Gutachter entschärft wird (s. dazu Beitrag v. 21.8.2007). Die Weichen für den Prozesserfolg werden stärker als bisher in der ersten Instanz gestellt.

Im Markenrecht betreffen wichtige Änderungen zweiseitige Verfahren:

• Widersprüche gegen Marken mit Anmeldetag ab 1. Oktober 2009 können nicht mehr nur auf eingetragene Marken, sondern auch auf geschäftliche Bezeichnungen, also insbesondere Unternehmenskennzeichen wie Firmenschlagwörter, und Benutzungsmarken gestützt werden. Außerhalb der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit können Widersprüche aus Rechten an bekannten Zeichen auch auf Unlauterkeitsmomente gestützt werden. In diesen Punkten wird das deutsche Widerspruchsverfahren an das gegen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen vor dem HABM angeglichen.
• In allen zweiseitigen Verfahren, also auch in Löschungsverfahren, kann eine Partei erzwingen, dass die zweite Instanz (Erinnerungsverfahren) übersprungen wird.

Weitere Änderungen verschiedener Gesetze betreffen eine Reihe verschiedener Verfahrensfragen. Beispielsweise wird ein das Verfahren über Anträge auf Erteilung von Zwangslizenzen nach der EG-Verordnung 816/2006 (über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen in der öffentlichen Gesundheit) über einen neuen § 85a PatG in das Nichtigkeitsverfahren eingebettet.

Auch bei den Gebühren gibt es einige Änderungen. Insbesondere werden für deutsche Patentanmeldungen Anspruchsgebühren für den elften und jeden weiteren Patentanspruch eingeführt, die allerdings mit 20 € pro Anspruch vergleichsweise moderat ausfallen (vgl. das EPO: Beitrag v. 30.1.2008).

In den USA war ein Verfahren bislang dann dem Patentschutz zugänglich, wenn es zu einem nützlichen, greifbaren und konkreten Egebnis führte („useful, tangible, and concrete result“). Für Geschäftsmethoden konnte nach diesem Kriterium Patentschutz erlangt werden.

Der Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) hat vor einiger Zeit entschieden, dass diese Grenze zu weit sei. Bei einem Verfahren sei stattdessen zu prüfen, ob es entweder an eine spezifische Vorrichtung gebunden sei oder ob es mit der Umwandlung eines Produkts in einen anderen Zustand oder in eine andere Sache einhergehe („machine-or-transformation-test“). Nur wenn das Verfahren eine der beiden Bedingungen erfülle, sei es dem Patentschutz zugänglich (CAFC, Entsch. v. 30.10.2008 – In Re Bilski). Reine Geschäfsmethoden sind danach vom Patentschutz ausgeschlossen. Die Sache ist derzeit in letzter Instanz beim U.S. Supreme Court anhängig. Eine Entscheidung wird für 2010 erwartet.

Das US-Patentamt hat am 24. August 2009 eine neue Interims-Richtlinie für die Prüfung erlassen. Bis zur endgültigen Entscheidung durch den U.S. Supreme Court soll die Prüfung sich nach der Bilski-Entscheidung des CAFC richten.

Nach dem Machine-or-Transformation-Test sind auch reine Softwarepatente vom Patentschutz ausgenommen. Allerdings greift der Ausschluss, wie in der Interims-Richtlinie ausführlich dargelegt ist, bereits dann nicht mehr ein, wenn ein zentraler Schritt des Software-Verfahrens unter Verwendung eines Mikroprozessors durchgeführt wird. Software-Verfahren können in den allermeisten Fällen so formuliert werden können, dass sie diesem Kriterium genügen. Die Prüfungspraxis in Bezug auf Softwarepatente ändert sich durch die Interims-Richtlinie nur geringfügig.

Wer im geschäftlichen Verkehr fälschlich behauptet, er besäße bestimmte Schutzrechte, kann von Wettbewerbern wegen unlauterer Irreführung auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Dies ergibt sich neuerdings ausdrücklich aus § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG, war aber auch seit langem anerkannte Rechtsprechung zum Irreführungstatbestand des UWG. Das gilt namentlich für das Symbol „®“ („R im Kreis“), mit dem die Existenz einer eingetragenen Marke und Berechtigung daran signalisiert wird (z. B. BGH, Urt. v. 14.12.1989 - I ZR 1/88 – Baelz), aber z. B. auch für Hinweise auf „Patente“, die sich noch im Anmeldungsstadium befinden (z. B. LG Düsseldorf, Urt. v. 31.7.2008 4b O 210/07 – Polyurethan-Matratze).

Im Fall des Symbols „®“ bei Marken kommt es mitunter vor, dass die verwendete Marke von der eingetragenen Form abweicht. In einem nun vom BGH entschiedenen Fall hatte das OLG Karlsruhe als Vorinstanz eine solche Abweichung für unschädlich gehalten, denn der Verkehr würde lediglich über das genaue Aussehen der Marke getäuscht, und dies sei wettbewerblich nicht relevant.

Dies hielt der Revision vor dem BGH nicht stand. Der BGH wies darauf hin, dass unter den Umständen des Falls das abweichende Zeichen ganz bewusst und deshalb gewählt worden sein müsse, weil sich der Benutzer davon einen Vorteil verspräche. In diesem Fall ließ der BGH keinen Raum für eine Relevanzprüfung (Urt. v. 26.2.2009 – I ZR 219/09 – Thermoroll). Unschädlich sei eine Abweichung dann, wenn sich der kennzeichnende Charakter gegenüber der Markeneintragung nicht ändere. Das sei im entschiedenen Fall zu verneinen. Das in der benutzten Marke „Thermoroll®“ gegenüber der Markeneintragung „Termorol“ hinzugefügte „l“ verändere die Aussprache und das hinzugefügte „h“ verstärke die Anlehnung an das Präfix „Therm-“ als Hinweis auf „Wärme“, so dass der Verkehr nicht mehr dieselbe Marke wahrnehme.

Die BGH-Entscheidung unterstreicht, dass bei Schutzrechtshinweisen und insbesondere bei Verwendung des „®“ genau darauf zu achten ist, dass die Benutzung mit der Schutzrechtseintragung übereinstimmt. Allenfalls bei Vorliegen triftiger Gründe sind Abweichungen denkbar.

Eine Abmahnung wegen (vermeintlicher) Schutzrechtsverletzung ist unzulässig, wenn sie unbegründet ist oder sich wegen ihres sonstigen Inhalts als unzulässig erweist (BGH, Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93 – Abnehmerverwarnung; Beschl. v. 15.7.2005 – GSZ 1/04 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; s. a. Beitrag v. 1.12.2008).

Der BGH war nun mit einem Fall befasst, in dem es nicht um eine Abmahnung, sondern um ein allgemeines Hinweisschreiben ging. Ein Industrieverband hatte die gewerblichen Kunden seiner Mitglieder per Rundschreiben darauf hingewiesen, dass die Benutzung einer bestimmten Maschine eines Wettbewerbers in Schutzrechte eingreifen könne. Etwaige Haftungsfolgen der Kunden bei Benutzung der Maschine wurden erwähnt. Hingegen wurde nicht darüber aufgeklärt, unter welchen Voraussetzungen – sprich: bei welcher Betriebsweise der fraglichen Maschine – es zur Schutzrechtsverletzung kommen kann.

Besonders an dieser Pauschalität nahm der BGH Anstoß (Urt. v. 15.1.2009 – I ZR 123/06 – Fräsautomat). Er teilte die Einschätzung der Vorinstanzen, dass die Kunden durch das allgemein gehaltene Schreiben veranlasst werden könnten, lieber gleich vom Erwerb der Maschine abzusehen, um Haftungsfolgen von vornherein auszuweichen. Da das Gerät aber unstreitig auch in nicht verletzender Weise benutzt werden kann, sei das nicht mehr von den Interessen der Schutzrechtsinhaber gerechtfertigt. Folglich stufte der BGH den Versand des – objektiv richtigen – Schreibens als unzulässige Absatzbehinderung ein (§ 4 Nr. 10 UWG).

Damit hat der BGH den Anwendungsbereich seiner Rechtsprechung zu unzulässigen Abmahnungen deutlich ausgeweitet. Für die Zulässigkeit einer Äußerung über eine etwaige Schutzrechtsverletzung kommt es nicht darauf an, ob sie in eine förmliche Abmahnung (mit ausdrücklicher Geltendmachung von Unterlassungs- und ggf. weiteren Rechtsansprüchen und Androhung gerichtlicher Schritte) eingekleidet ist, sondern welche Wirkungen von ihr zu erwarten sind.

Im Register des DPMA war seit 1996 der bekannte Legostein mit Befestigungsnoppen auf der Oberseite als dreidimensionale Marke für die Ware „Spielbausteine“ registriert. Es gingen mehrere Löschungsanträge gegen die Marke ein. Die Form des Legobausteins sei ausschließlich durch die technische Funktion bestimmt und deswegen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen. Das Bundespatentgericht ist dem gefolgt und hat die Marke gelöscht.

Der BGH hat dies nun bestätigt (Beschl. vom 16. Juli 2009 – I ZB 53/07 und 55/07 – Legostein). Die Merkmale des eingetragenen Legostein erschöpften sich in einer Quaderform, auf deren Oberseite Befestigungsnoppen angeordnet seien. Die Quaderform könne als Grundform eines Spielbausteins nichts zur Schutzfähigkeit beitragen. Die Befestigungsnoppen seien ein Element des Lego-Klemmsystems. Die Form der Befestigungsnoppen sei daher alleine durch die technische Funktion vorgegeben. Damit sei die Marke insgesamt nicht schutzfähig.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster stehen nach der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) grundsätzlich dem Entwerfer oder seinem Rechtsnachfolger zu. Als einzige Ausnahme von diesem Grundsatz sieht die Verordnung vor, dass die Rechte von Designs, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seiner Aufgaben schafft, von vornherein dem Arbeitgeber zustehen.

Vielfach entstehen neue Designs jedoch nicht in Arbeits-, sondern in Auftragsverhältnissen, bei denen ein Unternehmen einen Designauftrag an einen oder mehrere externe Designer vergibt. Vor allem dann, wenn für die Designleistung ein Entgelt gezahlt wird, stellt sich die Frage, ob dann nicht ebenfalls die Rechte von Anfang an dem Auftraggeber zustehen sollen.

Der EuGH hat diese Frage nun verneint (Urt. v. 2.7.2009 – C 32/08 – FEIA). Denn aus der Entstehungsgeschichte der GGV ergebe sich, dass Auftragsarbeiten gerade nicht mit Arbeitsverhältnissen gleichgestellt werden sollten. Der EuGH lehnte es auch ab, in der Frage der Rechtsinhaberschaft an Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf das nationale Recht einzelner Mitgliedstaaten, etwa das Spaniens, das in dieser Frage Auftragsarbeiten wie Arbeitsverhältnisse behandelt, zurückzugreifen. Denn die GGV wolle einen gemeinschaftsweit einheitlichen Schutz schaffen.

Allerdings weist der EuGH darauf hin, dass es im Rahmen von Auftragsverhältnissen möglich sei, eine vertragliche Übertragung der Rechte an den Auftraggeber vorzusehen. Aus dem Entscheidungskontext ist zu schließen, dass dies auch im Vorwege, d. h. vor der Schaffung des Designs, durch Vorausverfügung möglich ist. Ob ein Vertrag im Einzelfall so auszulegen ist, habe das nationale Gericht zu beurteilen.

Wie im Beitrag vom 7. August 2008 erläutert, weigerte sich der deutsche Zoll bislang, auf Grenzbeschlagnahmenanträge hin tätig zu werden, die sich auf IR-Marken stützen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt war. Denn die für die Grenzbeschlagnahme einschlägige Produktpiraterieverordnung setzt ihrem Wortlaut nach eine „richtige“ Gemeinschaftsmarke voraus.

Auf Vorlage des Finanzgerichts München entschied der EuGH nun kurz und knapp, dass es wegen der gebotenen Gleichstellung von IR-Marken mit Gemeinschaftsmarken „zwingend“ sei, die Grenzbeschlagnahme auch aufgrund von IR-Marken durchzuführen (Urt. v. 2.7.2009 – C 302/08). Die bislang bestehende Rechtsunsicherheit über einen vermeintlichen Nachteil von IR-Marken ist damit beseitigt.

Auf seinem Weg vom Hersteller zum Endkunden durchläuft ein Produkt häufig mehrere Handelsstufen. Verletzt das Produkt ein Schutzrecht, so werden neben dem Hersteller alle beteiligten Händler zum Schutzrechtsverletzer. Der Schutzrechtsinhaber kann vom Hersteller und auf jeder Handelsstufe verlangen, dass die Verletzungshandlungen für die Zukunft eingestellt werden. Nicht abschließend geklärt war bislang, von wem und in welcher Höhe der Schutzrechtsinhaber in einer solchen Verletzerkette Schadensersatz verlangen kann.

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass ein Verletzer dem Schutzrechtsinhaber den durch schuldhafte Verletzungshandlungen entstandenen Schaden ersetzen muss, wobei es insbesondere zulässig ist, den Schaden anhand des vom Verletzer erzielten Gewinns zu ermitteln und Herausgabe des Gewinns zu verlangen. Keine Voraussetzung für diese Art der Schadensberechnung ist es, dass der Schutzrechtsinhaber denselben Gewinn ebenfalls hätte erzielen können. Es ist also möglich, dass der Schutzrechtsinhaber infolge der unbefugten Verwertung seines Schutzrechts einen höheren Gewinn erzielt, als er ohne die Rechtsverletzung erzielt hätte.

Zum Schadensersatz in der Verletzerkette hatte das OLG Hamburg in einem urheberrechtlichen Fall entschieden, dass der Schadensersatzanspruch durch die Inanspruchnahme des Herstellers erschöpft sei. Die zusätzliche Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auf nachfolgenden Handelsstufen sei ausgeschlossen. Der BGH folgt diesem Ansatz nicht (Urt. v. 14.05.2009, I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl). Es widerspreche dem der Herausgabe des Verletzergewinns zugrunde liegenden Rechtsgedanken, wenn einzelne Verletzer innerhalb einer Verletzerkette ihren durch die Verletzung eines Schutzrechts erzielten Gewinn behalten dürften. Jeder Verletzer müsse deswegen seinen gesamten Gewinn auskehren.

Bei uneingeschränkter Anwendung dieser Rechtsprechung stünde der Schutzrechtsinhaber in vielen Fällen erheblich besser, als wenn er selbst das Produkt vertrieben hätte. Zwar sei dies im Grundsatz nicht zu beanstanden, die Besserstellung gehe aber dann zu weit, wenn der Hersteller seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den Rechtsinhaber Schadensersatz geleistet habe. In diesem Umfang sei der Verletzergewinn aufgezehrt. Der Hersteller kann also Schadensersatzzahlungen, die er gegenüber seinen Abnehmern geleistet hat, auf den Schaden, den er dem Schutzrechtsinhaber zu ersetzen hat, anrechnen. 

Die Patentfähigkeit einer Erfindung setzt insbesondere voraus, dass die Erfindung gegenüber dem „Stand der Technik“ neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Den „Stand der Technik“ bilden dabei alle Kenntnisse, die am Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Zusätzlich muss Neuheit gegenüber dem Inhalt bereits zuvor eingereichter Patentanmeldungen gegeben sein, dies jedoch nur, soweit diese älteren Patentanmeldungen veröffentlicht werden.

In einem Einspruchsverfahren gegen ein deutsches Patent hat sich der Einsprechende auf eine solche ältere Anmeldung berufen. Allerdings war diese Voranmeldung nicht als solche veröffentlicht worden, sondern es war daraus ein Gebrauchsmuster abgezweigt worden. Der Einsprechende argumentierte, ab Eintragungstag des Gebrauchsmusters hätte jedermann per Akteneinsicht in die Gebrauchsmusterakte Kenntnis von der älteren Patentanmeldung und ihrem Inhalt nehmen können. Damit sei die ältere Patentanmeldung auch veröffentlicht worden.

Der zuständige Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts ließ das in seiner unter dem Stichwort „Heizungsanlage“ ergangenen Leitsatzentscheidung (Beschl. v. 5.3.2009 – 12 W (pat) 348/03) nicht gelten. Bereits aus dem Wortlaut des einschlägigen § 3 Abs. 2 PatG ergebe sich, dass es nicht auf eine irgendwie geartete Veröffentlichung des Inhalts der Patentanmeldung ankomme, sondern dass eine Veröffentlichung der Patentanmeldung „als solche“ gemeint sei. Auch der Gesetzeszweck spreche gegen die Argumentation des Einsprechenden. Der liege darin, einen Doppelschutz ein und derselben Erfindung durch zwei Patente zu verhindern. Eine Doppelpatentierung sei aber nicht mehr zu befürchten, wenn die ältere Patentanmeldung vor ihrer Veröffentlichung zurückgenommen worden ist. Ein Doppelschutz durch ein Patent einerseits und ein Gebrauchsmuster andererseits hingegen werde vom Gesetz akzeptiert.

Ist eine Marke an sich nicht eintragungsfähig, etwa weil es an Unterscheidungskraft fehlt, so kann die Eintragung dennoch möglich sein, wenn die Marke bereits in einem so erheblichen Umfang benutzt worden ist, dass der Verkehr sie ohnehin einem bestimmten Unternehmen zuordnet. Diese „Verkehrsdurchsetzung“ muss der Anmelder im Eintragungsverfahren nachweisen.

Nun stellt sich oft erst nach der Einreichung der Markenanmeldung heraus, dass dieser Nachweis zu erbringen ist, nämlich dann, wenn der Markenprüfer Einwendungen gegen die Schutzfähigkeit erhoben hat. Hat der Anmelder dann kein Nachweismaterial parat, etwa Umfragegutachten aus der Zeit vor dem Anmeldetag, dann steht er vor dem Problem, die Verkehrsbekanntheit seiner Marke an einem zurückliegenden Tag nachträglich belegen zu müssen.

Da das praktisch unmöglich ist, lässt das deutsche Markenrecht auch solche Belege gelten, die die Bekanntheit erst zu einem späteren Zeitpunkt beweisen. Wird die Verkehrsdurchsetzung auf diesem Weg nachgewiesen, dann muss sich der Anmelder allerdings mit einer „Zeitrangverschiebung“ abfinden, d. h. als Anmeldetag gilt nicht d tatsächliche Datum der Einreichung der Anmeldeunterlagen, sondern der Tag, für den die Verkehrsdurchsetzung festgestellt werden konnte (§ 37 Abs. 2 MarkenG). Die Marke hat dann gegenüber etwaigen zwischenzeitlich erworbenen Kennzeichenrechten das Nachsehen. Immerhin aber haben Anmelder die Möglichkeit, das Anmeldeverfahren verfahrensökonomisch zu betreiben. Sie sind nicht gezwungen, im Vorhinein die Kosten für die Beweissammlung aufzuwenden.as 

Bei Gemeinschaftsmarken hingegen besteht ein solcher Zwang. Denn die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) sieht eine Zeitrangverschiebung nicht vor. Es muss also vor der Anmeldung entschieden werden, ob die Belege für eine etwaig geforderte Verkehrsdurchsetzung beschafft werden sollen. Das ist besonders deshalb problematisch, weil meist die Verkehrsdurchsetzung für die gesamte EU nachgewiesen werden muss, was entsprechende Kosten verursacht.

Ein Gemeinschaftsmarkenanmelder hielt das für unsachgemäß und beschritt den gesamten Instanzenzug bis hoch zum EuGH – mit durchaus beachtlichen Argumenten. So sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung vor, dass eine Gemeinschaftsmarke, die nachträglich mit einem Löschungsantrag angegriffen werde auch damit verteidigt werden kann, dass Verkehrsdurchsetzung erst für einen Zeitpunkt nach dem Anmeldetag nachgewiesen wird (Art. 52 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009). Auch habe es der EuGH bei der Beurteilung von Markenkollisionen für zulässig gehalten, Umstände aus dem Zeitraum nach dem Kollisionszeitpunkt heranzuziehen (Urt. v. 27. April 2006 – C 145/05 – Levi Strauss). Anzufügen ist, dass selbst bei der rechtserhaltenden Benutzung Umstände aus der Zeit nach dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum eine Rolle spielen können (Beschl. v. 27.1.2004 – C 259/02 – La Mer Technology).

In Markenstreitfällen kommt es nicht selten vor, dass der Markeninhaber gegen eine Zeichenbenutzung vorgeht, die schon vor der Anmeldung der Klagemarke begonnen hat. Nach deutscher Praxis spielt diese Vorbenutzung im Grundsatz keine Rolle, soweit es um die Pflicht zur Unterlassung der künftigen Zeichenbenutzung geht. Der belangte Zeichenbenutzer muss also sein Zeichen aufgeben, obwohl er die Benutzung früher als der Markeninhaber begonnen hat. Allenfalls beim Schadensersatz kann es Abstriche geben, weil und soweit dem Vorbenutzer kein Verschuldensvorwurf gemacht werden kann (BGH, Urt. v. 26.02.1971 - I ZR 67/69 – Oldtimer).

In anderen Rechtsordnungen ist diese Vorbenutzungsproblematik anders gelöst. So beschränkt z. B. in der Schweiz Art. 14 des dortigen Markenschutzgesetzes (MSchG) die Verbietungsrechte von Markeninhabern allgemein auf erst nach der Markenanmeldung begonnene Zeichenbenutzungen (sog. „Weiterbenützungsrecht“).

Die gemeinschaftsrechtlichen Regelungen zum Markenrecht (Gemeinschaftsmarkenverordnung, GMV und Markenrechtsrichtlinie, MRRL) entsprechen der deutschen Gesetzeslage, sehen also kein Vorbenutungs- oder Weiterbenutzungsrecht, sondern nur einen Tatbestand der „Bösgläubigkeit“ vor. Ist eine Markenanmeldung „bösgläubig“ erfolgt, liegt hierin ein absolutes Eintragungshindernis. In diesem Rahmen spielt die Frage der Vorbenutzung eine Rolle, wobei ihr in der Praxis der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten allerdings sehr unterschiedliches Gewicht verliehen wurde. So wurden in Deutschland etwa die Anforderungen an die Bösgläubigkeit relativ hoch angesetzt, und eine Vorbenutzung konnte nur einer von mehreren zu berücksichtigen Umständen sein. In Schweden hingegen hat man der Vorbenutzung ein solches Gewicht beigemessen, dass der Tatbestand der Bösgläubigkeit einem Vorbenutzungsrecht stark angenähert war.

In seinem Urteil „Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli“ vom 11. Juni 2009 hat der EuGH nun zu diesem Fragenkomplex Stellung genommen (Az.: C 529/07). Danach kann eine Bösgläubigkeit des Anmelders nicht allein damit begründet werden, dass er am Anmeldetag bereits von dem vorbenutzten und später angegriffenen Zeichen wusste. Damit ist implizit gesagt, dass die Vorbenutzung als solche in keinem Fall dem Verletzungsvorwurf entgegen gehalten werden kann. Im Gegenteil, nach dem EuGH ist es ein „berechtigtes Ziel“, wenn die Marke angemeldet wird, um eine ganz bestimmte, bekannt gewordene Zeichenbenutzung nachträglich zu unterbinden, wenn diese Zeichenbenutzung noch nicht lange andauert. Das ist eine klare Absage an das Schweizer Modell des Art. 14 MSchG. Im deutschen wie auch im europäischen Markenrecht wird es also weiterhin kein Vorbenutzungsrecht geben, auch nicht als Richterrecht.

Hingegen ist, so der EuGH, von Bösgläubigkeit auszugehen, wenn sich herausstellt, dass der Markenanmelder tatsächlich keinerlei Benutzungsabsicht hatte. Das entspricht der bisherigen deutschen Praxis (BGH, Urt. v. 23. 11. 2000 – I ZR 93/98 – Classe E).

Im Übrigen soll die Beurteilung der Bösgläubigkeit von den zahlreichen Umständen des konkreten Einzelfalls abhängen. So pflichtet der EuGH seiner Generalanwältin darin bei, dass auch die Art der Marke eine Rolle spielen kann. Im Streitfall ging es um eine 3D-Marke für eine Warengestaltung, es ist also die Gestaltungsfreiheit beim Produktdesign berührt, was für eine besonders kritische Prüfung der Bösgläubigkeit spricht. Auch die Dauer der Vorbenutzung soll eine Rolle spielen können. Der EuGH nennt hierbei allerdings als zusätzliche Anforderung, dass das vorbenutzte Zeichen „in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt“. Ein gradueller Schutz ist dem Markenrecht bislang fremd, so dass wohl spätere Entscheidungen zeigen müssen, was genau sich dahinter verbirgt.

Wer sich in Deutschland gegen eine Patentverletzungsklage mit dem Einwand zur Wehr setzen möchte, das Klagepatent sei nicht schutzfähig, muss dazu Einspruch einlegen oder eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht anstrengen. Denn das deutsche Patentverfahrensrecht sieht für den Streit um die Patentverletzung und den um die Patentfähigkeit verschiedene Verfahrensarten mit jeweils eigenen Instanzenzügen vor. Dabei kann es vorkommen, das Verletzungsverfahren vor dem Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren abgeschlossen wird. Der Verletzungsbeklagte kann also rechtskräftig verurteilt worden sein, obwohl noch die Möglichkeit besteht, dass sich das Klagepatent als schutzunwürdig erweist und rückwirkend wirkungslos wird.

Für diese Fälle ist anerkannt, dass der Verletzungsbeklagte mit einer Restitutionsklage eine Aufhebung des rechtskräftigen Verletzungsurteils erreichen kann. Allerdings muss dieses Wiederaufnahmeverfahren binnen eines Monats ab Kenntnis von der Rechtskraft der Entscheidung im Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden.

Das OLG Düsseldorf hatte nun über einen Fall zu befinden (Urt. v. 26.3.2009 – 2 U 41/08 – Tintenflüssigkeitsbehälter), in dem eine Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) die vorausgegangene Einspruchsentscheidung aufgehoben und die Sache an die Einspruchsabteilung als Vorinstanz mit der Maßgabe zurückverwiesen hatte, das Streitpatent in erheblich eingeschränkter Fassung aufrecht zu halten. Mit Blick auf diesen Teilwiderruf wurde Restitutionsklage eingereicht, allerdings drei Monate nach Verkündung der Beschwerdekammerentscheidung, gegen die dann auch noch ein Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer des EPA gemäß Art. 112a des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) anhängig war.

Bei der Frage, ob die Monatsfrist eingehalten ist, hatte das OLG Düsseldorf eine Reihe von Fragen zu beantworten:

1. Ist die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer der Abschluss des Einspruchsverfahrens, obwohl die Kammer das Verfahren an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hatte? – Das OLG Düsseldorf bejahte dies, denn nach dem Verfahrensrecht des EPÜ hatte die Einspruchsabteilung nur noch Formalien abzuwickeln und nicht erneut in eine Prüfung der Schutzfähigkeit einzutreten, nachdem die Kammer die zu erteilende Fassung vorgegeben hatte.
2. Kann von Rechtskraft der Beschwerdekammerentscheidung gesprochen werden, obwohl noch das Überprüfungsverfahren läuft? – Auch dies wurde vom OLG bejaht. Denn der Überprüfungsantrag schiebe die Rechtskraft nicht hinaus, sondern führe – im Erfolgsfall – zur Durchbrechung der Rechtskraft des Entscheids der Technischen Beschwerdekammer. Damit sieht das OLG Düsseldorf das mit dem EPÜ 2000 (s. Beitrag v. 28.08.2007) neu eingeführte Überprüfungsverfahren vor der Großen Beschwerdekammer ebenfalls als ein Wiederaufnahmeverfahren an.
3. Tritt die Rechtskraft mit Verkündung der Entscheidung der Beschwerdekammer ein oder erst mit der Zustellung der Entscheidung in Schriftform? – Diese Frage stellt sich bei Teilvernichtungen von Patenten deshalb, weil die Begründungserwägungen der teilvernichtenden Entscheidung Auslegungsmittel für die Bestimmung des Schutzbereichs des Patents sein können. Erst bei Vorliegen der Begründung können sich die Beteiligten also ein Bild über den Schutzumfang machen und beurteilen, ob eine Restitutionsklage angezeigt ist. Im Streitfall jedoch hielt das OLG Düsseldorf die Verkündung der Entscheidung für maßgeblich, da die verkündete Entscheidung auch Änderungen von Beschreibung und Zeichnungen, also der eigentlichen Auslegungsmittel, vorgab. In diesem Fall sei, so das OLG, die schriftliche Entscheidung kein Auslegungsmittel mehr.
4. Genügt die Kenntnis der beteiligten Anwälte im Beschwerdeverfahren vor dem EPA, um die Wiederaufnahmefrist in Gang zu setzen? – Auch dies bejahte das OLG. Die an der mündlichen Verhandlung beim EPA beteiligten Anwälte müssen ihren Mandanten also zügig von der verkündeten Entscheidung informieren, damit zeitig über die Erhebung der Restitutionsklage entschieden werden kann.

Alles in allem legt das OLG Düsseldorf also eher strenge Maßstäbe an. Der frühest mögliche Zeitpunkt, zu dem der Teilwiderruf feststeht, ist entscheidend.

Der Durchsetzung von Patenten können kartellrechtlich Grenzen gesetzt sein. Solche Fälle sind selten, da Beschränkungen der Ausschließlichkeitsrechte, die Patente ihrer Natur nach gewähren sollen, nur unter außergewöhnlichen Umständen gerechtfertigt sind. Es ist jedoch eine Zunahme solcher Fallkonstellationen zu beobachten, insbesondere wenn der Patentschutz Normierungen oder Schnittstellendefinitionen erfasst. Stellt sich in solchen Fällen die Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs etwa als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, so kann der in Anspruch genommene Patentbenutzer eine kartellrechtliche Zwanglizenz verlangen. Der Patentinhaber verliert hierdurch zwar sein Monopol, weil er Drittbenutzungen des Patentgegenstandes dulden muss. Er ist jedoch nicht gänzlich rechtlos gestellt, weil ihm als Entgelt Lizenzgebühren zustehen. Dieser kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gem. Art. 82 EG oder §§ 19, 20 GWB ist unabhängig von den Voraussetzungen der patentrechtlichen Zwangslizenz (§ 24 PatG), also insbesondere Berührung des öffentlichen Interesses oder Vorliegen einer abhängigen Erfindung.

Der Kartellsenat des BGH hat in seiner Entscheidung „Orange-Book-Standard“ vom 6. Mai 2009 (Az.: KZR 39/06) dazu Stellung genommen, wie der Patentbenutzer diesen Kartellrechtseinwand geltend machen kann:

• Zunächst einmal ist es nicht erforderlich, dass er von sich aus ein Kartellverfahren beim Kartellamt oder vor Gericht einleitet. Es kann eine Patentverletzungsklage abgewartet werden, gegen die der Einwand dann zur Verteidigung vorgebracht wird.
• Allerdings muss der Patentbenutzer dem Patentinhaber zuvor ein annahmefähiges Vertragsangebot für einen Lizenzvertrag unterbreitet haben. Das Angebot muss also ausformuliert und rechtlich bindend sein. Welchen inhaltlichen Anforderungen das Angebot zu genügen hat, lässt der BGH weit gehend offen. Doch weist er zur Höhe der Lizenzgebühr darauf hin, dass sie offen gelassen werden kann, wenn dem Patentinhaber die Bestimmung der Höhe nach billigem Ermessen überlassen wird (unter Vorbehalt der gerichtlichen Nachprüfung auf Unbilligkeit, § 315 BGB).
• Darüber hinaus muss der Patentbenutzer den angebotenen Vertrag auch bereits dann erfüllen, wenn ihn der Patentinhaber noch nicht angenommen hat, also insbesondere die Lizenzgebühren abrechnen und ggf. hinterlegen. Ist die Höhe der Lizenzgebühren im Vertragsangebot offen gelassen worden, sind jedenfalls ausreichende Mindestbeträge zu hinterlegen.

Die letztgenannte Bedingung klingt etwas ungewöhnlich, ist aber sinnvoll, damit der Patentinhaber nicht das Insolvenzrisiko des Patentbenutzers trägt. Außerdem bestünde sonst für jeden Patentbenutzer ein Anreiz, es auf einen Verletzungsprozess ankommen zu lassen.

Wer sich also gegenüber einem Patent mit einem Kartellrechtseinwand verteidigen will, muss nicht aktiv ein Verfahren anstrengen, darf aber auch nicht völlig inaktiv bleiben.

Zum 1. Juli 2009 tritt das Europäische Patentübereinkommens (EPÜ) für die Republik San Marino in Kraft. Europäische Patentanmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden, schließen automatisch die Benennung von San Marino ein.

Dem EPÜ gehören nach der Erweiterung 36 Vertragsstaaten an. Die bisherigen Vertragsstaaten waren die Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, Kroatien, Mazedonien, die Schweiz und die Türkei.

Nicht selten kommt es vor, dass eine Markenanmeldung vom DPMA zurückgewiesen wird, obwohl eine in jeder Hinsicht vergleichbare Marke bereits im Register eingetragen ist. In der bis 2005 geltenden internen Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts zur Prüfung von Marken hieß es dazu, der Prüfer solle in seinem Bescheid auf die frühere Eintragung hinweisen und die Abweichung von der früheren Beurteilung begründen. Unabhängig davon sei es an den Abteilungsleitern und Gruppeleitern, eine einheitliche Beurteilung sicherzustellen. In den aktuellen Prüfungsrichtlinien ist dieser Passus entfallen und es heißt nun, jede Anmeldung sei ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall, für den aus vergangenen Eintragungen nichts hergeleitet werden könne. Die Hemmschwelle der Markenprüfer, von einer früheren Eintragungspraxis abzuweichen, scheint seitdem gesunken zu sein. Teilweise entstand der Eindruck, dass die Prüfungspaxis des DPMA keine einheitliche Linie mehr erkennen lasse.

Die Senate des BPatG waren nicht in der Lage, eine gemeinsame Position zu diesem Problem zu entwickeln. Der 29. Senat nahm deswegen die Zurückweisung der für Postdienstleistungen angemeldeten Marke „Schwabenpost“ zum Anlass für eine Vorlage an den EuGH. Der Anmelder hatte sich auf den Standpunkt gestellt, es seien mindestens vierzehn vergleichbar gebildete Zeichen für die Deutsche Post AG und andere Unternehmen eingetragen. Im Einklang mit den aktuellen Prüfungsrichtlinien hatte das DPMA die Markenanmeldung zurückgewiesen, ohne sich mit diesem Argument auseinanderzusetzen.

Der EuGH stellte dazu klar (verbundene Rechtssachen C-39/08 und C-43/08), dass sich für das Amt aus einer Voreintragung keine Bindung für spätere Markenanmeldungen ergibt. Dies ist selbstverständlich, denn anderenfalls könnte eine zu Unrecht ergangene Entscheidung beliebig viele weitere rechtswidrige Entscheidungen nach sich ziehen. Jedoch, so der EuGH weiter, müsse das Amt „die zu ähnlichen

Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht“.

Das BPatG hat jetzt (Beschl. v. 01.04.2009 - 29 W (pat) 13/06), die Sache „Schwabenpost“ an das DPMA zurückverwiesen mit der Maßgabe, einen diesen Anforderungen genügenden Beschluss zu fassen. Mit der Zurückverweisung verbindet das BPatG einige wichtige Hinweise für die Praxis. So sei es nicht Aufgabe des DPMA das Markenregister zu durchforsten und jeder noch so geringen Vergleichbarkeit der Fälle nachzugehen. Der Anmelder habe eine Mitwirkungslast, die es ihm auferlege, das Amt auf vergleichbare Voreintragungen hinzuweisen. Damit das Verfahren nicht unnötig verzögert werde, müsse der Anmelder diesen Hinweis in aller Regel bei der Beantwortung des ersten Beanstandungsbescheids geben. Außerdem könne eine Befassung des Amts mit Voreintragungen nur dann verlangt werden, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Marken ergebe.

Für Markenanmelder könnte sich diese Entscheidung des BPatG als schlagkräftiges Hilfsmittel erweisen. Denn für die Prüfer des DPMA ist es mit einem ungleich geringeren Aufwand verbunden, eine Marke zur Eintragung zuzulassen, als eine stichhaltige Begründung für die Abweichung von Voreintragungen zu liefern.

Zur strafrechtlichen Verfolgung anonymer Schutzrechtsverletzungen im Internet können Staatsanwaltschaften gem. § 113 TKG von den Zugangsprovidern Offenlegung der Identitäten der Inhabern von Anschlüssen verlangen, denen zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte IP-Adressen zugewiesen waren. Da dies mit der Vorratsdatenspeicherung ineinander greift und darüber ein verfassungsrechtlicher Streit schwelt (s. Beitrag v. 1.4.2008), entstand bei den Providern Unsicherheit, ob sie den Auskunftsverlangen der Verfolgungsbehörden nachzukommen hätten. Die Bundesnetzagentur erließ deshalb eine Verfügung, wonach solchen Auskunftsersuchen weiterhin nachzukommen sei.

Hiergegen wandte sich die Deutsche Telekom mit einem Eilantrag, jedoch in erster und jetzt auch zweiter Instanz vor dem OVG Nordrhein-Westfalen vergeblich (Beschl. v. 17.2.2009 - 13 B 33/09; Vorinstanz: VG Köln, Beschl. v. 11.12.2008 - 21 L 1398/08).

Das OVG stellte zunächst klar, dass § 113 TKG für derartige Auskunftsverlangen einschlägig sei und nicht etwa § 100g StPO, was für jede Auskunftserteilung einen Gerichtsbeschluss erfordern würde. Diese Frage war früher zweifelhaft, doch nun habe sich der Gesetzgeber zugunsten des § 113 TKG festgelegt (s. Beitrag. v. 2.1.2008).

Der Senat sieht in solchen Abfragen auch keinen Grundrechtseingriff in das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG). Denn vom Provider würden im Rahmen der Abfrage nach § 113 TKG keine Einzelheiten eines Kommunikationsvorgangs mitgeteilt, sondern nur, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt Inhaber eines bestimmten Anschlusses war. Die Richter zogen einen Vergleich zur Aufdeckung der Identität eines Telefonanschlussinhabers, dem zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Telefonnummer zugeteilt war.

Schutzrechtsverletzungen im Internet können damit trotz des Streits um die Vorratsdatenspeicherung im Grundsatz weiterhin strafrechtlich verfolgt werden.

In seinem Urteil „Halzband“ vom 11. März 2009 hat der BGH die Haftung eines ebay-Mitglieds für Schutzrechtsverletzungen seiner Frau für möglich gehalten, die sein ebay-Konto ohne sein Wissen genutzt hatte (Az.: I ZR 114/06). Die Entscheidung ist in der Rechtsprechung des zuständigen I. Zivilsenats ein Novum.

Die Haftung für eine Schutzrechtsverletzung setzt regelmäßig voraus, dass der in Anspruch Genommene als Täter, Teilnehmer oder Störer anzusehen ist. Ersteres konnte nach den Feststellungen im Streitfall nach der bisherigen Rechtslage nicht angenommen werden, weil nicht der Beklagte, sondern seine Ehefrau die fraglichen Angebote geschaltet hatte. Teilnehmerhaftung stand außer Frage, weil ihm keine Kenntnis vom Tun seiner Frau und dessen Rechtswidrigkeit unterstellt werden konnte. Eine Störerhaftung hätte die Verletzung von Prüfpflichten vorausgesetzt (s. Beitrag v. 5.11.2007), was im Streitfall problematisch war, denn ohne vorausgegangene Rechtsverstöße hatte der Beklagte wenig Anlass für Überprüfungen der Aktivitäten seiner Frau.

Der BGH befasste sich gar nicht erst mit den Einzelheiten der Störerhaftung, sondern sah den beklagten ebay-Kontoinhaber als Täter an. In Abkehr von der bisherigen Praxis kam es dafür nicht darauf an, inwieweit der Beklagte selbst in die Schaltung der Angebote involviert war. Vielmehr wurde die Haftung bereits durch die mangelnde Geheimhaltung der Zugangsdaten – auch gegenüber seiner Frau – ausgelöst, und das auch beim ersten Rechtsverstoß.

Wer sein ebay-Konto „verleiht“ oder auch nur eine hinreichende Sicherung der Zugangsdaten versäumt, haftet also uneingeschränkt auf Unterlassung aller Schutzrechtsverletzungen des „Entleihers“. Für eine Schadensersatzhaftung soll es darauf ankommen, inwieweit die Verletzungshandlungen absehbar waren.

Die Inanspruchnahmefrist für Diensterfindungen wird laut Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) nur durch eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber in Gang gesetzt (§ 5 ArbEG). Nach der „Haftetikett“-Entscheidung des BGH sind hiervon Lockerungen angezeigt, sobald der Arbeitgeber eine Patentanmeldung einreicht (s. Beitrag v. 27.6.2006). Denn in diesem Fall benötige der Arbeitgeber keine zusätzliche „Wissensdokumentation“.

Das OLG Frankfurt a. M. hat sich in einer aktuellen Entscheidung dagegen gewandt, jene „Haftetikett“-Entscheidung auch im umgekehrten Fall anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer selbst Schutzrechtsanmeldungen einreicht. Im Streitfall hatte der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber zwar schriftlich Informationen über Erfindungen zugeleitet, jedoch nicht formell als „Erfindungsmeldungen“, sondern jeweils in anderen Zusammenhängen. Selbst wenn sich daraus, so das Oberlandesgericht, eine vollständige „Wissensdokumentation“ ergäbe, so sei das keine solche im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Denn für den Arbeitgeber sei nicht klar, dass mit den jeweiligen Dokumenten neue Erfindungen gemeldet werden sollten. Daher bleibe es bei dem Grundsatz, dass der Arbeitnehmer zur Erfüllung seiner Meldepflicht eine gesonderte, als solche erkennbare und vom Arbeitnehmer unterzeichnete „Meldungsurkunde“ zu überreichen hat (Urt. v. 22.1.2009 - 6 U 151/06).

Am 12. Februar 2009 verkündete der BGH seine Revisionsentscheidung zum Urteil „Entkopplungsmatte“ des OLG Düsseldorf (s. Beitrag v. 13.8.2007). In diesem Rechtsstreit ging es um die Frage, inwieweit derjenige, der wegen Patentverletzung in Anspruch genommen ist, sich darauf berufen kann, er benutze lediglich ein älteres eigenes oder lizenziertes Schutzrecht (sog. „positives Benutzungsrecht“). Das Oberlandesgericht hatte dies nur dann für möglich gehalten, wenn das ältere Patent wortsinngemäß und nicht in äquivalenter Weise benutzt würde (hierzu s. Beitrag v. 22.8.2007).

Der BGH ließ diese Frage ausdrücklich offen, bestätigte das Berufungsurteil aber gleichwohl (Az.: Xa ZR 116/07 – Trägerplatte). Denn das „positive Benutzungsrecht“ entfalle stets dann, wenn der Verletzer von Merkmalen Gebrauch mache, die erst das (jüngere) Klagepatent lehrt. Dieses Ergebnis erscheint zwingend, da andernfalls abhängige Patente wesentlich entwertet würden. Wie weit jedoch ein „positives Benutzungsrecht“ im Einzelnen reichen kann, bleibt weiterhin offen.

Werden nachgeahmte Waren im Grenzbeschlagnahmeverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 („Produktpiraterieverordnung“ oder „Grenzbeschlagnahmeverordnung“) aufgegriffen, so bestimmt Art. 18 dieser Verordnung, dass der zuständige Mitgliedstaat wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen verhängt. Gleichzeitig sieht Art. 11 der Verordnung die Möglichkeit eines „vereinfachten Verfahrens“ für die Vernichtung der Ware vor (zur Anwendung in Deutschland s. Beitrag v. 22.8.2008). Das ermöglicht den beteiligten Parteien auf Rechtsinhaber- und Verletzerseite, die Angelegenheit ohne Einschaltung eines Gerichts einvernehmlich zu klären.

Der Zoll in Lettland sah sich in einem Fall, den die zivilrechtlich Beteiligten auf dieser Basis geregelt hatten, aufgrund Art. 18 gleichwohl gehalten, ein Bußgeld gegen die betroffene Zollagentur zu verhängen. Diese wehrte sich mit einer Anfechtungsklage, gestützt insbesondere auf das Argument, dass die Frage, ob überhaupt ein Rechtsverstoß vorlag, überhaupt nicht gerichtlich geklärt worden sei. In der Tat hatte der Zoll die Rechtsverletzung allein aufgrund einer Auskunft der Rechtsinhaberin festgestellt.

Der im Rahmen des Gerichtsverfahrens eingeschaltete EuGH gab dem Zoll jedoch Recht (Urt. v. 12.2.2009 – C 93/08). Art. 18 der Verordnung sehe zwingend die Verhängung einer Sanktion vor, ganz gleich, ob die Vernichtung über Art. 11 erfolge oder nicht. Die freiwillige Vernichtung ersetze nicht die von einer Behörde zu verhängende Sanktion. Was die Beweisbarkeit angehe, so sehe die Verordnung vor, dass vor der Vernichtung nach Art. 11 Proben zu Beweiszwecken zu sichern sind.

Aus deutscher Sicht wirft die Entscheidung die Frage auf, ob ein Bußgeldtatbestand geschaffen werden muss, um der Forderung des EuGH gerecht zu werden. Die bislang mögliche Strafanzeige für den deutschen Zoll ist keine von der Behörde selbst verhängte Sanktion, und die Wirksamkeit in der Praxis ist doch sehr zweifelhaft.

Bislang können aus jeder anhängigen europäischen Patentanmeldung Teilanmeldungen abgeleitet werden. Vorausgesetzt ist lediglich Anhängigkeit der Stammanmeldung, die Möglichkeit des Einreichens von Teilanmeldungen endet also erst mit der Erteilung oder Zurückweisung der Stammanmeldung. Insbesondere ist es möglich, aus einer Stammanmeldung mehrere Teilanmeldungen abzuleiten oder Ketten von Teilanmeldungen zu bilden, also aus einer Teilanmeldung weitere Teilanmeldungen abzuleiten.

Nach Auffassung des EPA bietet diese liberale Handhabung von Teilanmeldungen Patentanmeldern die Möglichkeit, es über Gebühr lange in der Schwebe zu halten, für welche Gegenstände Schutz beansprucht wird und für welche nicht. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat vor diesem Hintergrund entschieden, die Rechte der Patentanmelder erheblich einzuschränken. Gemäß der am 1. April 2010 in Kraft tretenden Neuregelung sollen Teilanmeldungen nur noch innerhalb von zwei Jahren ab Erhalt des ersten Prüfbescheids eingereicht werden können.

Die neue Vorschrift wird anwendbar sein auf alle Teilanmeldungen, die nach Inkrafttreten der Regelung einreicht werden. Damit hat die Neuregelung Auswirkungen auf heute anhängige europäische Patentanmeldungen. Erhält man im April 2009 einen ersten Prüfbescheid zu einer europäischen Patentanmeldung, so wird damit die Frist in Gang gesetzt und es steht fest, dass Teilanmeldungen nur bis April 2011 eingereicht werden können. Für Altfälle gibt es eine Übergangsregelung, gemäß der nach Inkrafttreten der Neuregelung eine Frist von mindestens sechs Monaten für das Einreichen von Teilanmeldungen bleibt.

Gemeinschaftsschutzrechte, namentlich Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, aber auch gemeinschaftlicher Sortenschutz, wirken grundsätzlich EU-weit. Für Gemeinschaftsmarken hat der BGH bereits darauf hingewiesen, dass die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke in einem EU-Mitgliedstaat regelmäßig die Begehungsgefahr für die gesamte EU begründet (Urt. v. 13.7.2007 – I ZR 33/05 – THE HOME STORE). Der Gläubiger eines entsprechenden Unterlassungsanspruchs kann also grundsätzlich die Abgabe einer EU-weit gültigen Unterlassungserklärung verlangen.

Dem OLG Hamburg lag nun ein Fall vor, in dem der Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters eine auf Deutschland beschränkte Unterlassungserklärung abgegeben hatte. Das Landgericht Hamburg als Vorinstanz hatte darin eine zulässige Teilunterwerfung gesehen, so dass es im Verbotstenor seiner einstweiligen Verfügung Deutschland ausgeschlossen hatte.

Das darauf mit einer sofortigen Beschwerde angerufene Hanseatische Oberlandesgericht nahm diese Beschränkung aus der Beschlussverfügung heraus (Beschl. v. 29.1.2009 – 5 W 188/08). Zwar bekundete der 5. Zivilsenat ausdrücklich seine Sympathie für eine im Schrifttum vordringende Auffassung, die Teilunterwerfungen in größerem Umfang für zulässig hält. Jedoch lägen die Voraussetzungen, nämlich – erstens – objektiv nachvollziehbare Gründe für die Einschränkung auf Seiten des Schuldners und – zweitens – keine Beeinträchtigung der Interessen des Gläubigers, im Streitfall nicht vor. So fehlte es an objektiv nachvollziehbaren Gründen des Schuldners, weil seine Einschränkung auf einem Rechtsirrtum beruhte. Zudem sah der Senat die Gläubigerinteressen beeinträchtigt, weil der Schuldner seine Ware über das Internet vertrieb, so dass nicht hinreichend klar erkennbar wäre, ob ein erneuter Rechtsverstoß im Inland erfolgte und damit der Unterlassungserklärung unterfiele oder nicht.

Die Entscheidung macht es Schutzrechtsverletzern noch schwieriger, Unterlassungserklärungen taktisch motiviert territorial zu beschränken, etwa um Restbestände in anderen Mitgliedstaaten ungestört abverkaufen zu können. Die Gemeinschaftsschutzrechte werden damit ein Stück weit aufgewertet.

Verletzungen technischer Schutzrechte können zuweilen nur nachgewiesen werden, indem ein gerichtlicher Sachverständiger die streitbefangenen Gerätschaften begutachtet.  Nach dem grundgesetzlich gewährleisteten Anspruch auf rechtliches Gehör haben die streitenden Parteien hierbei im Grundsatz das Recht, der Besichtigung durch den Gutachter beizuwohnen. Wenn die fragliche Anlage Betriebsgeheimnisse verkörpert, die bei der Inaugenscheinnahme offenbar werden, steht dies in Konflikt mit den Geheimhaltungsinteressen des Anlagenbetreibers, die ihrerseits grundrechtlich geschützt sind (BGH, Urt. v. 3.5.2001 – I ZR 153/99 – Spritzgießwerkzeuge).

Der BGH hat nun dazu Stellung genommen, wie ein solcher Konflikt verfahrensrechtlich auszutragen ist (Beschl. v. 18.12.2008 – I ZR 118/07 – Hohlfasermembranspinnanlage). Im Fall klagte ein Unternehmen wegen Verletzung seiner Betriebsgeheimnisse an einer Anlage zum Herstellen von Membranen für Dialysefilter. Der Prozess nahm eine für die Klägerin überraschende Wendung, als der bestellte Gerichtsgutachter den Wunsch äußerte, nicht nur die Beklagtenanlage, sondern auch die der Klägerin zu inspizieren. Die Klägerin wollte einen Ausschluss der Gegenpartei von dieser Besichtigung erwirken, scheiterte jedoch mit einem entsprechenden Antrag beim Landgericht. Eine Beschwerde hiergegen hielt das zuständige Oberlandesgericht Koblenz für zulässig, aber unbegründet. Allerdings ließ es die Rechtsbeschwerde zum BGH zu.

Der I. Zivilsenat des BGH jedoch hielt die Rechtsmittel insgesamt für unzulässig. Anordnungen zur Art und Weise der Beweisaufnahme, wie sie das Landgericht getroffen habe, seien grundsätzlich nicht gesondert anfechtbar. Indessen sei die Klägerin nicht wehrlos. Sie könne auch vor Ort unter Berufung auf ihr Hausrecht die Anwesenheit der unerwünschten Gegenpartei unterbinden. Sofern das auf eine Beweisvereitelung hinausläuft, sei über deren Konsequenzen im Berufungsverfahren über das Endurteil zu befinden. Nach deutschem Zivilprozessrecht sind dann alle Umstände des Falls abzuwägen, eine Beweisvereitelung führt also nicht zwangsläufig zur Niederlage im Prozess (z. B. BGH, Urt. v. 17.1.200823.10.2008 – VII ZR 64/07). - III ZR 239/06; Urt. v. 23.10.2008 – VII ZR 64/07).

Auf den ersten Blick mutet der Beschluss wie eine Zumutung an. Den Streitparteien wird es verwehrt, die Modalitäten einer Besichtigung vorab zu klären, so dass sie bei der Beweisaufnahme „mit harten Bandagen kämpfen“ und u. U. einander die Tür weisen müssen. Andererseits hat die Entscheidung des BGH den Charme, dass die Partei, die ihre Betriebsgeheimnisse gefährdet sieht, die Entscheidung in der Hand behält, ob sie lieber den Verlust des Prozesses riskiert oder die Geheimnisse aufgibt. Um beides zu verhindern, werden Prozessparteien künftig verstärkt zu prüfen haben, ob solchen Konfliktsituationen durch geeignete Prozessführung ausgewichen werden kann. So weist der BGH in seinem Beschluss selbst darauf hin, dass und wie durch geeigneten Sachvortrag Einfluss auf das Beweisthema genommen werden kann. Auch erwähnt er die Möglichkeit, die Relevanz bestimmter Beweisfragen vor der Besichtigung mit dem Sachverständigen zu erörtern. Es sei es auch möglich, dass der Gutachter die Besichtigung zunächst ohne die Parteien vornimmt, um sich von ihrer Notwendigkeit für den Prozess zu vergewissern. Greift ein Gericht dahin gehende Anregungen einer Partei nicht auf, wird diese eine Beweisvereitelung vor dem Berufungsgericht umso leichter rechtfertigen können.

Nach bisheriger Praxis wird beim Einreichen einer Gemeinschaftsmarke eine Anmeldegebühr fällig, die bei Einreichen in Papierform EUR 900 und bei Einreichen in elektronischer Form EUR 750 beträgt. Nach Abschluss der amtlichen Prüfung und eines eventuellen Widerspruchsverfahrens wird die Gemeinschaftsmarkenanmeldung zur Eintragung zugelassen. Voraussetzung für die endgültige Eintragung war bislang die Zahlung einer Eintragungsgebühr in Höhe von EUR 850.

Nachdem das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in der Vergangenheit erhebliche Überschüsse erwirtschaftet hat, ist es seit längerem im Gespräch, die Gebühren für Gemeinschaftsmarken zu senken. Details der vorgesehenen Regelung sind jetzt bekannt geworden. So ist es geplant, die bisherige Trennung zwischen Anmeldegebühr und Eintragungsgebühr aufzuheben und beide Gebühren zu einer einheitlichen Anmeldegebühr zusammenzuführen. Die einheitliche Anmeldegebühr soll bei Einreichen in Papierform EUR 1050 und bei Einreichen in elektronischer Form EUR 900 betragen. Die neue Regelung soll Anfang Mai 2009 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft treten. Sie ist anwendbar auf alle Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, die nach dem Inkrafttreten der Regelung angemeldet werden.

Vorgesehen ist eine interessante Übergangsbestimmung, nach der der Wegfall der Eintragungsgebühr auch für bereits anhängige Gemeinschaftsmarken gelten soll. Ist also eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung vor Inkrafttreten der neuen Regelung einreicht worden, wird aber die Eintragungsgebühr erst nach Inkrafttreten fällig, so fällt insgesamt nur die niedrige bisherige Anmeldegebühr von EUR 900 bzw. EUR 700 an. Anmelder sollten in Erwägung ziehen, Gemeinschaftsmarkenanmeldungen auf einen Zeitpunkt vor Inkrafttreten der neuen Gebührenregelung vorzuziehen, um von dieser Übergangsbestimmung zu profitieren.

Die Verkehrsbetriebe mehrerer deutscher Großstädte betreiben Buslinien unter der Bezeichnung „Metrobus“. Der Handelskonzern Metro AG sah dies als eine Verletzung seiner Marken- und Kennzeichenrechte und erhob Klage gegen die Verkehrsbetriebe.

Die Marke „Metro“ des Handelskonzerns ist unter anderem eingetragen für die Vermittlung von Reisen und die Vermittlung von Verkehrsleistungen. Diese Dienstleistungen sind wegen des gemeinsamen Bezugs zur Personenbeförderung ähnlich zu der von den Verkehrsbetrieben angebotenen Linienbusbeförderung. Die Frage der Verwechslungsgefahr hängt deswegen davon ab, ob die Zeichen „Metro“ und „Metrobus“ einander ähnlich sind.

Der BGH entschied (Urt. v. 05.02.2009, I ZR 167/06), dass selbst bei angenommener gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke keine Zeichenähnlichkeit zwischen „Metro“ und „Metrobus“ besteht. Aus Sicht des Publikums sei das Zeichen „Metrobus“ die Bezeichnung für ein bestimmtes Beförderungsangebot des Verkehrsverbunds. Angesichts dieses Bedeutungsgehalts werde das Publikum keine Aufspaltung in die Bestandteile „Metro“ und „Bus“ vornehmen, sondern das Zeichen in seiner Gesamtheit betrachten. Der Bestandteil „Metro“ sei weder prägend für den Gesamteindruck des Zeichens „Metrobus“ noch habe er eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem Zeichen. Aus den gleichen Gründen werde das Publikum auch keine gedankliche Verbindung zu dem bekannten Unternehmenskennzeichen des Handelskonzerns herstellen.

Auch unter dem Aspekt des Serienzeichens bestehe keine Verwechslungsgefahr. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar den Unterschied zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen, wegen eines übereinstimmenden Bestandteils geht er aber von einer Markenserie eines Markeninhabers aus. Hier fehle es bereits an einer Erkennbarkeit des Bestandteils „Metro“ als Stammelement einer Serie, weil der Verkehr wiederum das Zeichen „Metrobus“ nicht zergliedernd betrachten werde.

Für die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken kommt es maßgeblich auf den der Grad an Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüber stehenden Zeichen an. Hierbei ist seit je her nicht auf die Einzelheiten der Marken, sondern im Grundsatz auf ihren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 – C 251/95, GRUR 1998, 387, 390 – SABEL). Dies bedeutet insbesondere, dass es regelmäßig unzulässig ist, aus einer Kombinationsmarke (oft auch als „komplexe Marke“ bezeichnet) nur einen Bestandteil herauszulösen und mit der Gegenmarke zu vergleichen (z. B. HABM, Entsch. v. 4.10.2007 - R 1333/2006-4 - WALKING/JOGGING).

Dieser Grundsatz ist in den letzten Jahren etwas zurückgedrängt worden, indem es die Rechtsprechung auch für möglich hielt, dass ein Zeichenbestandteil, der innerhalb einer Marke eine „selbstständig kennzeichnenden Stellung“ einnimmt, ohne den Gesamteindruck zu prägen, für sich genommen mit anderen Zeichen verwechselbar ähnlich sein kann (EuGH, Urt. v. 6.12.2005, C 120/04 - Thomson life; s. a. Beitrag v. 6.7.2007).

Für Wortmarken, die sich aus mehreren Teilen zusammensetzen, hat das europäische Gericht erster Instanz (EuG), das als Vorinstanz des EuGH über Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt zu befinden hat, den Grundsatz praktisch auf den Kopf gestellt (Urt. v. 12.11.2008 – T 281/07 – Ecoblue/BLUE): Danach ist nun grundsätzlich davon auszugehen, dass der Verbraucher zusammengesetzte Wortmarken gedanklich in ihre Einzelteile zerlegt, sofern diese Einzelteile für sich einen konkreten Bedeutungsinhalt haben (Tz. 30, 35). Ist eine ältere Marke – im Streitfall das Zeichen „BLUE“ – identisch in einer jüngeren enthalten, spricht das grundsätzlich für Verwechslungsgefahr (Tz. 26, 28). Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Gericht offen ließ, ob der zusätzliche Bestandteil „Eco“ der jüngeren Marke für alle strittigen Dienstleistungen beschreibend sei (Tz. 32) und ob für „BLUE“ möglicherweise ebenso eine Kennzeichnungsschwäche anzunehmen sei (Tz. 37). Die Kennzeichnungskraft der einzelnen Teile soll also offenbar nicht die entscheidende Rolle spielen.

Die Entscheidung erhöht natürlich für Neuanmelder von Marken die Risiken, mit älteren Rechten zu kollidieren. Wer sie vermeiden möchte, sollte anstelle von Wortkombinationen besser längere Phantasieworte wählen.

Chile und Peru haben ihren Beitritt zum Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) erklärt. Der Beitritt von Chile wird am 2. Juni 2009 wirksam, der Beitritt von am 6. Juni 2009. Internationale Patentanmeldungen, die nach diesen Daten eingereicht werden, schließen automatisch die Benennung dieser Länder ein. Es wird damit möglich, nationalen Patentschutz in Chile und Peru aus internationalen Patentanmeldungen abzuleiten. Umgekehrt wird Staatsangehörigen von Chile und Peru sowie jedem, der dort seinen Wohnsitz hat, die Möglichkeit eröffnet, internationale Patentanmeldungen nach dem PCT einzureichen.

Dass um Pharmapatente seitens der forschenden Arzneimittelindustrie und der Generika-Unternehmen erbittert gekämpft wird, ist bekannt. Da es dabei um erhebliche Werte geht, werden diese Kämpfe häufig bis in die letzte Instanz vor den Bundesgerichtshof (BGH) getragen. Dies gibt dem BGH über den konkret zu beurteilenden Fall hinaus die Möglichkeit, Wegweiser für die Bewertung der Schutzfähigkeit von  Erfindungen aufzustellen. So auch in dem Olanzapin-Urteil des BGH vom 16. Dezember 2008 (X ZR 89/07), in dem der BGH unter anderem zur Frage der Neuheit einer unter eine bekannte chemische Strukturformel fallenden Einzelverbindung (Olanzapin) Stellung nimmt. Im Einzelnen:

Der Wirkstoff Olanzapin ist im Neuroleptikum Zyprexa^® des Pharmaunternehmens Lilly enthalten, das auch das streitgegenständliche Olanzapin-Patent EP 0 454 436 hält. Der Markt für dieses Arzneimittel ist enorm. Weltweit haben bis heute 26 Millionen Patienten das Originalpräparat (Zyprexa^®) erhalten. Allein in Deutschland werden nach vorsichtigen Schätzungen mit Zyprexa^® jährlich 160 Millionen Euro umgesetzt. Das Olanzapin-Patent wurde von Generika-Unternehmen wegen angeblich fehlender Neuheit vor dem Bundespatentgericht (BPatG) 2007 erfolgreich angegriffen. Nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils drangen die Generikahersteller auf den vermeintlich freien und daher neu zu verteilenden Olanzapin-Markt. Daraufhin stieg beispielsweise der Absatzanteil von Olanzapin-Generika im GKV-Markt bis Dezember 2008 auf stattliche 56 Prozent an (Quelle: Presseportal Pro Generika e.V.).

Bis Mai 2008 versuchte Lilly erfolglos, Generika-Unternehmen den Vertrieb der Olanzapin-Generika per einstweiliger Verfügung zu untersagen. Diese Anträge wurden regelmäßig unter Verweis auf die Nichtigkeitsentscheidung des BPatG von den Landgerichten (Hamburg und Düsseldorf) zurückgewiesen. Mit dem Aufsehen erregenden Urteil vom 29. Mai 2008 (2 W 47/07 - Olanzapin)  des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf wendete sich jedoch das Blatt zugunsten der Patentinhaberin. Überraschenderweise erließ das OLG eine einstweilige Verfügung auf Grundlage des durch das BPatG für nichtig gehaltenen Patents. Dies war bis dato einmalig. Dass das OLG damit richtig lag, bestätigt das jetzige BGH-Urteil (X ZR 89/07), mit dem die Gültigkeit des Olanzapin-Patents bestätigt wurde. Dieses Urteil gibt Lilly die Möglichkeit, die nunmehr rechtswidrig Olanzapin-Generika vertreibenden Unternehmen vom Markt zu drängen und Schadensersatz zu verlangen.

Neben seiner kommerziellen Relevanz zeigt das BGH-Urteil wegweisend auf, wie in Zukunft mit dem Patentschutz von Einzelverbindungen umgegangen werden soll, die unter eine bereits in allgemeiner Form offenbarte chemische Strukturformel fallen. Im Einzelnen:

Das Streitpatent beanspruchte unter anderem Olanzapin mit nachfolgend dargestellter Formel I zur Verwendung als Arzneimittel.

Formel I:

Im Stand der Technik gab es eine ältere Publikation der Erfinder des Streitpatents, die eine Formel II folgender Struktur für die gleiche Indikation offenbarte

Formel II:

mit R₁ ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus H, Cl und F und R₂ ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus H, CH₃, CH₂-CH₃ und Isopropyl.

Da R₁ und R₂ frei kombinierbar waren, umfasste vorgenannte und vor dem Anmeldetag des Streitpatents bereits bekannte Formel II folglich zwölf R₁-R₂-Kombinations-Einzelverbindungen. Darunter insbesondere auch die Kombination mit R₁=H und R₂=CH_3, d.h. das eingangs genannte und durch das Streitpatent geschützte Olanzapin (Formel I).

Das BPatG sah die chemische Verbindung Olanzapin unter Verweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung „Elektrische Steckverbindung“ (BGHZ 128, 270, 276 f.) und  „Fluoran“ (BGHZ 103, 150) als nicht mehr neu an, da dem Fachmann ein konkreter Hinweis auf die betreffende Verbindung vermittelt werde, er also diese Verbindung in Gedanken ohne weiteres mitlese und aufgrund dieses Hinweises ohne weiteres in die Lage versetzt werde, den betreffenden Stoff herzustellen.

Dieser Auffassung folgte der BGH mit seinem Urteil nicht und bemängelte insbesondere, dass das BPatG die Bedeutung der herangezogenen BGH-Entscheidungen „Fluoran“ und „Elektrische Steckverbindung“ verkannt habe. So habe der BGH in „Elektrische Steckverbindung“ keineswegs einen Persilschein dafür erteilen wollen, Äquivalente in die Neuheitsprüfung einzubeziehen. Vielmehr sei es darum gegangen, den Sinngehalt der Offenbarung vollständig zu ermitteln.

Unter Verweis auf die eigene BGH-Rechtsprechung und die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts wird klargestellt, dass für den Offenbarungsgehalt maßgeblich sei, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist. Im vorliegenden Fall konnte der BGH insbesondere nicht erkennen, dass der Fachmann die individuelle Verbindung Olanzapin „mitlese“. Denn das hätte vorausgesetzt, dass sich dem Fachmann beim Lesen der Strukturformel und der (gedachten) Substituentenlisten für R₁ und R₂ sogleich die Verbindung Olanzapin mit R₁=H und R₂=CH₃ als gemeint aufdränge. Dafür gab es jedoch keinen Beleg. Dementsprechend heißt es auch zusammenfassend in dem Leitsatz des Urteils unter c) „Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind unter diese Formel fallende Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart.“

Mit dem Urteil des BGH muss jeder Vertrieb von generischem Olanzapin in Deutschland eingestellt werden. Damit liegt der BGH auf Linie mit weiteren Zyprexa^®-Patentstreitentscheidungen in Europa. So hat Lilly für sich positive Gerichtsentscheidungen in Großbritannien, der Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, Ungarn und Norwegen erhalten und in Spanien, Portugal, Dänemark und Großbritannien einstweilige Verfügungen gegen Verletzer der Zyprexa^®-Patentrechte erwirkt (Quelle: Lilly-Presseinformation auf www.lilly-pharma.de).

Das BGH-Urteil ist ein wichtiger Meilenstein für die forschende pharmazeutische Industrie, die auf einen starken Patentschutz angewiesen ist.

Ein Dosierplanverfahren wird seit der Entscheidung T 1020/03 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 im Europäischen Patentamt als patentfähiges Merkmal bei einem Arzneimittelanspruch mitberücksichtigt und kann Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Anspruchs begründen (siehe Beitrag vom 15. Mai 2007).

Aus dieser mit der Entscheidung T 1020/03 eingeleiteten liberalen Praxis möchte die weitere Technische Beschwerdekammer 3.3.02 mit der Entscheidung T 1319/04 offensichtlich ausbrechen. So wird in T 1319/04 die in T 1020/03 gegebene Begründung, wonach ein neuer Dosierungs- oder Verabreichungsplan wie eine neue Indikation zu betrachten ist, grundsätzlich in Frage gestellt.

Um die entstandene Unsicherheit auszuräumen und drohende voneinander abweichende Entscheidungen der Kammern des Europäischen Patentamts zu verhindern, wurden der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts seitens der Kammer 3.3.02 insbesondere die folgenden Fragen vorgelegt:

1. Wenn die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits bekannt ist, kann dieses bekannte Arzneimittel dann gemäß den Bestimmungen der Artikel 53 c) und 54 (5) EPÜ2000 zur Verwendung bei einer anderen, neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden?
2. Wenn Frage 1 bejaht wird, kann auch dann ein Patent erteilt werden, wenn das einzige neue Merkmal der Behandlung eine neue und erfinderische Dosierungsanleitung ist?

Die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer auf diese unter dem Aktenzeichen G2/08 anhängige Vorlage wird de facto für alle Beschwerdekammern und die Prüfungsabteilungen bindend. Denn nach Artikel 21 der Verfahrensordnung  der Beschwerdekammern muss eine Kammer, die von einer Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer abweichen will, die Große Beschwerdekammer erneut mit der Frage befassen.

Anhand eines Falls, bei dem ein Unternehmen einen Handel mit Eintrittskarten von Vereinen der Fußball-Bundesliga betrieb, hatte der BGH sich zu verschiedenen Aspekten des Einbruchs in fremde Vertriebssysteme zu äußern. Der klagende Bundesligaverein hatte seine Tickets selbst vertrieben und sich in seinen AGB eine ausschließlich private Nutzung durch die Erwerber ausbedungen (Direktvertrieb). Der beklagte Händler bot im Internet sowohl direkt vom Kläger als auch anderweitig bezogene Karten an.

Der BGH urteilte differenzierend (Urt. v. 11.9.2008 – I ZR 74/06 – bundesligakarten.de):

• Die direkt vom Verein bezogenen Tickets durfte der Beklagte nicht weiterverkaufen. Insoweit lag eine unlautere Behinderung des Direktvertriebssystems des Klägers vor (§ 4 Nr. 10 UWG). Dieser wurde beim Erwerb über die kommerziellen Absichten des Händlers getäuscht, was sich unter den obwaltenden Umständen als unzulässiger Schleichbezug darstellte.
• Hingegen war der Weiterverkauf anderweitig bezogener Karten unter den Umständen des Falls nicht unzulässig. Das ganz allgemeine Angebot zum Ankauf von Einkaufskarten im Internet qualifizierte der BGH noch nicht als unlauteres „Verleiten zum Vertragsbruch“, da die Einwirkung auf die Kartenbesitzer nicht konkret genug war.
• Der BGH verneinte aber auch ein unlauteres „Ausnutzen fremden Vertragsbruchs“, nämlich des der Ticketbesitzer, die die Tickets entgegen den AGB des Klägers dem beklagten Händler überließen. Hierbei nahm das Gericht eine umfassende Gesamtwürdigung vor, innerhalb derer er das klägerische Argument verwarf, Sicherheitsinteressen seien durch den unautorisierten Weiterverkauf berührt. Der BGH verwies darauf, dass es der Kläger selbst in der Hand habe, Sicherheitsaspekten durch personenbezogenen Verkauf und entsprechende Eingangskontrollen Rechnung zu tragen.

Letzterer Punkt ist besonders bemerkenswert, denn das ganze Geschäftsmodell des beklagten Unternehmens fußte ja darauf, dass die Karteninhaber sich über die AGB des Klägers hinwegsetzen. Insgesamt wird aus dem Urteil deutlich, dass Vertriebssysteme zwar weiterhin nach dem UWG geschützt sein können, dass aber es aber im Einzelfall auf eine eingehende Interessenabwägung ankommt.

Nach langen Beratungen hat der Ständige Ausschuss des chinesischen Volkskongresses nun Änderungen des chinesischen Patentgesetzes beschlossen. Dieses Gesetz enthält auch die Bestimmungen für Gebrauchs- und Geschmacksmuster, so dass auch diese Schutzrechte betroffen sind. Die Änderungen sollen zum 1. Oktober 2009 in Kraft treten.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

• Neuheitsbegriff: Es wird der absolute weltweite Neuheitsbegriff eingeführt. Ausländische offenkundige Vorbenutzungshandlungen zählen damit künftig zum Stand der Technik.
• Schadensersatz: Die Obergrenze für Schätzungen der Schadenssumme bei Verletzungen wird auf 1.000.000 RMB (rd. 100.000 €) verdoppelt. Rechtsverfolgungskosten können künftig auf den Schadensersatz aufgeschlagen werden.
• Beweissicherungsverfahren: Gerichte können künftig vor Einleitung des eigentlichen Verletzungsprozesses Beweissicherungsmaßnahmen anordnen.
• Zwangslizenzen: Der Katalog der Fälle, in denen Zwangslizenzen erteilt werden können, wird erweitert. Insbesondere bei mangelnder Nutzung eines Patents durch den Inhaber ohne triftigen Grund ist nach drei Jahren ab Erteilung und vier Jahren ab Anmeldung die Erteilung einer Zwangslizenz möglich.

Weitere Informationen zu IP-Recht in Ostasien:

http://www.glawe.de/downloads/GDM_IPinOstasien.pdf.

Seit Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens im Jahre 1978 verbietet Artikel 53 EPÜ die Patentierung von Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die guten Sitten verstößt. Ebenso lange wird darum gestritten, wie der Begriff der „guten Sitten“ einheitlich auszulegen ist für ein Gebiet von inzwischen 35 EPÜ-Mitgliedstaaten, die völlig unterschiedliche Rechtsordnungen und Rechtstraditionen besitzen.

1998 erließ die EU die sogenannte Biotechnologie-Richtlinie, die den Begriff der guten Sitten jedenfalls für den Rechtsraum der EU konkretisierte. Obwohl nicht alle EPÜ-Mitgliedstaaten auch EU-Mitglieder sind, wurden die Bestimmungen der Biotechnologierichtlinie bereits 1999 in die Ausführungsordnung des EPÜ übernommen. Die Biotechnologie-Richtlinie und damit auch die EPÜ-Ausführungsordnung verbieten seitdem unter anderem die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken.

Im Jahr 1996 reichte die Wisconsin Alumni Research Foundation eine Patentanmeldung ein, in der unter anderem eine Kultur menschlicher Stammzellen beansprucht wurde. Einen Verfahrensanspruch gerichtet auf die Gewinnung dieser Stammzellen unter Verwendung menschlicher Embryonen gab es nicht, jedoch war 1996 die Gewinnung einer solchen Kultur nur so möglich. Die Prüfung der Patentanmeldung zog sich weit über das Jahr 1999 hin, und es stellte sich die Frage, ob das 1999 eingefügte Verbot der Verwertung menschlicher Embryos zu industriellen Zwecken auch auf solche „Altanmeldungen“ anwendbar ist und welchen konkreten Inhalt es hat. Beide Fragen mussten von der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts entschieden werden.

Zur ersten Frage entschied die Große Beschwerdekammer, dass mit der Umsetzung der Biotechnologierichtlinie in das EPÜ kein neues Recht geschaffen wurde, sondern lediglich das bestehende Recht (gute Sitten) konkretisiert werden sollte. Daher seien diese ohne Übergangsbestimmungen in die Ausführungsordnung eingefügten Regelungen ohne weiteres auf Altanmeldungen anwendbar.

Zur Frage der Reichweite des Verbots der Verwertung menschlicher Embryonen zu industriellen Zwecken lautet die Entscheidung, dass durch dieses Verbot jedwede Patentansprüche erfasst werden, die entweder unmittelbar auf eine solche Verwertung gerichtet sind oder aber eine entsprechende Verwertung als notwendigen vorgelagerten Schritt umfassen, selbst wenn er nicht konkret im Anspruch steht. Der Patentanspruch der streitigen Anmeldung war auf die fertige Kultur gerichtet und schwieg sich darüber aus, wie diese gewonnen werden sollte. Da am Anmeldetag der Anmeldung eine solche Gewinnung nur unter Verwendung menschlicher Embryonen möglich war, erfasst das entsprechende Patentierungsverbot der Großen Beschwerdekammer zufolge einen solchen Patentanspruch. Dabei spielt es keine Rolle, dass nach dem Anmeldetag Verfahren verfügbar wurden, die die Gewinnung solcher Stammzellkulturen ohne Zerstörung menschlicher Embryonen ermöglichen.

Die Entscheidung schafft Klarheit in zwei streitigen Verfahren zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen:

1. Die 1999 ins EPÜ übernommenen Bestimmungen der EU-Biotechnologierichtlinie sind anwendbar auf alle europäischen Patentanmeldungen und Patente, auch wenn diese vor dieser Änderung des EPÜ eingereicht wurden.
2. Das Verbot der industriellen Verwertung menschlicher Embryonen erstreckt sich nicht nur auf entsprechende Verfahrensansprüche, sondern auch auf Stoffansprüche, wenn zur Gewinnung dieses Stoffes (menschlicher Stammzelllinien) unvermeidlich menschliche Embryonen verwertet werden müssen. Eine Patentierung menschlicher Stammzelllinien bleibt möglich, wenn diese aus anderen Quellen gewonnen werden können.