Werden ein gewerbliches Schutzrecht oder bestimmte über das Wettbewerbsrecht geschützte Rechtspositionen, z. B. Betriebsgeheimnisse, schuldhaft verletzt, kann der Verletzte Ersatz des ihm dadurch entstandenen Schadens verlangen. Die Höhe dieses Schadens hängt allerdings vom Umfang der Verletzungshandlungen ab, den der Verletzte im Normalfall nicht kennt. Gesetz und Rechtsprechung gewähren im deshalb entsprechende Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche gegen den Verletzer.

Demnach ist der Verletzte im deutschen Recht darauf angewiesen, dass ihm sein Gegner die erforderlichen Informationen richtig und vollständig mitteilt. Bei einem Streit darüber, ob eine erteilte Auskunft vollständig ist, ist zu differenzieren: Ist die Auskunft von vornherein unglaubhaft oder unvollständig, besteht Anspruch auf Ergänzung, bei bereits tituliertem Auskunftsanspruch können Zwangsmittel verhängt werden (BGH, Urt. v. 24.3.1994 – I ZR 42/93 – Cartier-Armreif). Ist die Unvollständigkeit hingegen nicht offensichtlich, kann der Verletzte die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über die Vollständigkeit der Informationen verlangen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Verletzer seine Angaben nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht hat (§§ 259, 260 BGB).

Gestützt hierauf wollte das OLG Düsseldorf eine wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen (§ 17 UWG) rechtskräftig zur Auskunftserteilung verurteilte Partei mit einem Zwangsgeld von 8.000 € dazu anhalten, über bei ihr vorhandene Originale und Kopien von Kunden- und Firmendaten Auskunft zu erteilen. Denn das OLG war aufgrund seiner Feststellungen im vorausgegangenen Erkenntnisverfahren davon überzeugt, dass der Schuldner zumindest über einige Daten verfügen müsse. Es akzeptierte daher nicht die von ihm erteilte „Nullauskunft“, keine Daten zu haben.

Diese Entscheidung hob das Bundesverfassungsgericht auf (Beschl. v. 28.10.2010 - 2 BvR 535/10). Auch wenn das Fachgericht noch so überzeugt von der Unvollständigkeit der Auskunft sei, liege „es prinzipiell stets im Bereich des Möglichen liegt, dass prozessuale und materielle Wahrheit nicht übereinstimmen“. Könne also nicht endgültig ausgeschlossen werden, dass der Schuldner eben doch keine Daten hat, sei er in seinen Grundrechten verletzt. Im Hinblick auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit vermissten die Verfassungsrichter auch eine Erwägung des OLG, ob im Streitfall nicht eine eidesstattliche Versicherung als milderes Mittel in Betracht hätte kommen können.

Dabei beließ es das BVerfG jedoch nicht, sondern es zog auch in Erwägung, ob dem Gläubiger in solchen Situationen nicht eher ein Herausgabeanspruch in Bezug auf die strittigen Datenträger zuzusprechen sei. Das würde es ihm ermöglichen, einen Gerichtsvollzieher beim Schuldner nach den Daten suchen zu lassen. Dabei erkennt das BVerfG ausdrücklich an, dass dies eine großzügige Handhabung zivilprozessualen Bestimmtheitsgrundsatzes erfordert und auch mit „praktischen Schwierigkeiten verbunden bleibt“. Nicht ganz zu Unrecht merkt das Gericht jedoch an, dass hiermit durchaus der effektivere Rechtsschutz verbunden sein könne, denn auch eine erzwungene Auskunft bringe ja keine Gewissheit, dass sie auch vollständig ist.

Mit Spannung ist nun abzuwarten, ob die Verletzungsgerichte diese Ausführungen zum Anlass nehmen, Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche auch als Herausgabeansprüche zu titulieren. Wenn das geschieht, würde es eine erhebliche Stärkung der Position von Schutzrechtsinhabern bedeuten, denn sie wären in solchen Fällen nicht mehr allein auf die Angaben der Verletzer angewiesen.

Seit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) in dem Verfahren G 2/08 ist die unter dem „alten“ Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ 1973) übliche Formulierung für Stoffansprüche auf eine zweite bzw. weitere medizinische Indikation „Verwendung von Wirkstoff X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y“ obsolet und durch die durch Artikel 53 c) des „neuen“ EPÜ 2000 gedeckte Formulierung „Wirkstoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y“ zu ersetzen (s. Beitrag vom 26.02.2010).

Eine der letzten Entscheidungen zu Ansprüchen der „alten“ Formulierung dürfte die Entscheidung des EPA T 566/07 sein, bei der sich die Frage der Patentierbarkeit im Hinblick auf Artikel 52 (4) EPC 1973 [neuer Artikel 53 c) EPC 2000] für einen Verfahrensanspruch mit folgendem Wortlaut stellte: „Verwendung von mindestens einem Lebendfarbstoff für die Herstellung einer Zusammensetzung zum Färben einer Retinamembran in einem Auge um in einem Verfahren zur Entfernung der Retinamembran die Retinamembran von der darunter liegenden Retina unterscheidbar zu machen.“

Dieser Anspruch wurde seitens der Kammer als eine Chimäre angesehen, die sich aus zwei Handlungen zusammensetzt. Einer ersten Handlung mit dem Wortlaut eines typischen Anspruchs für eine zweite medizinische Indikation („Verwendung von mindestens einem Lebendfarbstoff für die Herstellung einer Zusammensetzung zum Färben einer Retinamembran in einem Auge“) und einem zweiten chirurgischen Handlungsteil, in dem die Retina entfernt werden soll. Letzterer (zweiter) Handlungsteil war nach Auffassung der Kammer nicht mehr von der Formulierung des ersten Teils eingeschlossen und als chirurgisches Verfahren ausdrücklich vom Patentierungshindernis des Artikel 52(4) EPC1973 [neuer Artikel 53 c) EPC2000] erfasst. Folglich war der Anspruch in seiner Gesamtheit nicht gewährbar.

Die Entscheidungsgründe der Kammer sollten auch für Ansprüche zutreffen, die neben der durch das „neue“ EPÜ 2000 gedeckten Formulierung „Wirkstoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y“ um weitere Handlungsteile ergänzt sind, wenn letztere im Widerspruch zu Artikel 53 c) stehen, beispielsweise wenn sie einen chirurgischen Eingriff umfassen. Derartige Chimärenansprüche gilt es daher auch in Zukunft zu vermeiden.

Nach Artikel 53 c) EPÜ2000 [Artikel 52(4) des „alten“ EPÜ1973] sind am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Diagnostizierverfahren vom Patentschutz in Europa ausgenommen.

Wie in unserem Beitrag vom 17.01.2006 ausgeführt, stellte die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/04 vom 16. Dezember 2005 klar, dass die folgenden Merkmale Grundvorrausetzungen sind, um einen Anspruch als „Diagnostizierverfahren“ vom Patenschutz ausschließen zu können:

1. die als reine geistige Tätigkeit zu stellende Diagnose;
2. die zu 1. vorausgehenden Schritte, beispielsweise die Datenerfassung, die grundlegend für das Stellen der Diagnose sind; und
3. die spezifische Wechselwirkung mit dem tierischen oder menschlichen Körper, die bei der Durchführung der vorausgehenden technischen Schritte auftritt,

wobei es nicht darauf ankommt, ob ein Mediziner an dem Verfahren beteiligt ist.

Der auf der Hand liegenden „Verkürzung“ eines Verfahrensanspruchs durch bewusstes Weglassen eines der vorgenannten Schritte, um den Patentierungssausschluss nach Artikel 53 c) EPÜ zu entfliehen, hat das EPA bereits in G 1/04 unter Verweis auf Artikel 84 EPÜ (Klarheit) einen Riegel vorgeschoben. Demnach muss jedes wesentliche Merkmal, sei es das nicht-technische Merkmal der Diagnose gemäß 1. oder die üblicherweise technischen Merkmale gemäß 2. und 3.  in den Anspruch aufgenommen werden.

Eine Reihe von jüngeren Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern des EPA beschäftigen sich mit der Frage, ob und unter welchen Bedingungen man insbesondere auf den Schritt der Diagnose im Anspruch verzichten kann, um dem Patentierungshindernis des Artikel 53 c) EPÜ auszuweichen. Das „Vergessen“ der Diagnose im Verfahrensanspruch ist für den Anmelder attraktiv, da es sich dann nicht mehr um ein Diagnostizierverfahren nach G 1/04, sondern allenfalls um ein (in einem Diagnostizierverfahren durchaus verwendbares) Verfahren zur Datenermittlung oder Datenverarbeitung handeln sollte, ohne vom Patentierungsverbot des Artikel 53 c) EPÜ erfasst zu sein.

In der Entscheidung T 143/04 stellte das EPA klar, dass auf die Diagnose im Anspruch jedenfalls dann nicht verzichtet werden kann, wenn der Anmeldetext wiederholt auf die Diagnose verweist und die Anmeldung auf diese ausgerichtet ist. Die Kammer begründete dies mit der argumentativen Steilvorlage aus G1/04 bezüglich mangelnder Klarheit, insbesondere Satz 2 von Artikel 84, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen. Ergänzend wurde angemerkt, dass bei dem Weglassen des Merkmals der Diagnose im Anspruch, obgleich im Beschreibungsteil als wesentliches Merkmal dargestellt, auch eine Verletzung von Artikel  123(2) EPÜ vorläge. Mit anderen Worten, das EPA sah den neuen Anspruch ohne die Diagnose nicht mehr von dem ursprünglichen Anmeldetext gedeckt, der die Diagnose unverzichtbar umfasste.

Um diesen Einwänden im Erteilungsverfahren vor dem EPA vorzubeugen, ist eine sorgfältige Ausarbeitung der Anmeldung erforderlich. Demnach erscheint es sinnvoll, das gesamte Diagnostizierverfahren in einen ersten Teil, umfassend die Datenermittlung bis zu den für die Diagnose relevanten Zwischenergebnissen, und einen zweiten Teil, umfassend die Diagnose zu zerlegen. Der erste Teil sollte unabhängig von der Diagnose beschrieben und als ein Ziel der Erfindung dargestellt werden.

Zu berücksichtigen gilt insbesondere, dass der zu formulierende Datenermittlungs- bzw. Datenverarbeitungsanspruch nicht bereits Verfahrensschritte umfasst, beispielsweise die Feststellung einer Abweichung zu einem Standard und die Interpretation der festgestellten Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild, die das EPA unter den Begriff der Diagnose subsumiert (siehe z.B. T 125/02).

Bricht ein solcher Verfahrensanspruch vor der Diagnose bei den für die Diagnose relevanten Zwischenergebnissen ab, ist es kein „Diagnostizierverfahren“ und insoweit nicht vom Patentschutz ausgeschlossen (T 330/03, s. Ziffer 4.1; T 1102/02, s. Ziffer 2; T 9/04, s. Ziffer 5.2; T 990/03, s. Ziffern 2.2 und 2.3; und T 1255/06, s. Ziffer 3.3).

In seinem Urteil „Untersetzer“ hat sich der BGH zu einigen Fragen der Schutzbereichsbestimmung geäußert und sich dabei in einigen wichtigen Punkten gegen Auffassungen anderer Gerichte gestemmt (Urt. v. 19.5.2010 – I ZR 71/08):

• Anders als nach früherer Rechtslage (zur Umstellung s. Beitrag v. 25.7.2007) und entgegen der Auffassung einiger Oberlandesgerichte sowie des österreichischen Obersten Gerichtshofs soll es für die Bemessung des Schutzumfangs nicht primär auf diejenigen Einzelmerkmale eines Geschmacksmusters ankommen, die seine Eigenart begründeten. Geschmacksmusterinhaber können also fortan nicht argumentieren, ein vermeintliches Verletzungsprodukt übernehme gerade ganz bestimmte, für die Schutzfähigkeit „entscheidende“ Merkmale, wohingegen andere vernachlässigbar wären. Denn da, so der BGH, die Eigenart durch Einzelvergleiche mit älteren Mustern zu beurteilen sei, könne es von Vergleich zu Vergleich auf andere Einzelmerkmale ankommen. Deshalb könne keinem Einzelmerkmal eine entscheidende Rolle zukommen.
• Stattdessen sei der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers maßgeblich, der wiederum wesentlich durch die „Musterdichte“ bestimmt ist. Gibt es auf dem fraglichen Designsektor bereits eine große Designvielfalt, sei der Gestaltungsspielraum und damit auch der Schutzumfang gering. Dabei komme es – und auch insoweit wendet sich der BGH gegen andere Stimmen – auf die Musterdichte am Prioritätstag des Klagegeschmacksmusters an. Ist eine Geschmacksmusteranmeldung also erst eingereicht, können nachträgliche Designtrends den Schutzbereich nicht mehr schmälern.

Da der BGH diese Fragen in seinem konkreten Fall nicht für streitentscheidend hielt, legte er sie nicht dem EuGH zur Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV vor, so dass sie auf EU-Ebene in der Schwebe bleiben. Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmustern müssen sich also darauf einstellen, dass der Schutzbereich ihrer Rechte von Land zu Land unterschiedlich beurteilt wird, bis der EuGH Gelegenheit erhält, zu dem Thema Stellung zu beziehen.

Mit seinem Urteil vom 14. September 2010 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Schutzfähigkeit des Legosteins als dreidimensionale Gemeinschaftsmarke  verneint (Rechtssache C-48/09 P).  Nach den absoluten Eintragungshindernissen des Art. 7(1) e) ii) der EG Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung, GMV) sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bestehen.  Genau dieses absolute Eintragungshindernis bestehe aber bei dem Lego-Baustein, so der EuGH.

Bei der streitigen Marke handelt es sich um den dreidimensionalen Lego-Baustein in roter Farbe, der für die Waren „Spiele, Spielzeug“ am 1. April 1996 beim HABM angemeldet wurde, welches die Marke zunächst eingetragen hat.  Auf einen Nichtigkeitsantrag eines Konkurrenten von Lego, der Mega Brands Inc. hin jedoch erklärte die Nichtigkeitsabteilung des HABM die Marke für Bauspielzeug für nichtig, da sie ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, die zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich sei. Daraufhin legte die Klägerin, Lego Juris A/S, Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein, welche jedoch zurückgewiesen wurde, da das absolute Eintragungshindernis des Art. 7(1) e) ii) GMV erfüllt sei, das Zeichen also in der Tat lediglich aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bestehe.  Die anschließende erstinstanzliche Klage von Lego vom 25. September 2006 zum EuG auf Nichtigerklärung der Beschwerdekammerentscheidung war nicht erfolgreich.

Der EuGH hat jetzt das hiergegen gerichtete Rechtsmittel Legos zum EuGH in letzter Instanz zurückgewiesen.  Die absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7(1) GMV seien im Licht des Allgemeininteresses auszulegen. Das Art. 7(1)e)ii) GMV zugrunde liegende Interesse bestehe darin zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt werde, so der EuGH.  Damit werde sichergestellt, dass Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen können, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben.  Denn solche technischen Lösungen seien im System der geistigen Schutzrechte in der Union nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig (durch Patente, Gebrauchsmuster), so dass sie nach Ablauf dieser Schutzdauer von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können.  Der EuGH führt weiter aus, dass alle Zeichen vom absoluten Eintragungshindernis des Art. 7(1) e) ii) GMV erfasst sind, die „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.  Dies sei genau dann der Fall, wenn, wie beim Lego-Baustein, alle „wesentlichen Merkmale“ der Form der technischen Funktion entsprächen.  Damit sei dann  das Vorhandensein von nicht-wesentlichen Merkmalen ohne technische Funktion unerheblich.  Weiterhin bedeute die Vorraussetzung nach Art. 7 (1) e)ii) GMV, dass eine Form einer Ware nur dann von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der erwünschten technischen Wirkung „erforderlich“ ist, nicht, dass die betreffende Form die einzige sein muss, die die Erreichung dieser technischen Wirkung erlaube (so schon EuGH, Urt. v. 16.06.2002, C-299/99 - Philips/Remington).  Zwar kann es nach dem EuGH alternative Formen mit anderen Abmessungen oder anderer Gestaltung geben, die dieselbe technische Wirkung ermöglichen – dieser Umstand hätte jedoch nicht zur Folge, dass eine Eintragung der betreffenden Form als Marke die Verfügbarkeit der in der Form verkörperten technischen Lösung für die übrigen Wirtschaftsteilnehmer unberührt ließe.  Dies gelte besonders für den Fall der Kumulierung von Eintragungen verschiedenartiger, ausschließlich funktionaler Formen einer Ware, durch die andere Unternehmen gänzlich daran gehindert werden könnten, bestimmte Waren mit einer bestimmten technischen Funktion herzustellen und zu vertreiben.

Dem Vorbringen der Lego Juris A/S, dass die Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines Zeichens zwingend aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise vorzunehmen sei, die möglicherweise Merkmale als nicht rein technischer Natur ansehen könnten, folgte der EuGH nicht.  Vielmehr sei die Ermittlung dieser wesentlichen Merkmale im Wege einer Einzelfallbeurteilung vorzunehmen, welche durch bloße visuelle Prüfung dieses Zeichens oder aber auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen könne.  Das EuG habe bei dieser Prüfung richtig festgestellt, dass das wichtigste Element des durch den Lego-Stein dargestellten Zeichens aus den beiden Reihen Vorsprüngen auf der Oberseite dieses Steins bestehe, welches sich auch in den früheren Patenten des Rechtsvorgängers der Lego Juris A/S finden würden, die diesen Elementen eine technische Wirkung zuordnen, nämlich den Zusammenbau von Spielbausteinen.  Die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise sei in diesem Zusammenhang unerheblich und kein entscheidender Faktor bei der Anwendung des Eintragungshindernisses des Art. 7(1) e) ii) GMV.

Das Londoner Übereinkommen ist von einer Reihe von Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens geschlossen worden mit dem Ziel, die nach der Erteilung eines europäischen Patents anfallenden Übersetzungskosten zu vermindern (siehe Beitrag v. 01.02.2008). Diese Staaten verzichten auf die eigentlich im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehene Möglichkeit, eine Übersetzung des europäischen Patents in die eigene Landessprache zu verlangen.

Für Ungarn tritt das Londoner Übereinkommen am 1. Januar 2011 in Kraft. Für europäische Patente, die ab diesem Datum mit Wirkung für Ungarn erteilt werden, entfällt das Erfordernis einer vollständigen Übersetzung in die ungarische Sprache, sofern das Patent in englischer Sprache erteilt wurde oder beim ungarischen Patentamt eine englische Übersetzung des Patents eingereicht wurde. Weiterhin gefordert wird aber noch eine Übersetzung der Ansprüche in das Ungarische.

Nach dem in Deutschland und Europa gültigen „First-To-File“-Prinzip können Patentanmeldungen auch von anderen Personen als dem Erfinder selbst eingereicht werden. Allerdings muss der Anmelder seine Berechtigung vom Erfinder ableiten, etwa durch Vertrag mit dem Erfinder von diesem das „Recht auf das Patent“ erworben haben. Wird eine Patentanmeldung ohne eine solche Berechtigung eingereicht, kann sie oder ein darauf erteiltes Patent vom Berechtigten im Wege der „Vindikationsklage“ herausgeklagt werden.

Normalerweise lösen sich derlei Streitigkeiten regelmäßig in Wohlgefallen auf, wenn sich die angemeldete Erfindung nicht als schutzfähig erweist, wenn etwa das Patentamt die Erteilung versagt oder ein Widerruf im Einspruchsverfahren erfolgt. Die nicht schützbare Erfindung lässt sich kaum als werthaltiger Vermögensgegenstand ansehen, so dass sie als Objekt der rechtlichen Begierde wenig taugt.

In seiner Entscheidung „Steuervorrichtung“ (Urt. v. 18.5.2010 – X ZR 79/07) hat der BGH allerdings darauf hingewiesen, dass auch in solchen Fällen finanzielle Ausgleichsansprüche bestehen können, und zwar dann, wenn der nichtberechtigte Anmelder seine Anmeldung faktisch auswertet. Zwar liege dann kein Eingriff in ein absolut geschütztes Recht (wie z. B. Eigentum oder rechtsbeständige Schutzrechte) vor, wohl aber in eine „über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position“. Diese genieße durch das Bereicherungsrecht, namentlich den Tatbestand der „Eingriffskondiktion“ (§ 812 BGB), einen gewissen rechtlichen Schutz. Sind beispielsweise für die unberechtigte Patentanmeldung oder das später widerrufene Patent Lizenzeinnahmen erzielt worden, so seien diese an den Erfinder herauszugeben. Für eigene Verwertungshandlungen habe der unberechtigte Anmelder Wertersatz zu leisten, wofür eine fiktive Lizenzgebühr in Betracht kommt. Der Anmelder könne zwar einwenden, er habe die Vorzugsstellung durch die Anmeldung gar nicht nutzen können, weil seine Konkurrenz den vermeintlichen Schutz ohnehin nicht beachtete. Dafür trage er aber die Darlegungs- und Beweislast.

Die Entscheidung erging zu einem Fall aus dem Arbeitnehmererfinderrecht, wo solche Konstellationen im Zuge der „Haftetikett“-Entscheidung des BGH häufiger anzutreffen waren (Beitrag v. 27.6.2006), was sich allerdings durch eine Gesetzesänderung vor rund einem Jahr etwas entschärft hat (Beitrag v. 1.10.2009). Jedoch wird die Entscheidung auch künftig sehr relevant für Streitigkeiten um Anmeldungen sein, die aus Entwicklungskooperationen zwischen Unternehmen hervorgehen und für die die Anmeldeberechtigung nicht eindeutig geklärt wurde. Mehr denn je sind gerade hierfür klare vertragliche Regelungen gefragt.

Gekündigten Handelsvertretern steht gemäß § 89b HGB grundsätzlich ein Ausgleichsanspruch zu. Dieser Anspruch, der vertraglich nicht abdingbar ist und dessen Höhe eine volle Jahresprovision erreichen kann, stellt eine Gegenleistung für vom Handelsvertreter aufgebaute Geschäftsbeziehungen dar, die der vertretene Unternehmer nach Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses ohne Provisionsverpflichtung weiter nutzen kann. Anerkanntermaßen findet diese Regelung analoge Anwendung auf ähnliche Vertragsbeziehungen wie in Vertragshändler- oder Franchisesystemen, sofern die Interessenlage jeweils mit der von Handelsvertretern vergleichbar ist.

Mit Urteil vom 29. April 2010 hat der BGH nun zu der Frage Stellung bezogen, ob sich auch ausgeschiedene Markenlizenznehmer auf eine Gesetzesanalogie zu § 89b HGB berufen können (Az.: I ZR 3/09 – JOOP!). Dies sei zwar, so der zuständige I. Zivilsenat, „nicht grundsätzlich ausgeschlossen“. Jedoch ergibt sich aus dem Urteil, dass die Hürden dafür ziemlich hoch sind.

So bestehe eine erste Voraussetzung darin, dass der Lizenznehmer wirtschaftlich in die Absatzorganisation des Lizenzgebers eingebunden ist. Daran dürfte es regelmäßig fehlen, wenn der Lizenznehmer keine Produkte des Lizenzgebers, sondern eigene oder von dritter Seite bezogene Ware unter der Lizenzmarke vertreibt. Daran änderte sich im vom BGH entschiedenen Fall auch nichts dadurch, dass der Lizenznehmer zu eigenen Werbeanstrengungen verpflichtet war und der Lizenzgeber sich eine Einflussnahme auf die Produktqualität vorbehalten hatte.

Eine weitere Voraussetzung sei, dass der Lizenznehmer nach Beendigung des Vertrags zur Überlassung seines Kundenstamms an den Lizenzgeber verpflichtet sein müsse. Dafür genüge es nicht, so der BGH, dass der Lizenznehmer nach Vertragsende seine eigenen Rechte an den Vertragswaren wie Rezepturen, Modelle u. dgl. abtreten müsse.

Das lässt erkennen, dass ein Ausgleichsanspruch für Markenlizenznehmer ein absoluter Ausnahmefall sein wird. Der BGH schließt denn auch mit der Bemerkung, dass er nicht in Betracht kommt, wenn der Lizenzgeber selbst auf dem fraglichen Produktsektor gar nicht als Anbieter aktiv ist.

Wer einen Unterlassungsanspruch aus einem Patent im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzen möchte, muss vor dem Verletzungsgericht glaubhaft machen, dass das Verfügungspatent einem Angriff mit Einspruch oder Nichtigkeitsklage voraussichtlich standhalten wird. Bislang waren die Anforderungen dafür vor allem vor den Düsseldorfer Gerichten nicht allzu hoch. So war es grundsätzlich Sache des Antragsgegners, eine mangelnde Rechtsbeständigkeit glaubhaft zu machen, was im Grundsatz auch erforderte, den Einspruch bzw. die Nichtigkeitsklage anhängig zu machen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 1.3.2007 – I-2 U 98/06 – Kleinleistungsschalter; s. a. Beitrag v. 7.12.2007). Soweit der Angriff auf offenkundige Vorbenutzung gestützt war, standen die Gerichte dem durchweg skeptisch gegenüber (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.3.2006 – I-2 U 55/05 – Stabilisierung von Förderstrecken-Druckprodukten). Bei fehlenden durchgreifenden Zweifeln am Rechtsbestand war die einstweilige Verfügung zu erlassen (vgl. LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.12.1999 – Phytase-Präparat).

In seinem Urteil „Harnkatheterset“ hat das OLG Düsseldorf den Beurteilungsmaßstab nun jedoch zu Lasten der Patentinhaber verschärft (29.4.2010 – I-2 U 126/09). Die Frage der Rechtsbeständigkeit müsse nunmehr „eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten“ sein. Das bedeutet im Grundsatz, dass das Verfügungspatent bereits ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden haben muss. Hiervon könne nur in Sonderfällen abgewichen werden, etwa wenn sich durch Lizenzvergaben zeigt, dass der Wettbewerb die Schutzfähigkeit des Patents anerkannt hat. – Fortan sind also diejenigen Patente, die bereits einen Angriff überstanden haben, aufgrund ihrer besseren Durchsetzbarkeit im Eilverfahren „wertvoller“ als solche, gegen die überhaupt kein Angriff gewagt wurde.

Zu einer verfahrensrechtlich schwierigen Situation kommt es, wenn ein gewerbliches Schutzrecht, auf das eine Verletzungsklage gestützt wurde, später wegfällt.

Ein etwas ungewöhnlicher Sachverhalt in einem sortenschutzrechtlichen Fall hat dem BGH jetzt Gelegenheit gegeben, sich zu einigen offenen Fragen zu äußern (Urt. v. 21.07.2010 – Xa ZR 118/09 – Bordako). Auf die Klage des Sortenschutzinhabers hatte das Landgericht den Beklagten wegen Verletzung der Sorte „Bordako“ zu Unterlassung, Schadensersatz und Auskunft verurteilt. Im Sommer 2007 wurde das landgerichtliche Urteil vom Berufungsgericht bestätigt. Knapp zwei Jahre später erfuhr der Verletzer, dass der Sortenschutz bereits Ende 2006 und damit vor der Entscheidung des Berufungsgerichts entfallen war. Der Inhaber hatte gegenüber dem Sortenamt den Verzicht auf die Sorte „Bordako“ für die Zukunft erklärt.

Der BGH stellt zunächst klar, dass eine Restitutionsklage nicht daran scheitert, dass der Verletzer erst lange nach dem Wegfall des Schutzrechts Kenntnis erlangt hat. Zwar wäre es dem Verletzer möglich gewesen, sich die Kenntnis anhand der öffentlich zugänglichen Sortenschutzrolle früher zu verschaffen. Die laufende Überwachung eines solchen Registers kann aber nicht verlangt werden. Vielmehr wäre vom Kläger zu erwarten gewesen, dass er dem Gericht den von ihm selbst veranlassten Wegfall des Klageschutzrechts zur Kenntnis bringt.

Erfolg kann die Restitutionsklage nur insoweit haben, wie der Wegfall des Schutzrechts vor dem Verletzungsurteil liegt. Erlischt das Schutzrecht erst nach dem Verletzungsurteil, so kann der Verletzer sich gegen die weitere Vollstreckung mit einer Vollstreckungsgegenklage wehren. In diesem Zusammenhang wird weiter klargestellt, dass es nicht erforderlich ist, die Verurteilung mit einer Befristung zu versehen, sofern das Schutzrecht im Zeitpunkt der Entscheidung noch besteht. Die Befristung auf die höchstmögliche Laufdauer des Schutzrechts ist der Verurteilung ohnehin immanent. Dass das Schutzrecht auch vor diesem Zeitpunkt entfallen kann, braucht im Verletzungsurteil nicht berücksichtigt zu werden.

Für die Phase zwischen dem Wegfall des Schutzrechts und dem Verletzungsurteil muss im Restitutionsverfahren festgestellt werden, dass sich der Unterlassungsanspruch erledigt hat. Die entsprechenden Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft sind ohne weiteres unbegründet. Das Verletzungsurteil ist allerdings nur insoweit Gegenstand der Restitutionsklage, wie es von dem Anfechtungsgrund betroffen ist. Für den Zeitraum vor Erlöschen des Schutzrechts bleibt die rechtskräftige Entscheidung der Hauptsache in Kraft.

Zum 1. Oktober 2010 tritt das Europäische Patentübereinkommens (EPÜ) für Serbien in Kraft. Europäische Patentanmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden, schließen automatisch die Benennung von Serbien ein.

Dem EPÜ gehören nach der Erweiterung 38 Vertragsstaaten an. Die bisherigen Vertragsstaaten waren die Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, Kroatien, Mazedonien, San Marino, Albanien, die Schweiz und die Türkei.

Die Erscheinungsform eines Erzeugnisses kann als Geschmacksmuster geschützt sein, wenn sie neu und eigenartig ist. Ob Eigenart vorliegt, ist aus Sicht des „informierten Benutzers“ zu beurteilen. Hierbei handelt es sich um eine gedachte Person, also ein Gedankenkonstrukt, mit dessen Hilfe der Prüfungsmaßstab für die Schutzfähigkeit von Geschmacksmustern festgelegt wird. Nachdem das Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Jahr 2003 eingeführt worden war, sind Gerichte nun immer öfter mit Schutzfähigkeitsfragen befasst, so dass sie sich nun vermehrt zum „informierten Benutzer“ äußern (s. Beitrag v. 12.5.2010).

In der Sache „Shenzhen Taiden/Bosch Security Systems“ hatte das EuG nun Gelegenheit, den Begriff des „informierten Benutzers“ weiter zu konkretisieren. Es ging um einen Löschungsantrag gegen ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffend eine Diskussionsanlage für Konferenzen, umfassend eine etwa rechteckige Grundplatte, ein aufklappbares Panel und ein Schwanenhalsmikrofon. Die Oberseite des Panels enthielt eine originelle Konturierung in der Grobform eines Adlers. Ein entgegen gehaltenes älteres Design umfasste die vorgenannten Merkmale, nicht aber die adlerartige Konturierung.

Letztere ließ der EuG nicht ausreichen, um Eigenart zu begründen (Urt. v. 22.6.2010 – T-153/08). Denn als „informierte Benutzer“ kämen nur diejenigen Personen in Betracht, die solche Geräte nutzen, also Konferenzteilnehmer. Diese würden die Geräte mit hochgeklappten Panels nutzen und infolgedessen die Adlerstruktur nur am Rande wahrnehmen. Danach kommt es also nicht nur auf die Person des Benutzers an, sondern darüber hinaus auch auf die Benutzungssituation.

Andererseits sei davon auszugehen, dass sich der „informierte Benutzer“ im vorbekannten Formenschatz auskenne. Der Löschungsantragsteller hatte eine Reihe älterer Designs ohne klappbare Panels vorgelegt. Daraus schloss das Gericht, dass dem „informierten Benutzer“ diese Klappbarkeit auffallen müsse. Hingegen akzeptiere es nicht das Gegenargument des Musterinhabers, dass diese Funktion von Laptops und Handys her bekannt sei. Denn anders als bei diesen portablen Geräten bestehe bei Diskussionslagen nicht das Problem, die Geräte möglichst kompakt auszuführen.

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig die richtige Anmeldestrategie ist. Bei Geschmacksmusteranmeldungen sollten diejenigen Merkmale, die die Schutzfähigkeit tragen sollen, in der Wiedergabe in den Vordergrund rücken. Denkbar wäre das im Streitfall bei einem Muster nur für ein Panel, das mit der Adlerstruktur versehen ist.

Der US-Supreme Court hat sich in seiner Entscheidung No. 08-964 – Bilski vs. Kappos mit der Frage der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden beschäftigt und klargestellt, dass ein grundsätzliches Erfordernis an Technizität bei Patentanmeldungen – wie es in Deutschland und Europa bekannt ist – im US-Patentgesetz nicht enthalten ist. Jedoch hat er deutlich darauf hingewiesen, dass gerade Anmeldungen betreffend Geschäftsmethoden an dem Patentierungsverbot für abstrakte Ideen und wissenschaftliche Theorien scheitern können.

Anlass für die Entscheidung war eine Patentanmeldung betreffend die Risikoabsicherung von Preisschwankungen bei Rohstoffgeschäften, insbesondere im Energiesektor. Der Hauptanspruch war verfahrensmäßig formuliert, ein nebengeordneter Anspruch betraf die zu Grunde liegende mathematische Formel.

Das US Patent- und Markenamt (USPTO) hat die Anmeldung zurückgewiesen. Als Begründung wurde angeführt, dass das Verfahren zu seiner Ausführung weder eine Vorrichtung benötige, noch dass es über die reine Anwendung einer abstrakten Idee bzw. eine mathematischen Formel hinausgehe, ohne dass ein konkreter, praktischer Anwendungszweck genannt werde. Dem Gegenstand der Anmeldung fehle daher ein „technischer Bezug“. Das USPTO ließ die Patentanmeldung also an einem Erfordernis scheitern, welches in Deutschland und Europa unter dem Erfordernis der „Technizität“ subsumiert wird.

Das „Board of Patent Appeals and Interferences“ hat die Einschätzung des USPTO bestätigt, ebenso wie der „United States Court of Appeals for the Federal Circuit“. Letzterer hat seine Entscheidung insbesondere mit dem sog. „machine-or-transformation test“ begründet, wonach ein Verfahren nur dann patentierbar sei, wenn (1) es mit Hilfe einer speziellen Vorrichtung ausgeführt werden könne oder (2) es der Umwandlung eines Erzeugnisses diente.

Der „Supreme Court of the United States“ hat mit seiner Entscheidung No. 08-964 – Bilski vs. Kappos klargestellt, dass eine Patentierungsvoraussetzung der Technizität im US-Patentgesetz weder explizit noch implizit enthalten ist. Als Folge darf aus einem negativen Ergebnis des „machine-or-transformation tests“ auch nicht direkt geschlossen werden, dass eine Erfindung grundsätzlich nicht patentfähig sei.

Der US-Supreme Court führt jedoch weiter aus, dass insbesondere bei einem negativen Ergebnis des „machine-or-transformation tests“ das Patentierungsverbot für abstrakte Ideen oder wissenschaftliche Theorien greifen kann. Im vorliegenden Fall werde Schutz für eine Risikoabsicherung von Transaktionen begehrt, wobei es sich um ein im Wirtschaftsbereich weit verbreitetes Prinzip handele. Der US-Supreme Court kam daher zu dem Schluss, die Anmeldung stelle einen Versuch dar, eine abstrakte Idee bzw. eine wissenschaftliche Theorie zu schützen. Ein Patentschutz hierfür ist durch das US-Patentgesetz jedoch explizit ausgeschlossen, weshalb die Zurückweisung der Anmeldung in der Sache berechtigt war.

Die Erscheinungsform eines Erzeugnisses kann durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster EU-weit geschützt werden, soweit sie gegenüber vorbekannten Designs neu ist und Eigenart aufweist. Neuheit eines Geschmacksmusters ist dann gegeben, wenn sich das Geschmacksmuster in wenigstens einem Merkmal von einem vorbekannten Design unterscheidet. Eigenart liegt vor, sofern ein Geschmacksmuster bei dem informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck als jedes andere Design hervorruft.

In einem obiter dictum hat sich der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in einer aktuellen Entscheidung über die Anforderungen an die Eigenart von Gemeinschaftgeschmacksmustern geäußert (Urt. v. 22.4.2010 – I ZR 89/08 – Verlängerte Limousinen).

In dem vorliegenden Fall wurden Geschmacksmuster langgestreckter Versionen einer Mercedes S-Klasse-Limousine mit der Standardausführung verglichen. Die langgestreckten Versionen wiesen mit der S-Klasse identische Front- und Heckpartien auf und unterschieden sich von der Standardausführung lediglich durch zwischen die Vorder- und Hintertüren eingefügte Karosseriestücke.

Der I. Zivilsenat vertritt in seiner Entscheidung die Ansicht, dass ungeachtet der Übernahme der Erscheinungsmerkmale der Front- und Heckpartie der S-Klasse die langgestreckten Versionen einen „deutlich unterschiedlichen Gesamteindruck“ aufweisen. Er begründet dies mit einer markanten Verlängerung, die die Proportionen gegenüber der Standard-S-Klasse auffallend verändere. Argumente, dass sich die bei den langgestreckten Versionen eingefügten Karosseriestücke in die Gestaltung der Standard-S-Klasse einfügen, ließ der entscheidende Senat nicht gelten. Bereits das Geschmacksmuster einer verlängerten Limousine, bei der gegenüber der Standardausführung lediglich ein Karosseriestück eingefügt wird, weist nach Meinung des I. Zivilsenates also ausreichend Unterscheide gegenüber dem Design der Basisversion auf, um Eigenart zu bejahen.

Mit diesem Urteil spricht sich der BGH für eine großzügige Beurteilung der Eigenart von Geschmacksmustern aus. Bereits vergleichsweise geringe und mehr oder weniger typische Unterschiede zu einem vorbekannten Design können ausreichend sein, um Eigenart zu bejahen. Anders als z.B. bei der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht oder im alten Geschmacksmusterrecht wird dabei auch keine über das gewöhnliche Maß hinausgehende, schöpferische Leistung des Entwerfers verlangt, worauf der Senat ausdrücklich hinweist.

Da die Anforderungen für die Schutzfähigkeit eines Geschmacksmusters nach diesem Urteil als nicht besonders hoch einzustufen sind, sich eingetragene Geschmacksmuster aber immer häufiger als scharfes Schwert gegenüber Mitbewerbern erweisen, empfiehlt es sich, neue Designs, aber auch Weiterentwicklungen und Designvarianten eines bereits vorhandenen Designs zum Geschmacksmuster anzumelden.

Werden eingetragene Marken in der EU für fünf Jahre oder länger nicht benutzt, können sie auf Antrag Dritter wegen Verfalls gelöscht werden. Um das zu verhindern, müssen Marken im Grundsatz in der eingetragenen Form benutzt werden. In der Marketingpraxis lässt sich das nicht streng durchhalten, denn Markenlogos werden oft verändert, um moderner zu wirken oder in einen Kontext zu passen, und Wortmarken werden selten in der nüchternen Schreibweise benutzt, in der sie eingetragen sind. Deshalb genügt ausnahmsweise  auch die Benutzung in abweichender Form, wenn dadurch die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird (Art. 15 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a) der EG-Verordnung 207/2009 (Gemeinschaftsmarkenverordnung), Art. 10 Abs. 2 Buchst. a) der Richtlinie 2008/95/EG (Markenrechtsrichtlinie)).

Das EuG hat nun diese Ausnahmebestimmung für eine als Gemeinschaftsmarke eingetragene Wortmarke „ATLAS TRANSPORT“ recht großzügig angewandt (Urt. v. 10.6.2010 – T 482/08). Als Benutzungsnachweise waren Briefköpfe vorgelegt worden, in denen das Markenwort lediglich als einer von vielen Bestandteilen eines Logos erschien. Insbesondere war oberhalb des Markenworts der Schriftzug „THE DUESSELDORFER“ angeordnet, der mehr als die Hälfte der Fläche des Logos einnahm. Innerhalb des „O“ von „DUESSELDORFER“ befand sich zudem das Kürzel „ATC“. Die Beschwerdekammer als Vorinstanz hatte das nicht als Benutzung von „ATLAS TRANSPORT“ genügen lassen.

Das EuG jedoch stellte darauf ab, dass der Schriftzug „THE DUESSELDORFER“ trotz seiner Größe in einer relativ blassen Farbe daherkam. Ferner hielt es dem Markeninhaber zugute, dass sein Sitz in dem Briefkopf angegeben war, so dass die angesprochenen Fachkreise erkennen würden, dass „THE DUESSELDORFER“ der Sache nach eine geografische Herkunftsangabe sei. Ebenso würde in dem Kürzel „ATC“ die Kurzform von „Atlas Transport Company“ erkannt, was den Bedeutungsgehalt von „ATLAS TRANSPORT“ nur wiederhole.

Damit legt das Gericht vergleichsweise großzügige Maßstäbe an, denn an sich ist es in der Praxis der Gerichte unüblich, bei der Beurteilung von Markenbenutzungen derart weit gehende Analysen von Briefköpfen vorzunehmen. Da also unsicher ist, ob sich diese Handhabung durchsetzt, empfiehlt sich für Markeninhaber weiterhin, Markenveränderungen nur in geringem Umfang vorzunehmen.

Um schutzfähig zu sein, muss ein Geschmacksmuster neu und eigenartig gegenüber vorbekannten Geschmacksmustern sein. Vorbekannt sind ältere Muster jedoch nicht, wenn sie  „den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein“ konnten (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung = GGV; ebenso § 5 Satz 1 GeschmMG). Nicht jedes vorveröffentlichte kritische Design ist damit zwangsläufig ein Hindernis für die Schutzfähigkeit. Es kommt auf die Art und Weise der Veröffentlichung an.

Die Dritte Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt hat sich in einer aktuellen Entscheidung eingehend mit Fragen zur Relevanz von Veröffentlichungen auseinandergesetzt (Entsch. v. 26.3.2010 - R 9/2008-3 – FOOTWEAR). Der Entscheidung lag ein Löschungsantrag gegen ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für Schuhe zugrunde, zu dessen Begründung vorgetragen worden war, die Anmelderin selbst hätte dieselben Schuhe früher

a) in Florida auf der Fort Lauderdale International Boat Show präsentiert,

b) in den USA verkauft und

c) im Internet angeboten.

Die Beschwerdekammer befasste sich mit allein drei Komplexen, um jedes Mal zu dem Schluss zu kommen, dass eine neuheitsschädliche Veröffentlichung vorliegt. Allerdings bezog sie in jedem Fall Umstände der konkreten Veröffentlichungshandlungen mit in die Beurteilung ein:

So stellte die Kammer in Bezug auf die Bootsmesse (Punkt a) darauf ab, dass dort bereits 1.000 Paar der Schuhe verkauft worden waren. Der Schutzrechtsinhaber selbst hatte den Messeauftritt auf seiner Website als "smashing success" bezeichnet. Dass es sich um eine Boots- und nicht um eine Schuhmesse handelte sei unschädlich, weil sich die fraglichen Schuhe gerade für die Benutzung auf Sportbooten eigneten, so dass spezialisierte Schuhfachleute durchaus davon Notiz nehmen würden. Dies auch, weil die Messe sieben Monate vor dem Stichtag stattgefunden hatte, so dass in der Zwischenzeit mit einer entsprechenden Verbreitung der Nachricht über die Schuhpräsentation zu rechnen sei.

Bei den Verkäufen (Punkt b) wies die Kammer zunächst darauf hin, dass jeder Produktlaunch die Aufmerksamkeit von Fachkreisen auf sich zieht. Sie hob aber auch auf den Umfang der Verkäufe (10.000 Paar), die Dauer (10 Monate vor Stichtag) wie auch auf die Tatsache ab, dass Käufer ihre Schuhe zu tragen pflegen, was die Verbreitung des Designs in der Öffentlichkeit fördere.

Zur Website (Punkt c) hatte der Schutzrechtsinhaber eingewandt, diese sei, zumal sein Unternehmen gerade erst gegründet worden war, vor dem Stichtag praktisch nur wenigen Eingeweihten zugänglich gewesen, die die URL kannten. Hier ließ die Beschwerdekammer überhaupt nicht mit sich reden, weil die Website über eine Online-Bestellfunktion für die Schuhe verfügte.

Während der letzte Punkt reichlich klar ist, fällt bei den ersten beiden ersten beiden auf, dass die Kammer zu einer sehr einzelfallbezogenen Prüfung tendiert. Offenbar reicht nicht jeder Messeauftritt als solcher für eine neuheitsschädliche Offenbarung aus, und selbst der Beginn von Verkaufsaktivitäten (jedenfalls außerhalb der EU) muss für sich genommen nicht das Aus für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster bedeuten. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit bedeutet das, dass im Zweifelsfall möglichst viele Gesichtspunkt in die Waagschale zu werfen sind. Entsprechend schwierig bleibt die Einschätzung der Erfolgsaussichten von Löschungsanträgen.

Abstrakte Farben als solche können als Marken schutzfähig sein. Für die meisten Markenanmelder ist das aber ein Theoretikum, denn normalerweise setzt eine erfolgreiche Farbmarkeneintragung den Nachweis von „Verkehrsdurchsetzung“ voraus. Der Anmelder hat also zu belegen, dass zumindest ein Großteil der angesprochenen Kundenkreise die Farbe als Hinweis auf sein Leistungsangebot versteht. Das erfordert zunächst eine gründliche Bearbeitung des Marktes mit Werbemaßnahmen und umfassender Benutzung der Farbe, damit ein gewisser Bekanntheitsgrad – in Deutschland werden meist mehr als 50 % verlangt (vgl. BGH, Urt. v. 20.9.2007 – I ZR 94/04 – Kinderzeit) – erreicht wird. Zweitens ist dieser Bekanntheitsgrad mit einem Umfragegutachten nachzuweisen. An den somit erforderlichen Investitionen scheitern die meisten Vorhaben, Farbmarkenschutz zu schaffen.

Ein kürzlich veröffentlichter Beschluss des BGH lässt nun allerdings Hoffnung für all diejenigen aufkeimen, die es ohne Verkehrsdurchsetzung probieren wollen (Beschl. v. 19.11.2009 – I ZB 76/08 – Farbe gelb). Darin hob der für Markensachen zuständige I. Zivilsenat einen Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG) teilweise auf, mit dem die Zurückweisung der Anmeldung eines gelben Farbtons als Marke bestätigt worden war. Diese Teilaufhebung betraf sehr speziell definierte Dienstleistungen wie z. B. „finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich“. Insoweit befand der BGH die Prüfung durch das BPatG als zu streng und mahnte eine stärker am Einzelfall orientierte Beurteilung an, die das BPatG nachzuholen habe. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH (Urt. v. 6.5.2003 – C 104/01 – Libertel) sei die Prüfung der Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, und hierbei sei der Umstand, dass es um sehr spezifische Produkte gehe, ein gewichtiges Kriterium.

Soweit es allerdings um weiter gefasste Waren und Dienstleistungen ging, namentlich Telekommunikationsgeräte und –dienstleistungen, beließ es der BGH beim Befund des BPatG, wonach ohne Verkehrsdurchsetzung keine Eintragung möglich sei.

Wer also ohne Verkehrsdurchsetzung Farbmarkenschutz erlangen möchte, sollte zunächst das einschlägige Produktsegment möglichst eng definieren. Innerhalb dieses speziellen Segments ist tunlichst nach Belegen dafür zu fahnden, dass Anbieter – zu denen auch der Anmelder selbst gehören kann – gezielt Farben einsetzen, um ihr Sortiment von dem der Konkurrenz abzugrenden, so dass von einer gewissen Verkehrsgewöhnung an Farbmarken auszugehen ist. Hiermit gilt es dann, den Prüfer oder das BPatG als Beschwerdegericht zu überzeugen, wofür der vorliegende BGH-Beschluss als Stütze dienen kann.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) verlangt in seinem Art. 84 für die Patentansprüche europäischer Patente eine deutliche und knappe Fassung (engl.: „clear and concise“). Ist aber ein europäisches Patent unter Verstoß gegen dieses Klarheitsgebot erteilt worden, so ist das für den Patentinhaber zunächst unschädlich. Anders als z. B. in China oder Japan ist ein Klarheitsmangel der Ansprüche kein Einspruchs- und auch kein Nichtigkeitsgrund. Die Verletzungsgerichte dürfen auch keine Verletzungsklagen wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche abweisen, sondern müssen etwaige Unklarheiten durch Auslegung anhand Patentbeschreibung und –zeichnungen ausräumen (BGH, Urt. v. 31.3.2009 – X ZR 95/05 – Straßenbaumaschine).

Anders sieht es jedoch aus, wenn sich der Patentinhaber im Einspruchsverfahren mit einer eingeschränkten Fassung verteidigen möchte. Für diesen Fall ist unter den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts anerkannt, dass die Beschränkung auf Klarheit nach Art. 84 EPÜ zu prüfen ist, auch wenn diese Bestimmung nicht zu den in Art. 100 EPÜ abschließend aufgezählten Einspruchsgründen gehört (z. B. T 170/87 Heißgaskühler/SULZER).

Dem hat sich der BGH nun in einer Leitsatzentscheidung für das Nichtigkeitsverfahren gegen deutsche Teile europäischer Patente angeschlossen (Urt. v. 18.3.2010 – Xa ZR 54/06 – Proxyserversystem). Danach ist Art. 84 EPÜ, obwohl von Art. 138 EPÜ als Nichtigkeitsgrund nicht genannt, im deutschen Nichtigkeitsverfahren anwendbar, soweit es um Beschränkungen geht. Dem Patentinhaber erwächst also in diesem Punkt kein Vorteil daraus, dass mit Ablauf der Einspruchsfrist sein Patent nur noch mit einer Nichtigkeitsklage angreifbar ist.

Wie bei der Verwechslungsgefahr zwischen Marken kommt es bei der zwischen einer Marke und einem Titel auf im Grundsatz den Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen an. Im Fall komplexer Zeichen, insbesondere Wort-/Bildzeichen mit mehreren, verschieden angeordneten Wortbestandteilen, ist aber nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Bestandteile für den Gesamteindruck prägend sein können. Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine „selbstständig kennzeichnende Stellung“ behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke prägt (zum Ganzen s. z. B. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06 – METROBUS; Urt. v. 14.5.2009 – I ZR 231/06 – airdsl; s. a. Beitrag v. 17.9.2007).

Um diese Fragen ging es um einen nun vom BGH entschiedenen Fall, in dem der Inhaber einer für Verlagserzeugnisse eingetragenen Marke „OFF ROAD“ gegen einen Zeitschriftentitel „automobil OFFROAD“ vorging. Bei der Marke handelt es sich um ein Wort-/Bildzeichen, dessen Wortbestandteil „OFF“ grafisch kleiner als „ROAD“ und vertikal statt horizontal dargestellt ist. Der Titel war ebenfalls aufgeteilt, indem „OFFROAD“ in etwas kleinerer Schrift in einer Zeile unterhalb von „automobil“ gedruckt war.

Das Oberlandesgericht Hamburg als Vorinstanz hatte auf Verwechslungsgefahr erkannt, obwohl die Gesamtzeichen angesichts der Kennzeichnungsschwäche von „OFF ROAD“ an sich nicht hinreichend ähnlich waren. Es liege aber „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor“, denn der Beklagte gab noch eine weitere Zeitschrift „automobil TESTS“ heraus, so dass dem Bestandteil „OFFROAD“ die Rolle eines Zweitzeichens zukomme, dass als solches eine „selbstständig kennzeichnende Stellung“ behalte.

Der BGH kam zum gegenteiligen Ergebnis (Urt. v. 2.12.2009 – I ZR 44/07). Von einem Zweitzeichen könne nicht ausgegangen werden, da „automobil“ für die Zeitschriftenthemen (Fahrzeuge) glatt beschreibend sei. „OFFROAD“ enge das Thema nur weiter (auf Geländefahrzeuge) ein. Somit seien die Titelbestandteile inhaltlich aufeinander bezogen, so dass keinem von Ihnen eine „selbstständig kennzeichnende Stellung“ zukommen könne. Abgesehen davon liege ein beschreibender Gebrauch des Zeichens „OFFROAD“ vor, so dass die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eingreife. Damit bleibt der BGH seiner Linie treu, nur wenige Ausnahmen vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zuzulassen und den Schutzbereich kennzeichnungsschwacher Zeichen eng zu bemessen.

Auf europäischer Ebene zeichnet sich eine etwas andere Tendenz ab. Die Rechtsprechung des EuG ist mittlerweile so weit, dass Markenähnlichkeit schon dann besteht, wenn zwei Marken „mindestens teilweise übereinstimmen“ (so ausdrücklich EuG, Urt. v. 11.5.2010 – T 492/08). Zwar genügt nicht jede Markenähnlichkeit auch für die Annahme der Verwechslungsgefahr. Jedoch geht das Gericht bei Übereinstimmung in kennzeichnungsschwachen Bestandteilen relativ schnell von einer Kollision aus (so a. a. O. für „STAR“ in „STAR SNACKS“ gegenüber „star foods“, beides Wort-/Bildmarken; ferner z. B. Urt. v. 16.3.2005 – T 112/03 – FLEXI AIR/FLEX; Urt. v. 25.5.2005 – T 288/03 – TELETECH GLOBAL VENTURES/TELETECH INTERNATIONAL; Urt. v. 7.7.2005 – T 385/03 – BIKER MILES/MILES; Urt. v. 8.12.2005 – T 29/04 – CRISTAL CASTELLBLANCH/CRISTAL; Urt. v. 20.10.2009 – T 307/08 – OUT4LIVING/Living&Co).

Gemeinschaftsgeschmacksmuster unterliegen der Löschung auf Antrag des Inhabers eines älteren unterscheidungskräftigen Zeichens, wenn dieses Zeichen in dem Geschmacksmuster „verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht oder das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, den Rechtsinhaber dazu berechtigen, diese Verwendung zu untersagen“ (Art. 25 Abs. 1 Buchst. e) der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV); ähnlich § 34 Nr. 1 GeschmMG für deutsche Geschmacksmuster).

Das EuG hatte es nun mit einem solchen Fall zu tun (Urt. v. 12.5.2010 – T 148/08). Darin ging es um ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für Schreibwaren, das Ähnlichkeiten mit einer deutschen Bildmarke in Gestalt einer dreidimensionalen Ansicht eines Textmarkers aufwies. Die Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) und ihr folgend die Beschwerdekammer hatten auf Löschung des Geschmacksmusters erkannt.

Für das Gericht stellte sich zunächst die Frage, ob jener Löschungsgrund des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e) GGV nur dann eingreift, wenn das Muster die ältere Marke identisch enthält. Obwohl der Wortlaut der genannten Bestimmung an sich dafür spricht, sprach sich das EuG für eine weiter reichende Auslegung aus. Danach komme es darauf an, ob die Verwendung des Musters aufgrund von Verwechslungsgefahr mit der Marke untersagt werden könne. Ist das der Fall, dann kann auch Löschung der Geschmacksmustereintragung verlangt werden.

Das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Publikum ergebe sich aus der Erzeugniskategorie des Geschmacksmusters. Da es um Schreibwaren ging, sei der allgemeine Endverbraucher zugrunde zu legen. Auch sei keineswegs ausgeschlossen, dass ein dreidimensionales Geschmacksmuster mit einer zweidimensionalen Bildmarke kollidiert. Der Anwendungsbereich des Art. 25 Abs. 1 Buchst. e) GGV ist damit auch in diesem Punkt weit gezogen.

Konsequenterweise befand das EuG aber auch, dass der Geschmacksmusterinhaber im Löschungsverfahren eine Benutzungseinrede erheben könne, obwohl die GGV dies nicht vorsieht. Für deutsche Marken folge aus § 25 MarkenG, dass nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist Rechte daraus nur herleitbar sind, soweit eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen werden kann. Allerdings habe es die Geschmacksmusterinhaberin im Streitfall versäumt, die Benutzungseinrede vor der Nichtigkeitsabteilung zu erheben. Ähnlich wie in Markensachen müsse eine solche Einrede gleich in der ersten Erwiderung auf den Löschungsantrag erhoben werden.

Dennoch kam es zur Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung, weil der Nichtigkeitsabteilung nach Auffassung des Gerichts ein Formfehler unterlaufen war, den die Beschwerdekammer nicht korrigiert hatte. Denn die Nichtigkeitsabteilung hatte in ihrer Begründung zur Zeichenähnlichkeit auf eine dreidimensionale Marke Bezug genommen, und in den Akten fanden sich auch Angaben zu einer älteren 3D-Marke. Demnach sei das falsche Zeichen mit dem Muster verglichen worden.

An diesem Ergebnis ist bemerkenswert, dass die Geschmacksmusterinhaberin in ihrer Klage diesen Punkt gar nicht gerügt hatte. Denn normalerweise prüft das EuG in solchen Verfahren nur die ausdrücklich formulierten Klagegründe (vgl. EuGH, Urt. v. 18.7.2006 – C 214/05 P – SISSI ROSSI/MISS ROSSI). In diesem Fall allerdings sah sich das Gericht außer Stande, sehenden Auges eine mangelbehaftete Entscheidung zu bestätigen.

Im Rahmen der Beurteilung, ob eine Erfindung auf „erfinderischer Tätigkeit“ beruht, stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit für einen  „Durchschnittsfachmann“ auf dem einschlägigen technischen Gebiets Veranlassung bestand, sich Anregungen aus anderen technischen Gebieten zu holen. Enthalten Vorveröffentlichungen aus Nachbargebieten konkrete Anregungen in Richtung auf die Erfindung, ist „erfinderische Tätigkeit“ und damit Patentfähigkeit normalerweise zu verneinen. Nach der Rechtsprechung ist vom Fachmann zu erwarten, dass er sich nach Lösungsvorbildern auf übergeordneten oder Nebengebieten umsieht (z. B. BGH, Urt. v. 11.12.2007 – X ZR 57/03: „…Von einem Entwickler mit der hier zugrundeliegenden Qualifikation ist jedoch zu erwarten, dass er sich auf dem seinem Fachgebiet übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet, hier der spanabhebenden Bearbeitung mit rotierenden Werkzeugen, grob auskennt und sich dort zu findende Lösungen nutzbar macht (…). …“; s. a. BPatG, Beschl. v. 15.2.1991 - 15 W (pat) 47/88 – Hochspannungstransformator; ebenso das EPA, s. T 176/84 – Möbius; T 454/87 – Probenzuführgerät/IBM; T 195/84 - Technisches Allgemeinwissen/BOEING).

Zuvor allerdings ist stets die Frage zu beantworten, ob ein Nachbargebiet in diesem Sinne vorliegt. Der BGH nahm dazu in einer aktuellen Leitsatzentscheidung „Telekommunikationseinrichtung“ Stellung (Urt. v. 15.4.2010 – Xa ZR 69/06). Dabei ging es um eine Erfindung im Bereich der Internettelefonie, für die maßgebliche Anleihen aus der ISDN-Technik gemacht worden waren. Hierbei ging der BGH davon aus, dass sich die Bereiche ISDN einerseits und IP-basierte Netze andererseits lange Zeit getrennt voneinander entwickelt hatten. Dies sprach im Ausgangspunkt für die Patentfähigkeit. Jedoch stellte der BGH auch fest, dass es vor dem Prioritätstag schon Grenzüberschreitungen zwischen beiden Bereichen gegeben habe. Hierzu verwies er auf eine Pressemitteilung, mit der wenige Wochen vor dem Prioritätstag Internet-Telefonie-Server angekündigt worden waren. Sofern sich dann noch das der Erfindung zugrunde liegende Problem in beiden Bereichen in ähnlicher Weise stelle, sei eine hinreichende Veranlassung für den Fachmann gegeben, sich auf dem anderen Gebiet umzuschauen, möge auch vorher eine „gedankliche Kluft“ bestanden haben.

An der Begründung fällt auf, dass der BGH den „Durchschnittsfachmann“ nicht anhand eines bestimmten Qualifikationsprofils definiert. Stattdessen stellt er auf konkrete Beispiele für bereits erfolgte Übernahmen von Lösungen aus dem anderen Gebiet ab. Dies deutet darauf hin, dass die Frage, ob zwei Gebiete technisch benachbart ist, weniger schematisch anhand einer bestimmten Qualifikation des einschlägigen Fachmanns zu beantwortet werden soll, sondern durch Prüfung, ob es schon konkrete Beispiele für die Übertragung von Lösungen zwischen den Gebieten gegeben hat.

Der Schutzumfang von Geschmacksmustern ist aus der Sicht des „informierten Benutzers“ zu ermitteln. Dies ist eine gedachte Person, die mit dem einschlägigen Warengebiet vertraut ist, über Kenntnisse des Designbestands in der maßgeblichen Produktkategorie verfügt und ein gewisses Designbewusstsein hat (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 3.4.2007 - I-20 U 128/06). Es ist also weder auf den Laien abzustellen, der Unterschiede zwischen Gestaltungen eher leicht übersieht, noch auf den Fachmann, dem jedes Detail auffällt. Ruft aus Sicht des „informierten Benutzers“ die Erscheinungsform eines Erzeugnisses denselben Gesamteindruck hervor wie ein älteres Muster, so fällt sie in dessen Schutzbereich und kann ihrerseits nicht als Geschmacksmuster geschützt werden.

Geht es um Kinderspielzeug, so stellt sich die Frage, ob konsequenterweise Kinder als „informierte Benutzer“ zu gelten haben. Entsprechend phantasievolle Argumente ließen sich dann über das Designbewusstsein entwickeln.

Dass im Fall von Spielzeug durchaus Kinder als „informierte Benutzer“ zu berücksichtigen sind, bestätigte nun das EuG (Urt. v. 18.03.2010 - T-9/07), fügte aber gleich hinzu, dass es ebenso auf die Sicht von „Marketingmanagern“ auf dem einschlägigen Warengebiet ankomme. Zur Entscheidung stand ein Löschungsantrag gegen ein Geschmacksmuster, für das als Erzeugniskategorie „Werbeartikel für Spiele“ angegeben war. Allerdings ergab sich aus dem Muster, dass es speziell um Tazos ging, die von 5 bis 10jährigen benutzt werden. Für den „informierten Benutzer“ sei entscheidend, so das Gericht, dass sowohl diese Konsumentengruppe als auch die mit dem Produkt befassten Marketingmanager diese Produkte kennen.

Damit stellt das Gericht einen sehr abstrakten Beurteilungsmaßstab auf. Anders, als der Wortlaut der Gesetzesformulierung („informierter Benutzer“) vermuten lässt, soll es nicht entscheidend auf die Konsumentensicht ankommen, sondern nur auf das Vorhandensein einer gewissen Vorbildung über Designs im einschlägigen Produktbereich.

Im Ergebnis war gleich die erste Klage gegen eine Entscheidung des HABM in einem Löschungsverfahren betreffend ein Gemeinschaftsgeschmackmuster erfolgreich. Anders als die Beschwerdekammer bemaß das Gericht den Schutzbereich des älteren Musters relativ großzügig, womit sich der Trend bestätigt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster mehr und mehr die Hauptrolle beim Schutz gegen Produktnachahmungen übernimmt (s. schon Beitrag v. 25. Juli 2007).

Deutsche Verfahrenspatente können dadurch verletzt werden, dass das geschützte Verfahren im Inland angewendet wird oder unter bestimmten Umständen zur Anwendung im Inland angeboten wird. Dasselbe gilt für deutsche Teile europäischer Patente. Soweit sämtliche Verfahrensschritte im Inland ausgeführt werden bzw. im Fall von Angeboten werden sollen, ist der Fall klar.

Wie aber mit einem Sachverhalt umzugehen ist, bei dem ein patentgeschützten Verfahren nur zum Teil im Inland ausgeführt wird, war nun vom OLG Düsseldorf zu klären. In jenem Fall ging es um ein Verfahren zum Betrieb eines Prepaid-Telefonkarten-Systems. Der Beklagte machte, so das Gericht, hiervon Gebrauch, betrieb aber die zugehörige PABX-Anlage in Irland, wo folglich auch die wesentlichen Verfahrensschritte durchgeführt wurden. Die Prepaid-Telefonkarten wurden allerdings in Deutschland vertrieben und von den Kunden auch von hier aus benutzt. Das „Anbieten … [der Karten] zum Verkauf an das öffentliche Publikum“ war als Verfahrensschritt Teil des Patentanspruchs.

Das OLG, das zuvor noch aufgrund der ungeklärten Rechtslage die Zwangsvollstreckung ausgesetzt hatte (Beitrag v. 12. Januar 2010), bejahte letztendlich eine Verletzung des inländischen Patents (Urt. v. 10.12.2009 – I-2 U 51/08 – Prepaid-Telefonkarte). Es könne genügen, dass nur ein Verfahrensschritt im Inland vorgenommen werde. Allerdings sei dann „eine wirtschaftlich-normative Betrachtungsweise als geeignetes Korrektiv geboten, wonach das fragliche Verhalten für den notwendigen Zurechnungszusammenhang zielgerichtet auf eine Wirkung im inländischen Markt zugeschnitten sein muss“. Hierzu verwies das Gericht darauf, dass Münz- und Magnetkartentelefone gerade in Deutschland überflüssig würden.

Das letzte Wort über dieses Rechtsproblem dürfte noch nicht gesprochen sein, zumal das Gericht die Revision zum BGH zugelassen hat. Bemerkenswert an dem Fall ist, dass es sich für den Patentinhaber als glücklicher Umstand erwies, dass die Vertriebshandlungen als Anspruchsmerkmal mit in den Patentanspruch aufgenommen worden waren.

Nach deutschem Recht kann für dieselbe Erfindung sowohl Patent- als auch Gebrauchsmusterschutz erlangt werden. Die Schutzvoraussetzungen sind weit gehend identisch. Für Gebrauchsmuster gilt ein eingeschränkter Neuheitsbegriff, indem offenkundige Vorbenutzungen im Ausland sowie eigene Benutzungshandlungen und Veröffentlichungen des Gebrauchsmusters binnen sechs Monaten vor dem Prioritätstag außer Betracht bleiben (sog. „Neuheitsschonfrist“). In Bezug auf die erfinderische Tätigkeit (das GbmG spricht von „erfinderischem Schritt“) gilt seit der BGH-Entscheidung „Demonstrationsschrank“ derselbe Prüfungsmaßstab (s. Beitrag v. 20. September 2006).

Die Beurteilung der Schutzfähigkeit erfolgt jedoch in unterschiedlichen Verfahren durch verschiedene Instanzen. So werden europäische Patente von den Prüfungsabteilungen des Europäischen Patentamts (EPA) erteilt und im Fall von Einsprüchen von den Einpruchsabteilungen des EPA nochmals überprüft. Deren Entscheidungen können vor den Beschwerdekammern des EPA angefochten werden. Deutsche Gebrauchsmuster werden auf einen Löschungsantrag hin von einer Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) auf Schutzfähigkeit geprüft. Für Beschwerden gegen diese Entscheidungen ist der Gebrauchsmustersenat des Bundespatentgerichts (BPatG) zuständig.

Angesichts dieser Zuständigkeitsverteilung bleibt es nicht aus, dass zuweilen derselbe Schutzgegenstand unterschiedlich beurteilt wird. Da aber die für die Schutzfähigkeit maßgeblichen Rechtsvorschriften einheitlich angewendet werden sollten, stellt sich die Frage, ob und wie widersprüchliche Entscheidungen vermieden werden kann. Der BGH war nun mit einem Fall befasst (Beschl. v. 15.4.2010 – Xa ZB 10/09 – Walzenformgebungsmaschine), in dem der Gebrauchsmustersenat des BPatG auf Löschung eines Gebrauchsmusters erkannt hatte, obwohl eine Einspruchsabteilung des EPA dieselbe Erfindung gegenüber dem gleichen Stand der Technik für schutzfähig erachtet hatte.

Der BGH wies darauf hin, dass zwar das EPA und das BPatG nicht an die Beurteilung der jeweils anderen Stelle gebunden seien. Jedoch erscheine es im Interesse einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in der Regel geboten, sich mit einer abweichenden Entscheidung zum gleichen Gegenstand auseinander zu setzen. Der BGH hält es sowohl unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit als auch im Interesse einer Harmonisierung der Rechtsprechung im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens für erforderlich, Entscheidungen des EPA und auch solche ausländischer Gerichte zu beachten. Allerdings sei es Sache der Partei, die sich auf die vorausgegangene Entscheidung berufen will, die erheblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte daraus ins nachlaufende Verfahren einzuführen. Dies war im Streitfall nicht geschehen, denn der Gebrauchsmusterinhaber hatte vor dem BPatG lediglich pauschal auf die abweichende EPA-Entscheidung hingewiesen. Ein solcher Hinweis löst nach dem BGH-Beschluss noch keine Verpflichtung des Gebrauchsmustersenats aus, sich mit der anderen Entscheidung eingehend auseinander zu setzen.

Der Schutzbereich einer Gemeinschaftsmarke kann sich gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV bzw. Art. 8 Abs. 5 GMV auch auf nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen erstrecken, wenn die Marke in der Gemeinschaft bekannt ist. In der Vergangenheit bestand Unsicherheit über die territoriale Auslegung der Formulierung „in der Gemeinschaft bekannt“. Der Oberste Gerichtshof in Österreich suchte dies nun zu klären und legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung u. a. folgende Frage vor:

Ist eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als „bekannte Marke“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung geschützt, wenn sie nur in einem Mitgliedstaat bekannt ist?

Hintergrund war ein Rechtsstreit, in dem die Inhaberin der älteren und in Österreich sehr bekannten Gemeinschaftsmarke eine gemeinschaftsweite Unterlassungsverfügung anstrebte und ihr Ersuchen auf Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV stützte. Für den Obersten Gerichtshof stellte sich somit die Frage, ob eine in Österreich bekannte Marke als „in der Gemeinschaft bekannte Marke“ im Sinne dieser Vorschrift gelten kann.

Der EuGH hat dies in der Entscheidung C-301/07 vom 6.10.2009 im Ergebnis bejaht und zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c festgestellt, dass die Gemeinschaftsmarke einem wesentlichen Teil des maßgeblichen Publikums in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebietes bekannt sein muss.  Der EuGH vertrat die Meinung, dass das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaates als ein wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebietes angesehen werden kann.

Bereits vor einigen Jahren setzte sich der EuGH mit der Frage auseinander, inwieweit Werbeslogans durch Marken zugunsten einzelner Marktteilnehmer geschützt werden können (Urt. v. 21.10.2004 – C 64/02 P – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Leider fielen die Erwägungen des Gerichts recht ambivalent aus, so dass es die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Slogans nicht gerade erleichterte. So seien zwar für die Prüfung von Werbeslogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei anderen Zeichen, doch könne die Beurteilung schwieriger sein. Der EuGH sprach von einem „erforderlichen Minimum an Unterscheidungskraft“, wies andererseits darauf hin, dass die Prüfung „streng und umfassend“ zu sein habe. Ein „Phantasieüberschuss“ des Slogans sei nicht zu verlangen, aber die Eintragungsbehörde könne berücksichtigen, dass die Werbefunktion gegenüber der Herkunftsfunktion „nicht offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist“.

Aus der letztgenannten Erwägung folgt nicht, dass ein Werbeslogan immer dann schutzunfähig ist, sobald er überhaupt eine Qualitätsanpreisung oder Kaufaufforderung enthält, wie der EuGH nun in seinem Urteil „Vorsprung durch Technik“ klarstellte (Urt. v. 21.1.2010 – C 398/08 P). Die Entscheidung erging auf eine Klage von Audi und scheint sich an mehreren Stellen dafür auszusprechen, dass Markenschutz für Werbeslogans künftig großzügiger gewährt werden sollte. In seiner letzten Begründungserwägung weist der EuGH jedoch darauf hin, dass Audi den Slogan „Vorsprung durch Technik“ ja schon umfangreich verwendet habe und dadurch „nicht auszuschließen“ sei, dass der Verkehr sich an die Verwendung als Herkunftshinweis, also als Marke, schon gewöhnt habe. – Damit ist fraglich, ob sich das Urteil 1:1 auf zunächst unbenutzte Werbeslogans übertragen lässt.

Für deutsche Marken hat das Bundespatentgericht (BPatG) die neue Entscheidung bereits aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass der „anpreisende Sinn einer Wortmarke“ ihrer Schutzfähigkeit nicht entgegen stehe (Beschl. v. 3.3.2010 – 33 W (pat) 136/08). Allerdings wies es die ihm vorgelegte Anmeldung „LEBEN IST BEWEGUNG“ gleichwohl zurück. Denn anders als beim nur von Audi verendeten Spruch „Vorsprung durch Technik“ handele es sich beim Ausspruch „LEBEN IST BEWEGUNG“, der schon Aristoteles zugeschrieben wurde, um Allgemeingut. – Dies erscheint an sich als griffiges Ausschlusskriterium für schutzunfähige Slogans, doch begründete das BPatG seine Entscheidung zusätzlich damit, dass die einzelnen Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet war, einen Bezug zum Begriff „Bewegung“ aufwiesen. Insgesamt bleibt also fraglich, ob das eine oder andere Kriterium den Ausschlag gab. Die Beurteilung bleibt also schwierig.

Der Stoffschutz im Patentrecht ist ein immer wiederkehrendes Thema, besonders wenn es um Stoffe geht, die als Arzneimittel eingesetzt werden können, die eine große wirtschaftliche Bedeutung haben.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 10.9.2009 (Aktenzeichen Xa ZR 130/07, „Escitalopram“) Grundsätze für Neuheit und erfinderische Tätigkeit von Stoffen aus einem Stoffgemisch festgelegt.

Organische Moleküle liegen oft als Gemische von Enantiomeren vor, die zwar dieselbe Struktur aufweisen, sich aber in der räumlichen Anordnung (Konfiguration) der einzelnen Atome voneinander unterscheiden.  Dabei verhalten sich Enantiomere zueinander wie Bild und Spiegelbild, wobei diese beiden unterschiedlichen Formen als „(+)-Enantiomer“ und „(-)-Enantiomer“ bezeichnet werden.  Liegt der Stoff als ein Gemisch von gleichen Anteilen beider Enantiomere vor, spricht man von einem „Razemat“.

Der BGH war in der Berufung anderer Ansicht als das BPatG und änderte das erstinstanzliche Urteil ab – der Gegenstand des Streitzertifikats sei neu und erfinderisch aus den folgenden Gründen. Ein einzelnes, isoliertes Enantiomer aus einem bekannten Stoffgemisch (Razemat) sei neu, da das einzelne Enantiomer im Gemisch als solches nicht offenbart sei.  Stand der Technik war ein Razemat von (+)-Enantiomer und (-)-Enantiomer des obigen Stoffes, also ein Gemisch aus gleichen Anteilen beider Enantiomere („Citalopram“, ebenfalls ein Neuropharmakon).  Im Streitpatent wurde jedoch erwähnt, dass die pharmakologische Wirkung nur auf dem (+)-Enantiomer beruhte.  Nach dem BGH ergab sich für den Fachmann die Aufgabe, ein weiteres Neuropharmakon zur Verfügung zu stellen, welches als Alternative zu dem bekannten Razemat „Citalopram“ in Betracht kam.  Die Lösung dieser Aufgabe, die Bereitstellung des (+)-Enantiomers wurde vom BGH als erfinderisch angesehen, da sich der Fachmann nicht zwingend für dieses Enantiomer als Lösungsweg entschieden hätte.  Weiterhin gab es am Prioritätstag keinen für den Fachmann naheliegenden Weg, das (+)-Enantiomer isoliert herzustellen.  Dazu käme ein besonderer therapeutischer Effekt es (+)-Enantiomers, welches sich durch eine besonders gute pharmakologische Wirkung auszeichne.

Ein weiterer Aspekt dieser Entscheidung ist die Auslegung des Begriffes „Erzeugnis“ in der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das ergänzende Schutzzertifikat (SPC) für Arzneimittel.  Nach dieser Verordnung wird ein SPC nur dann erteilt, wenn die arzneimittelrechtliche Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel ist.  Im vorliegenden Fall gab es bereits eine Genehmigung auf „Citalopram“, das Razemat/Gemisch.  Das (+)-Enantiomer, „Escitalopram“, sei ein anderes „Erzeugnis“ als das Razemat und könne daher eine weitere arzneimittelrechtliche Genehmigung als Grundlage für das SPC in Anspruch nehmen.  Daher sei eine frühere Genehmigung auf ein Razemat als Arzneimittel unschädlich für ein SPC auf ein ausgewähltes Enantiomer, welches Gegenstand einer späteren Genehmigung sowie eines eigenen Stoffpatents ist.

Die fünf wichtigsten Patentämter der Welt (IP5) haben am 8.12.2009 eine gemeinsame Internetseite gestartet, die Informationen zu Kooperationsprojekten enthält, die diese Ämter bisher vereinbart haben.  Diese 5 Ämter sind das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das Koreanische Patentamt (KIPO), das chinesische Patentamt (SIPO) und das US-amerikanische Patentamt (USPTO). Siehe www.fiveipoffices.org.

Die Kooperation der IP5 wurde im Jahr 2007 auf Initiative des USPTO hin gestartet und soll die Arbeit der Patentämter effektiver zu gestalten, um so die weltweit wachsende Zahl unerledigter Patentanmeldungen zu reduzieren.  Ein Kooperationsprojekt dieser Ämter ist z.B. das Teilen der Recherche- und Prüfungsergebnisse.

Ein Patentanspruch ist nur dann rechtsbeständig, wenn die entsprechenden Voraussetzungen über die gesamte Breite des Anspruchsgegenstands vorliegen. Jede vom Anspruch umfasste Ausführungsform muss also unter anderem neu und erfinderisch sein. Ungeklärt war bislang, ob die zulässige Breite eines Patentanspruchs auch dadurch begrenzt ist, dass sie dem Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen muss. Es stellt sich die Frage, ob es ein Verstoß gegen das dem Patentrecht zu Grunde liegende Belohnungsprinzip ist, wenn für einen kleinen Beitrag zum Stand der Technik ein Patentanspruch mit einem sehr weiten Schutzbereich erteilt wird.

In einem Patent, mit dem der BGH sich jetzt befasst hat, war ein erfinderisches Herstellungsverfahren offenbart für ein Material, das eine hohe elektrische Leitfähigkeit mit einer guten Schlagfestigkeit kombiniert. Zwischen der Leitfähigkeit und der Schlagfestigkeit besteht im allgemeinen ein gegenläufiger Zusammenhang – je besser die Leitfähigkeit desto geringer die Schlagfestigkeit und umgekehrt. Erteilt wurde ein Anspruch auf ein Material, dessen Schlagfestigkeit höher ist als ein Wert X und dessen Leitfähigkeit höher ist als ein Wert Y. Es waren in dem Patentanspruch also zwei einseitig offene Bereiche miteinander kombiniert.

Der BGH entschied, dass mit dieser Formulierung, die dem Fachmann offenbarte erfinderische Lösung so weit verallgemeinert sei, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht. Der Patentanspruch wurde mangels ausführbarer Offenbarung für nichtig erklärt (Urt. v. 25.02.2010 – Xa ZR 100/05 – Thermoplastische Zusammensetzung).

Aufrechterhalten wurde das Patent in Form eines sog. Product-by-process-Anspruchs, bei dem das Produkt anhand des zugehörigen Herstellungsverfahrens definiert ist. Diese Art der Anspruchsformulierung sei zu wählen, wenn das Material anhand seiner physikalischen Eigenschaften nicht hinreichend genau bestimmt werden könne. Der Patentinhaber erhalte auf diese Weise den Schutz, der seiner Offenbarung entspreche.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Auslegung der Biopatentrichtlinie vorgelegt, die das Gebiet der embryonalen Stammzellen betreffen.

Am 17.Dezember 2009 verkündete der BGH den Beschluss Xa ZR 58/07, „Neurale Vorläuferzellen“, der die Interpretation des Artikels 6 der Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen im Hinblick auf die Interpretation des Begriffs „menschlicher Embryo“ betrifft.

Der Beschluss zitiert die folgenden Rechtsfragen, die dem EuGH nach Art.267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäische Union (AEUV) zur Vorabentscheidung vorgelegt wurden:

1. Was ist unter dem Begriff "menschliche Embryonen" in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG zu verstehen?

a) Sind alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens von der Befruchtung der Eizelle an umfasst oder müssen zusätzliche Voraussetzungen wie zum Beispiel das Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstadiums erfüllt sein?

b) Sind auch folgende Organismen umfasst:

(1) unbefruchtete menschliche Eizellen, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist;

(2) unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind?

c) Sind auch Stammzellen umfasst, die aus menschlichen Embryonen im Blastozystenstadium gewonnen worden sind?

Fällt hierunter jede gewerbliche Verwertung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie, insbesondere auch eine Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung?

a) weil das Patent ein Erzeugnis betrifft, dessen Herstellung die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen erfordert,

b) oder weil das Patent ein Verfahren betrifft, für das als Ausgangsmaterial ein solches Erzeugnis benötigt wird?

Die Vorgeschichte zu dieser Entscheidung stellt sich wie folgt dar: am 29. April 1999 erteilte das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) dem Stammzellforscher Oliver Brüstle ein deutsches Patent auf isolierte und gereinigte neurale Vorläuferzellen sowie auf ein Verfahren zur Herstellung solcher Zellen aus embryonalen Stammzellen.

Daraufhin beantragte der Kläger, Greenpeace e.V., beim Bundespatentgericht (BPatG), das Patent wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten für nichtig zu erklären, soweit die Patentansprüche Vorläuferzellen umfassen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen worden.  Das BPatG gab der Klage überwiegend statt und erklärte das Patent in dem Umfang für nichtig, soweit es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden.  Insoweit verstoße der Gebrauch der Erfindung nach § 2 Abs.2 des Patentgesetzes, aber auch nach der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten.

Gegen diese Entscheidung des BPatG legte der beklagte Patentinhaber Berufung zum BGH ein, der das Verfahren aussetzte und die oben zitierten Rechtsfragen dem EuGH vorlegte.  Zur Entscheidung dieses Rechtsstreits kommt es nämlich darauf an, wie § 2 des deutschen Patentgesetzes zu interpretieren ist, der Patente für „die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken“ ausschließt (§2 Abs.2 Nr. 3 PatG) – dies ist der gleiche Wortlaut, wie er in Art. 6 Nr. 2 (c) der Richtlinie vorgegeben ist, die in das deutsche Patentgesetz implementiert wurde.

Dem BGH zufolge ist Art. 6 der Richtlinie unklar in mehrerer Hinsicht – was ist unter dem Begriff „menschliche Embyonen“ genau zu verstehen?  Ist eine Stammzelle, die aus einer Blastozyste gewonnen wurde, auch ein „Embyo“, sogar dann, wenn diese sich nicht einmal in ein menschliches Individuum entwickeln kann?  Und ist eine „Blastozyste“ ein „Embyo“ im Sinne des Art.6 der Richtlinie?  Diese Frage kann dann relevant werden, wenn die beanspruchten menschlichen Stammzellen (die selber keine Embryonen sind) aus Blastozysten stammen, welche zur Gewinnung der Stammzellen notwendigerweise zerstört werden müssen.

Ein ähnlicher Sachverhalt wurde schon vorher von der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in G 02/06 entschieden („Verwendung von Embryonen“/WARF), wonach Europäische Patente nicht für Produkte erteilt werden dürfen, die am Anmeldetag des Patents die Zerstörung von menschlichen Embryonen verlangen, sogar wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist.

Zum 1. Mai 2010 tritt das Europäische Patentübereinkommens (EPÜ) für Albanien in Kraft. Europäische Patentanmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden, schließen automatisch die Benennung von Albanien ein.

Dem EPÜ gehören nach der Erweiterung 37 Vertragsstaaten an. Die bisherigen Vertragsstaaten waren die Mitgliedstaaten der EU sowie Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, Kroatien, Mazedonien, San Marino, die Schweiz und die Türkei.

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) hat in ihrer Entscheidung vom 19. Februar 2010 in dem Verfahren G 2/08 die durch die Entscheidung T 1020/03 (s. Beitrag vom 15.05.2007) eingeleitete liberale Praxis zu Dosierungs- oder Verabreichungsplananmeldungen bestätigt und damit einer einheitliche Rechtsprechung im EPA den Weg geebnet.

Demnach kann ein für eine bestimmte Krankheit bereits verwendetes bekanntes Arzneimittel als Verwendungsanspruch für eine andere, neue und erfinderische therapeutische Behandlung derselben Krankheit patentiert werden. So kann beispielsweise allein ein neues Verabreichungsschema eines bekannten Arzneimittels zur Behandlung einer bekannten Krankheit einem Anspruch Patentfähigkeit verleihen kann, wie in der Entscheidung T 1020/03 erstmalig anerkannt.

Die Beschwerdekammer nutzte des Weiteren die Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass die unter dem „alten“ Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ1973) übliche Formulierung für Stoffschutzansprüche auf eine zweite bzw. weitere medizinische Indikation „Verwendung von Wirkstoff X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y“ zukünftig durch die durch Artikel 53 c) des „neuen“ EPÜ2000 gedeckte Formulierung „Wirkstoff X zur Behandlung der Krankheit Y“ zu ersetzen ist.

In dieser Entscheidung ging es um ein Offenbarungsproblem bei einem Detail einer Deo-Roller-Verpackung, dessen Schutzbereichsdefinition im Anspruch unter anderem auf den Begriff „base footprint“ zurückgriff. Der Begriff war in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht offenbart und wurde von der Prüfungsabteilung im Erteilungsverfahren irrtümlicherweise als unproblematisch unter Artikel 123(2) EPÜ angesehen. Die Patentinhaberin verstand den Begriff als Synonym für die „base“-Kontaktfläche der Verpackung, wie nachfolgend dargestellt:

Das alternative Verständnis der Einsprechenden war jedoch ein anderes, wie nachfolgend dargestellt:

dem sich auch die Einspruchsabteilung anschloss. Letztere Auslegung führt gegenüber ersterer Auslegung zu einem engeren Schutzbereich.

Der Versuch der Patentinhaberin, im Einspruchsverfahren den Anspruch auf ihr Begriffverständnis im Sinne der „base“-Kontaktfläche im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung zurückzusetzen, schlug fehl. Denn dies hätte zu einer Schutzbereichserweiterung nach Artikel 123(3) EPÜ geführt. Die Falle schnappte zu, die Pateninhaberin saß in der Falle und verlor alles. Das Patent wurde als Ganzes nur aus dem Offenbarungsproblem heraus widerrufen.

Derartige Fälle werden sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, insbesondere wenn man sich im Erteilungsverfahren gegenüber bis dato unbekannten Stand der Technik im Notfall mittels zweifelhafter Offenbarung abgrenzen muss. Dem Risiko muss sich der Anmelder bzw. Pateninhaber aber bewusst sein, denn die Verantwortung liegt allein bei ihnen und eine rettende Fußnotenlösung wie man sie aus deutschen Verfahren kennt ist in Konfliktsituationen nach Artikel 123(2) und (3) EPÜ gemäß EPA-Rechtsprechung unzulässig (s. z.B. T 335/03).

Bezieht sich eine Erfindung auf ein chemisches Erzeugnis, so kann dieses Erzeugnis in einem Patentanspruch direkt durch die chemische Formel bzw. die genauen Inhaltstoffe oder gegebenenfalls indirekt über das Herstellungsverfahren definiert werden. Sofern eine derartige Definition des Erzeugnisses nicht möglich ist, lässt das Europäische Patentamt (EPA) als Ausnahmeregelung eine Definition des beanspruchten Erzeugnisses über dessen Parameter zu, sofern die Parameter eindeutig und zuverlässig bestimmt werden können.

Dass Parameter-definierte Erzeugnisansprüche auch weiterhin eine Ausnahmenotlösung für Fälle bleiben soll, in denen eine andere Erzeugnisdefinition nicht möglich ist, zeigt die jüngste Entscheidung T 1389/07 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06 vom 14. Dezember 2009. In dieser Entscheidung ging es um ein Reinigungsmittel, welches ein Polymer/Öl-Gemisch umfasste. Das Polymer/Öl-Gemisch war im Erzeugnisanspruch allein über den Parameter der Klebrigkeit definiert. Da die Patentanmeldung die erfindungsgemäßen Polymer/Öl-Gemische mit genauer Bezeichnung der Öle und Polymere explizit offenbarte, d.h. ohne Not eine Definition des Polymer/Öl-Gemischs im Anspruch über die Öle und Polymere möglich war, akzeptierte die Kammer den sich allein auf den Parameter der Klebrigkeit des Gemischs stützenden Erzeugnisanspruch nicht. Den entsprechenden Klarheitseinwand gemäß Artikel 84 des Europäischen Patentübereinkommens konnte die Anmelderin nur mit einem geänderten Erzeugnisanspruch ausräumen, in dem die erfindungsgemäßen Polymere und Öle spezifiziert wurden.

Die unlautere Nachahmung eines Produkts ist nach Wettbewerbsrecht verboten. Die Unlauterkeit kann sich daraus ergeben, dass die Nachahmung geeignet ist, eine Herkunftstäuschung hervorzurufen, und der Nachahmer geeignete und zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung unterlässt. Immer wieder stellt sich die Frage, inwieweit es dem Nachahmer auch bei technisch bedingten Merkmalen zugemutet werden kann, Abstand zum Original einzuhalten. Technische Lösungen, die nicht unter dem Schutz eines Patents oder eines Gebrauchsmusters stehen, sind nämlich grundsätzlich für jedermann frei verfügbar.

In seiner früheren Rechtsprechung hatte der BGH die Nachahmung technisch bedingter Merkmale großzügig zugelassen. Danach war es nicht unlauter, angemessene technische Lösungen zu übernehmen. Bei einem Handtuchhalter mit einem Klemmschlitz als Aufhängevorrichtung beispielsweise gehörte es nach dieser Rechtsprechung zum Bereich des technisch Angemessenenen, dass als Material mattpolierter Edelstahl verwendet wurde, dass die Grundplatte rechteckig war, bestimmte Größenverhältnisse aufwies und auf bestimmte Art vorgewölbt war. Da der Handtuchhalter kaum weitere Merkmale hatte, genügten geringfügige Abweichungen in dem Nachahmungsprodukt, um den Vorwurf der Unlauterkeit zu vermeiden (Urt. v. 24.03.2005, I ZR 131/02 - Handtuchklemmen).

In einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung befasst sich der BGH mit einem Kinderlaufrad, bei dem der Rahmen durch den Gabelkopf hindurchragt, so dass ein zu starkes Einschlagen des Lenkers verhindert wird. Zwar – so der BGH - handele es sich bei dieser Gestaltung des Gabelkopfs um eine technisch angemessene Lösung. Jedoch gebe es zahlreiche andere Gestaltungen, mit denen ein zu starkes Einschlagen des Lenkers ebenfalls verhindert werden könne. Die betreffende Gestaltung des Gabelkopfes sei folglich nicht technisch notwendig und es sei zur Vermeidung von Herkunftstäuschungen zumutbar, eine andere technische Gestaltung zu wählen (Urt. v. 28.05.2009, I ZR 124/06 – LIKEaBIKE). Dies ist innerhalb kurzer Zeit die zweite Entscheidung, in der der BGH die Annäherung an technisch bedingte Merkmale eines Originalprodukts als unlauter eingestuft hat (siehe dazu Beitrag vom 5.10.2009).

Bei einem Inter-partes-Verfahren wie dem Einspruchsverfahren des Europäischen Patentamts (EPA) ist der Anspruch auf rechtliches Gehör untrennbar mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung verbunden, d.h. keine der sich gegenüberstehenden Parteien darf bevorzugt werden, um „Waffengleichheit“ herzustellen.

In der Praxis kommt es vor, dass mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA die über das Schicksal des Streitpatents entscheidenden Hinweise gegeben werden, worauf es in den Augen des EPA bei der Entscheidungsfindung ankommt. Häufig wird daraufhin von den Beteiligten im Vorfeld der Verhandlung noch mit neuen Versuchsergebnissen nachgebessert, um die eigene Argumentation zu stärken. Dabei ist ein kritischer Faktor, dass die gegnerische Partei noch ausreichend Zeit hat, um auf diese gegebenenfalls völlig neuen Fakten und Ergebnisse zu reagieren, damit der oben genannte Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt wird. Andernfalls können die neuen Versuchsergebnisse, und seien sie auf den ersten oder zweiten Blick noch so überzeugend, nicht mehr berücksichtigt werden. Dies bekam in der jüngeren Entscheidung  T 1936/07 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06 vom 13. Oktober 2009 die Patentinhaberin zu spüren.

Gegenstand des Streitpatents war eine Reinigungsmittelzusammensetzung, die ein Tensid- und ein Buildersystem in einem bestimmten Verhältnis umfasst, wobei der pH-Wert einer 1%-igen Lösung der Zusammensetzung 8-9,8 beträgt. Diese erfindungsgemäße Zusammensetzung unterschied sich von einer aus dem Stand der Technik bekannten Zusammensetzung im niedrigeren pH-Wert. Dass dieser niedrigere pH-Wert ausschlaggebend für eine bessere Reinigungswirkung von bestimmten Flecken war, wollte die Patentinhaberin zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit mit entsprechenden Vergleichsversuchen belegen, die sie 3 Monate nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung und 25 Tage vor der mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren per Fax einreichte.

Nach Auffassung der Kammer zu spät, um noch berücksichtigt zu werden, da die gegnerische Partei, d.h. die Einsprechende keine Chance mehr hatte darauf angemessen zu reagieren, beispielsweise mit eigenen Versuchen. Im Ergebnis scheiterte das Patent an fehlender erfinderischer Tätigkeit.

Erstinstanzliche, nicht rechtskräftige Unterlassungsurteile deutscher Gerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten sind normalerweise gegen Sicherheitsleistung vollstreckbar. Der Kläger kann also z. B. eine Bankbürgschaft beibringen und so den Beklagten schon zur Unterlassung zwingen, noch während das Berufungsverfahren läuft.

Dagegen kann sich der Beklagte zur Wehr setzen, indem er einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung beantragt. In Patentsachen hat ein solcher Antrag normalerweise aber nur Erfolg, wenn

• aus Sicht des Berufungsgerichts bei summarischer Prüfung erkennbar ist, dass das Urteil aufzuheben sein wird, oder
• die Gefahr eines besonderen, über die normalen Vollstreckungswirkungen hinaus gehenden Schadens besteht.

Für ex-parte Verfahren vor der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts (EPA) gibt es seit über zehn Jahren die Möglichkeit, mündliche Verhandlungen per Videokonferenz durchzuführen. Ob das auch in der zweiten Instanz, also im Anmelderbeschwerdeverfahren, möglich ist, hatte nun eine Beschwerdekammer zu entscheiden. Sie befand den Antrag als zu kurzfristig gestellt, um ihn positiv zu bescheiden (Technische Beschwerdekammer 3.5.03, Entschl. v. 26.11.2009 - T 1266/07). Zugleich wies sie aber auch darauf hin, dass sie es sich „für die Zukunft vorstellen“ könne, Videokonferenzen abzuhalten. Dazu müssten aber noch die „Rahmenbedingungen … geklärt werden“. Dazu gehöre insbesondere die Klärung, wie die Öffentlichkeit der Verhandlung sichergestellt wird. Denn Verhandlungen vor der Beschwerdekammer sind, anders als die vor der Prüfungsabteilung, auch im einseitigen Verfahren im Regelfall öffentlich.

Damit scheint der Kammer vorzuschweben, dass Regelungen über die Livestream-Sendungen im Internet oder ähnliche technische Lösungen in die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) aufgenommen werden

Patentansprüche umfassen häufig Messmerkmale, die durch bestimmte Messverfahren erhalten werden. So lautet beispielsweise der Wortlaut des Hauptanspruchs des Europäischen Patents 0 485 212: „Reinigungsmittelzusammensetzung in Form einer wässrigen Flüssigkeit einer Viskosität im Bereich von 10000 bis 1000 mPas bei einer Scherrate von 10 s-1…“.

Ob und in welcher Tiefe die Messverfahren in der Anmeldung beschrieben werden müssen um dem Erfordernis der „ausreichenden Offenbarung“ nach Artikel 83 des Patentübereinkommens (EPÜ) gerecht zu werden, hängt im Wesentlichen von der Frage ab, ob es im Stand der Technik zu diesem Verfahren eine „Wissenslücke“ oder unterschiedliche Messverfahren und Messinstrumente gibt, die zu unterschiedlichen Messergebnissen führen können. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht immer einfach. Im Zweifelsfalle wird man um eine ausführliche Beschreibung der Messverfahren nicht herumkommen, wie nachfolgende Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (EPA) nahe legen.

So hatte das EPA beispielsweise im Erteilungsverfahren zu Eingangs genanntem Patentanspruch kein Problem damit, dass sich die Anmeldung zu dem Viskositätsbestimmungsverfahren ausschwieg. Das Patent wurde erteilt. Im anschließenden Einspruchsverfahren wurde das Patent jedoch widerrufen, da Temperatur, Messgerät und dass Messverfahren zur Bestimmung der Viskosität nicht offenbart waren und es allgemein bekannt sei, dass der Viskositätswert von diesen Parametern abhänge. In nächster Instanz, d.h. im anschließenden Beschwerdeverfahren wurde diese Sichtweise wieder revidiert (Entscheidung T 960/98 vom 9. April 2003). Dabei ging die Kammer von einem Fachmann aus, der die Anmeldung mit viel Sinn und Verstand las und die verbleibende „Wissenslücke“ mit seinem Fachwissen ausfüllen konnte. So wurde beispielsweise das unstreitig als erheblich angesehene Temperaturmerkmal dahingehend ausgefüllt, dass „bei fehlender Temperaturangabe der Fachmann auf die Temperaturbedingungen zurückgreifen wird, die normalerweise bei der Messung von Viskositäten der relevanten flüssigen Reinigungsmittelzusammensetzungen Anwendung finden“.

Jüngere Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA, beispielsweise T 288/06 vom 23. Oktober 2009 scheinen weniger liberal auszufallen, möglicherweise im Zuge der 2007 ins Leben gerufenen und nicht unumstrittenen Kampagne des EPA „Raising the bar on patent quality“ („Höhere Maßstäbe für Patentqualität“).

Das der Entscheidung T 288/06 zugrunde liegende Streitpatent wurde mit folgendem Anspruchswortlaut erteilt: „Zwischenschicht-Folie für Verbundglas, das im wesentlichen aus einem Poly(vinylacetal)-Weichharz besteht und eine Trübung von nicht mehr als 50%, gemessen unter Verwendung eines von Tokyo Denshoku hergestellten integrierenden Trübungsmesser, aufweist, wenn die Zwischenschicht-Folie mit einer Dicke von 0,3 bis 0,8 mm auf 4 x 4 cm zugeschnitten und 24 Stunden lang in entionisiertes Wasser bei 23ºCgetaucht wird.“. Zunächst überstand das Patent auch unbeschadet den Einwand der angeblich nicht ausreichenden Offenbarung unter Artikel 83 EPÜ im anschließenden Einspruchsverfahren, bevor sich im Beschwerdeverfahren das Blatt wendete.

Die Anmeldung selbst verwies bezüglich der Messung der Trübung auf  eine entsprechende japanische und amerikanische Prüfnorm, wobei letztere den Makel aufwies, dass sie bei Trübungen von mehr als 30% auf eine besser geeignete andere Prüfnorm verwies. Da die japanische Prüfnorm der amerikanischen ähnlich war, wurde im Beschwerdeverfahren seitens der Kammer unterstellt, dass diese maximal 30% Trübungsgrenze auch dort einschlägig ist. Nach Auffassung der Kammer gab es damit keine allgemein anerkannte technische Norm zur Messung der Trübung von Folien mit einem Trübungsgrad von bis zu 50%. Diese „Wissenslücke“ zu der Messmethode war nach Auffassung der Kammer auch nicht durch Fachwissen auszufüllen. Das Patent wurde widerrufen.

Für Patentanmelder bedeutet dies, dass man die verwendeten Messmethoden in die Anmeldung weitestgehend aufnehmen sollte, um sich hier keine unnötig offene Flanke zu schaffen. Andererseits haben Einsprechende ein größeres Einfallstor für einen entsprechenden Einwand unter Artikel 83 EPÜ [in Verbindung mit Artikel 100 (b) EPÜ].

Durch Beschluss vom 2. Dezember 2009 i. S. „MANPOWER“ (C 553/08) schloss der EuGH ein Löschungsverfahren gegen eine gleichnamige Marke ab, aus dem sich einige wichtige Aussagen zum Schutz englischsprachiger Gemeinschaftsmarken ablesen lassen. Es ging um die Gemeinschaftsmarke „MANPOWER“, die für Personalvermittlung (Klasse 35), aber auch z. B. „Bücher“ (Klasse 16) und „Berufsberatung“ (Klasse 42) aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen war.

Zunächst fällt auf, dass der EuGH und das EuG als Vorinstanz (T 405/05) relativ strenge Anforderungen an den Nachweis dafür anlegen, ob „MANPOWER“ in anderen Mitgliedstaaten außer den englischsprachigen (Irland und Vereinigtes Königreich) von Haus aus beschreibend ist. Im Ergebnis wurde das nur für Deutschland und Österreich angenommen, weil Nachweise vorlagen, dass der Begriff „MANPOWER“ als Anglizismus Eingang in die deutsche Sprache gefunden hatte. – Die deutsche Praxis wäre hier wohl zu einem anderen Ergebnis gekommen, weil sie auch berücksichtigt, dass Fachkreise auf fremdsprachige Begriffe angewiesen sind, woraus ein Freihaltebedürfnis gefolgert wird (s. Beitrag v. 31.10.2007).

Nachdem der „beschreibende Charakter“ der Marke nur für Deutschland, Irland, Österreich und das Vereinigte Königreich festgestellt war, musste auch nur für diese Länder der Erwerb von Unterscheidungskraft qua Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden. Hier zeigten sich EuGH und EuG deutlich großzügiger deutsche Gerichte, die regelmäßig einen Bekanntheitsgrad innerhalb der Abnehmerkreise von mindestens 50 % (s. etwa BGH, Beschl. v. 21.2.2008 – I ZB 24/05 – VISAGE) verlangen, was in der Praxis ein Umfragegutachten unumgänglich macht. Im Fall „MANPOWER“ war die Marke in Irland 25 Jahre benutzt worden, und der Jahresumsatz lag bei rund 1 Million Pfund, was bereits genügte. Die Beschwerdekammer des HABM hatte noch zusätzlich darauf abgestellt, dass die besser belegte Bekanntheit im Vereinigten Königreich wohl auch nach Irland übertragen worden sei („Überschwappen“ der Verkehrsdurchsetzung). Die europäischen Gerichte hielten das nicht einmal für nötig.

Es genügte schließlich auch, dass Verkehrsdurchsetzung nur für Klasse 35 belegt worden war. Denn soweit andere Waren oder Dienstleistungen beschreibend waren, läge das am beschreibenden Charakter für „Personalvermittlung“. Wenn aber insoweit das Schutzhindernis überwunden ist, strahlt das auch auf die weiteren Waren und Dienstleistungen aus.

Alles in allem zeichnet sich ab, dass Anmelder unterscheidungsschwacher Marken, die eine Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung planen, mit Gemeinschaftsmarkenanmeldungen besser fahren als mit deutschen Anmeldungen. Zu beachten ist aber, dass die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine „Zeitrangverschiebung“ kennt, d. h. sämtliche Nachweise für die Verkehrsdurchsetzung müssen sich auf den Zeitraum vor dem Anmeldetag beziehen, sollten also tunlichst bei der Anmeldung schon vorliegen.

Die meisten Erfindungen basieren auf bestehendem Wissen. Dieses Wissen, im Patentrecht auch „Stand der Technik“ genannt,  steht immer breiteren Kreisen zur Verfügung und geht mit einem steigenden Anteil von Parallelerfindungen einher, d.h. mehrere Erfinder bzw. Erfindergruppen gelangen unabhängig voneinander ausgehend vom verfügbarem Wissen bzw. Stand der Technik nahezu zeitgleich zu derselben Erfindung.

Wird diese Erfindung „doppelt“ zum Patent angemeldet, so erfahren die Parallelerfinder frühestens mit der Publikation der Patentanmeldung, d.h. in der Regel 18 Monate nach dem Anmeldetag von der Patentanmeldung der anderen Erfinder. In Ländern oder Regionen mit dem „first-to-file“-Grundsatz wo es auf den Anmeldetag ankommt, beispielsweise in Europa im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), hat der Anmelder mit jüngerem Anmeldetag das Nachsehen. Er muss gegenüber der minimal älteren parallelen Patentanmeldung, die aufgrund der entsprechenden Regelung im EPÜ häufig auch als 54(3) EPÜ Dokument bezeichnet wird, Neuheit herstellen um überhaupt noch ein Patent erhalten zu können.

Glück im Unglück hat der zu spät gekommene Anmelder dann, wenn die ältere Anmeldung nur einen Ausschnitt der Erfindung offenbart, so dass die jüngere Anmeldung durch geschickte Formulierung des Patenanspruchs wenigstens den „Rest“ der Erfindung schützen kann. Dies geschieht häufig durch das Einfügen eines „negativen“ technischen Merkmals in den Patentanspruch, einen so genannten Disclaimer, womit die Ausführungsarten der älteren Anmeldung, d.h. des Artikel 54(3) EPÜ Dokuments, ausgeschlossen werden.

Dass eine entsprechende Formulierung des Disclaimer zur präzisen Abgrenzung gegenüber einem Artikel 54(3) EPÜ Dokument nicht immer einfach ist, zeigt die jüngste Entscheidung T 1194/06 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01 vom 6. August 2009. In dieser Entscheidung ging es um die durch die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G 1/03 und G2/03 aufgestellte Bedingung, wonach ein Disclaimer nicht mehr ausschließen sollte, als nötig ist, um die Neuheit gegenüber einem  Artikel 54(3) EPÜ Dokument wiederherzustellen.

Das der Entscheidung T 1194/06 zu Grunde liegende Streitpatent wurde zunächst auf eine Verbindung mit Markush-Struktur mit einer Vielzahl an Substituenten erteilt. Im anschließenden Einspruchsverfahren stellte die Patentinhaberin gegenüber einem Artikel 54(3) EPÜ Dokument mittels Disclaimer Neuheit her, wobei der Disclaimer mehr unter die Markush-Struktur fallende Verbindungen ausschloss, als das Artikel 54(3) EPÜ Dokument offenbarte. Das Patent wurde in der Disclaimer-beschränkten Anspruchsform aufrechterhalten, wogegen (nur) die Einsprechende Beschwerde einlegte.

Nachdem die Beschwerdekammer mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung mitteilte, dass nach Ihrer Auffassung der Disclaimer unzulässigerweise mehr abdeckte, als im Artikel 54(3) EPÜ Dokument offenbart war, und damit mehr aus dem Anspruch ausschloss, als zur Herstellung der Neuheit notwendig war, saß die Pateninhaberin in der Falle. Eine nachträgliche Korrektur des Disclaimer, so dass dieser präzise nur die Verbindungen des Artikel 54(3) Dokuments erfasst hätte, war nicht mehr möglich. Denn dies hätte den Schutzbereich des Anspruchs unerlaubterweise erweitert. Unerlaubt deshalb, weil nur die Einsprechende Beschwerde eingelegt hatte und im Ergebnis die Einsprechende als alleinige Beschwerdeführerin schlechter dagestanden hätte als ohne ihrer eingelegten Beschwerde [Grundsatz des Verbots der reformatio in peius (zu deutsch: Umwandlung zum Schlechteren)].

Entrinnen konnte die Pateninhaberin dieser Falle nur, indem sie den Anspruch auf eine im Streitpatent explizit offenbarte Unterkombination beschränkte, so dass der Disclaimer keine Rolle mehr spielte. Der Preis dafür war hoch - ein Patent mit einem engeren Schutzbereich als es der Stand der Technik nach Artikel 54(3) EPÜ ursprünglich erfordert hätte.

Ein Patent wird als Gegenleistung für eine funktionierende und mehr oder weniger vollständige, in jedem Fall aber „ausreichende“ Offenbarung der Erfindung erteilt – getreu dem Motto Leistung (Patent) gegen Gegenleistung (ausreichende Offenbarung der Erfindung). Im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts zu dem entsprechenden Artikel 83 des Europäischen Patentübereinkommens heißt das: die Erfindung muss für den Fachmann aufgrund der in der Patentanmeldung zur Verfügung stehenden Informationen ohne unzumutbaren Aufwand über die gesamte Anspruchsbreite, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme seines Fachwissens, zum Zeitpunkt der Anmeldung nacharbeitbar sein.

Während sich Patenprüfer in der frühren Praxis eher wenig für die Funktionstüchtigkeit und „ausreichende“ Offenbarung der ihnen vorgelegten Erfindungen interessierten und ihr Augenmerk auf die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angemeldeten Erfindungen richteten, rückt die Problematik der nicht ausreichenden Offenbarung der Erfindung immer häufiger in den Fokus des Europäischen Patentamts, sowohl im Erteilungs- als auch im Einspruchsverfahren. Jüngstes Beispiel ist die Entscheidungen T 1832/06 der Technischen Beschwerdekammern  3.3.06 vom 16. Oktober 2009.

Gegenstand des Patents war ein  Verfahren zum Imprägnieren von Laminatfußboden-Dekorpapieren, bei dem auf angefeuchtetes Dekorpapier eine Schicht aus einem Aminoharz in spezieller Dispersion aufgedüst wird, wobei die endgültige Flächenmasse – bezogen auf die Trockenmasse des Rohpapiers – 100% bis 250% beträgt und die Dispersion partikelförmiges Abriebmaterial enthält.

Die Anmeldung selbst definierte keinen der im Anspruch verwendeten Begriffe „Rohpapier“, „Dekorpapier“, „Trockenmasse“ oder „endgültige Trockenmasse“. Die Patentinhaberin hatte zunächst insoweit Glück, dass sie im Erteilungsverfahren den Klarheitseinwand des Prüfers in Bezug auf das beanstandete Merkmal der endgültigen Flächenmasse ausräumen konnte. Das Patent wurde erteilt. In dem sich anschließenden Einspruchsverfahren wurde jedoch der Einspruchsgrund der nicht ausreichenden Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) geltend gemacht, so dass das EPA sich noch einmal mit der Frage der ausreichenden Offenbarung und dem Verständnis des anspruchgemäßen Merkmals „wobei die endgültige Flächenmasse – bezogen auf die Trockenmasse des Rohpapiers – 100% bis 250% beträgt“ beschäftigen konnte und diesmal zu Ungunsten der Patentinhaberin entschied.

Nach Ansicht der Kammer waren aus dem Streitpatent weder entsprechende Definitionen für die im Anspruch verwendeten Begriffe „Rohpapier“, „Dekorpapier“, „Trockenmasse“ oder „endgültige Trockenmasse“ herleitbar noch gaben die Beispiele zur Interpretation der Begriffe Hilfestellung.  Problematisch war insbesondere, dass die spätere Interpretation der Begriffe durch die Patentinhaberin auch von allgemein gebräuchlichen Definitionen abwich. So wurde beispielsweise angegeben, dass die „Trockenmasse“ gemäß der Erfindung immer eine variable Restfeuchte beinhaltet, während die allgemein gebräuchliche Definition für „Trockenmasse“ von einer Gesamtmasse mit Ausnahme der Masse des Wassers ausgeht. Nach Auffassung der Kammer war der Fachmann letztendlich nicht in der Lage die verwendeten Parameter richtig zu interpretieren und das unter den Anspruchswortlaut fallende Verfahren nachzuarbeiten. Das Patent wurde widerrufen.

Für die Praxis bedeutet dies, dass man zumindest die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe möglichst umfassend in der Beschreibung der Patentanmeldung definiert, insbesondere wenn sich diese von gebräuchlichen Definitionen unterscheiden. Auf dieses eigene „Lexikon“ in der Beschreibung kann dann bei Bedarf zurückgegriffen werden, beispielsweise, wenn sich Begrifflichkeiten über die Laufzeit eines Patents ändern und es zu ergründen gilt, was durch den Patentanspruch genau geschützt sein soll.

Die Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens waren in eine Reihe gegenseitiger Verfahren verstrickt. Außerhalb der Verfahren kamen die Parteien zusammen und vereinbarten einen Vergleich, mit dem die Streitigkeiten insgesamt beigelegt werden sollten. In dem Vergleich verpflichtete sich die Nichtigkeitsklägerin unter anderem zur Zahlung von Lizenzgebühren und zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage.

Der Vergleich wurde bei dem Treffen nur in mündlicher Form geschlossen. Die anwesenden Anwälte der Nichtigkeitsklägerin wurden beauftragt, das zunächst nur mündlich Vereinbarte schriftlich niederzulegen. In der Folge tauschten die Parteien mehrere Entwürfe eines Vergleichsvertrags aus. Zu einer Unterzeichnung kam es jedoch nicht mehr.

Den Umstand, dass die Anwälte bei dem Treffen beauftragt wurden, eine schriftliche Fassung des Vergleichsvertrags auszuarbeiten, wertete der BGH als Vereinbarung der Schriftform. Bei willkürlich vereinbarter Schriftform sei aber in entsprechender Anwendung des § 154 Abs. 2 BGB davon auszugehen, dass der Vertrag vor Erfüllung des Formerfordernisses im Zweifel nicht geschlossen sei. Den mündlich geschlossenen Vergleich sah der BGH deswegen als unwirksam an (Urt. v. 15.09.2009, X ZR 115/05 – Sektionaltor).

Für den Patentinhaber war dies ärgerlich. In dem Nichtigkeitsverfahren, das nach der Unwirksamkeit des Vergleichs weiter anhängig blieb, erklärte der BGH das Patent für nichtig.