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4. Oktober 2017

BGH zur Aufnahme eines nicht-ursprungsoffenbarten Disclaimers

In seiner kürzlich veröffentlichten Entscheidung „Phosphatidylcholin“ (Urt. v. 25.7.2017 – X ZB 5/16) hat der BGH entschieden, dass die Aufnahme eines Merkmals, wonach die Zubereitung eine bestimmte Substanz nicht enthalten darf, nicht ohne weiteres eine unzulässige Erweiterung darstellt.

Die Entscheidung ist insofern interessant, als sie eine Abgrenzung gegenüber der früheren BGH-Entscheidung „Reifenabdichtmittel“ (Urt. v. 12.7.2011 – X ZR 75/08) darstellt. In dieser hatte sich der BGH auf den Standpunkt gestellt, dass wenn den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen ist, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten" soll, damit nicht ohne weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart ist, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen. Hierfür bedürfe es darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa den Hinweis, dass das ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat.

In seiner  vorliegenden Entscheidung „Phosphatidylcholin“ lässt der BGH es nun für eine ausreichende Offenbarung genügen, dass Phosphatidylcholin als möglicher Bestandteil der Zubereitung offenbart wird und sich aus den Anmeldungsunterlagen kein Anlass dafür ergibt, dass dieser Bestandteil notwendig oder gar vorteilhaft für die Zubereitung ist. Eine Bestätigung sieht der BGH ferner darin, dass die in der Beschreibung genannten Beispielformulierungen kein Phosphatidylcholin enthalten. Da auch keine Anhaltspunkte dafür vorhanden sein sollen, dass mit der durch den Disclaimer bewirkten Beschränkung eine zusätzliche technische Wirkung einhergeht oder der Fachmann neue technische Informationen erhält, verneint der BGH eine unzulässige Erweiterung.

Die BGH-Entscheidung „Phosphatidylcholin“ stellt somit eine Annäherung an die Disclaimer-Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer vom EPA dar (G 2/10).

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