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5. Februar 2018

G 1/16 – Beibehaltung der unterschiedlichen Art. 123(2) EPÜ-Testkriterien zu „nicht offenbarten“ (G 1/03 und G 2/03) vs. „offenbarten“ (G 2/10) Disclaimern

Patentansprüche definieren üblicherweise die vorhandenen Merkmale des geschützten Gegenstandes. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand aber auch durch die Definition von fehlenden Merkmalen mittels sogenannter „Disclaimer“ abgegrenzt werden, wobei dabei der Gegenstand gemäß Artikel 123 (2) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen darf.

In der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts wird zwischen „offenbarten Disclaimern“ und „nicht offenbarten Disclaimer“ unterschieden.

Vom „nicht offenbarte Disclaimer“ spricht man dann, wenn weder der Disclaimer selbst, noch der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand in der Patentanmeldung offenbart ist. Davon zu unterscheiden ist der „offenbarte Disclaimer“, bei dem zwar auch nicht der Disclaimer in der Patentanmeldung offenbart war, jedoch der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand (z.B. eine ursprüngliche Ausführungsform der Erfindung, die anschließend bewusst als nicht mehr zur beanspruchten Erfindung gehörend ausgeschlossen wurde).

Ob ein in den Patentanspruch aufgenommener „nicht offenbarter Disclaimer“ vorschriftmäßig mit Blick auf Artikel 123(2) EPÜ ist, wird anhand der von der Großen Beschwerdekammer in G 1/03 und G 2/03 aufgestellten Kriterien entschieden. Die entsprechenden Kriterien für „offenbarte Disclaimer“ finden sich in der nachfolgenden Entscheidung G 2/10 (s. Beitrag vom 6.9.2011).

Die zu „offenbarten Disclaimern“ ergangene Entscheidung G 2/10 wurde in der jüngeren Rechtsprechung des EPA von einigen Beschwerdekammern zum Teil soweit (über-)interpretiert, dass kein Raum mehr für „nicht offenbarte Disclaimer“ gemäß den Kriterien von G1/03 und G2/03 blieb.

Das rückte die Große Beschwerdekammer mit ihrer kürzlich ergangenen Entscheidung G1/16 wieder gerade, in der sie jegliche Zweifel ausräumend feststellt, dass in Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ für „nicht offenbarte Disclaimer“ weiterhin allein die in G1/02 und G2/03 aufgestellten Kriterien gelten, während für „offenbarte Disclaimer“ die in G2/10 aufgestellten Kriterien gelten.

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