In seinem Urteil „Céline“ entschied der EuGH, dass europäisches Markenrecht nicht verletzt sei, wenn ein an sich verwechslungsfähiges lediglich als Firma oder anderes Unternehmenskennzeichnen benutzt wird (Urt. v. 11.9.2007 – C 17/06; dazu unser Beitrag v. 31.10.2007). Damit stellte er die langjährige deutsche Praxis, wonach eine Marke ohne weiteres auch durch eine firmenmäßige Zeichenbenutzung verletzt werden konnte, in Frage.

Zu spüren bekam dies die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „THE HOME DEPOT“ nur zwei Tage später. In dem inzwischen bekannt gewordenen Urteil „THE HOME STORE“ gab der BGH der Revision der beklagten Baumarktkette Bauhaus statt (Urt. v. 13.9.2007 – I ZR 33/05). Denn der Klageantrag erfasste eine rein firmenmäßige Benutzung, die aber mit einer Gemeinschaftsmarke nicht angegriffen werden könne. Wie der EuGH stellte der BGH auf den Gesetzeswortlaut ab, gemäß dem nur gegen eine Zeichenbenutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ (Art. 9 der Gemeinschaftsmarkenverordnung), nicht aber eine solche „für Unternehmen“ vorgegangen werden könne. Dafür müsse zumindest eine Verbindung zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen hergestellt worden sein.

Sehr fraglich ist, ob dies auch für nationale Marken gilt. Das Gemeinschaftsrecht lässt den nationalen Gesetzgebern die Möglichkeit offen, hier weiter gehenden Schutz vorzusehen (Art. 5 Abs. 5 der Markenrechtsrichtlinie; dazu unser Beitrag v. 31.10.2007). Der BGH ließ dies zwar offen. Indem er in seinen Formulierungen der Urteilsbegründung ausdrücklich von „Gemeinschaftsmarke“ sprach und den firmenmäßigen Gebrauch ausdrücklich als Beispiel für den weiter gehenden Schutz nationaler Markenrechte nannte, wird man wohl vermuten können, dass der BGH dazu tendiert, es für nationale Marken bei der alten, großzügigeren deutschen Praxis zu belassen. Das bleibt aber abzuwarten.

Für Markenanmelder stellt sich natürlich die Frage, ob man unter diesem Gesichtspunkt anstelle einer Gemeinschaftsmarke oder zusätzlich eine deutsche Marke anmeldet, um ggf. gegen firmenmäßige Benutzungshandlungen vorzugehen. Anmeldetaktisch ist es aber ohnehin sinnvoll, zunächst national anzumelden und dann eine Gemeinschaftsmarke im Rahmen einer IR-Marke anzumelden. Denn wenn – was nie auszuschließen ist – die Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgrund eines Widerspruchs aus einem oder wenigen nationalen Rechten in zahlreiche nationale Marken umgewandelt werden muss, erweist sich eine IR-Marke als wesentlich kostengünstiger.