Werden gewerbliche Schutzrechte schuldhaft verletzt, trifft den Verletzer eine Schadensersatzpflicht. Da der dem Verletzten konkret entstandene Schaden so gut wie nie genau berechnet werden kann, hat die Rechtsprechung zwei Schätzmethoden entwickelt. Zum einen ist dies der „Verletzergewinn“, d.h. der Verletzer hat den durch die Verletzung erzielten Gewinn herauszugeben. Früher war diese Methode unattraktiv, weil der Verletzer regelmäßig durch Einbeziehung seiner Gemeinkosten den Gewinn „klein rechnen“ konnte. Somit verblieb der Praxis als einzige Methode die „Lizenzanalogie“. Nach dieser musste der Verletzer im Grunde nur das zahlen, was er im Fall einer Lizenzierung zu zahlen hätte. Unter Gerechtigkeits- und Präventionsaspekten konnte dies nie überzeugen.

Durch sein „Gemeinkosten“-Urteil aus dem Jahr 2000 hatte der BGH die „Verletzergewinn“-Methode erheblich aufgewertet, indem er entschied, dass der Verletzer seine Gemeinkosten nur noch dann gewinnmindernd ansetzen kann, wenn feststeht, dass sie den Verletzungshandlungen unmittelbar zuzurechnen sind (Urt. v. 2.11.2000 – Az: I ZR 246/98). Damit verbesserte sich die Position der Schutzrechtsinhaber erheblich. Denn die Beweislast für die Zurechenbarkeit lag beim Verletzer, und die Gerichte ließen Schätzungen zu dessen Gunsten kaum zu (vgl. LG München I, Urt. v. 13.11.2002 – 21 O 21002/01 – „Rasenwabe“). In der Praxis wurden einige Schadensersatzbeträge als unangemessen hoch empfunden.

In einer aktuellen kennzeichenrechtlichen Entscheidung mit dem Titel „Noblesse“ (Urt. v. 6.10.2005 – I ZR 322/02) präzisierte der BGH seine Rechtsprechung zum „Verletzergewinn“. Zwar sei an der Entscheidung „Gemeinkostenanteil“ festzuhalten. Es sei aber nur der Anteil des Gewinns herauszugeben, der auf der Verletzung beruht. Dieser könne auch geschätzt werden (§ 287 ZPO). Insbesondere bestätigte der BGH die Auffassung der Vorinstanz, wonach eine anteilige Kürzung des Gewinns dann vorzunehmen sei, wenn neben der verletzten Marke noch ein weiteres Kennzeichen auf der fraglichen Ware benutzt wurde.

Der Sache nach gibt der BGH damit den Gerichten auf, künftig möglichst genau abzuschätzen, welcher Anteil des „Verletzungsgewinns“ auf die Schutzrechtsverletzung entfällt. In diese Richtung ging bereits ein Urteil des OLG Düsseldorf vom 2.6.2005 in einer patentrechtlichen Angelegenheit (Az.: I-2 U 39/03), das im Ergebnis 20 % des vom Beklagten erzielten Gewinns als Schadensersatz zuerkannte, da davon auszugehen war, dass der Gewinn neben der Schutzrechtsverletzung noch auf anderen Faktoren beruhte. Dass zu solchen Faktoren gerade auch andere, insbesondere eigene Patente des Verletzers gehören, hatte bereits das Reichsgericht in einer Entscheidung ausgesprochen (Urt. v. 15.11.1937 – I 102/37).