Umfasst eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige als auch rein beschreibende Bestandteile, so wurde bislang in Anwendung der Prägetheorie des BGH regelmäßig davon ausgegangen, dass die kennzeichnungskräftigen Bestandteile den Gesamteindruck der Marke prägen, während die beschreibenden Bestandteile im Gesamteindruck in den Hintergrund treten. Stehen sich zwei Marken gegenüber, die in ihren prägenden Bestandteilen identisch sind und die sich lediglich hinsichtlich ihrer beschreibenden Bestandteile unterscheiden, so kam man mit der Prägetheorie zu dem Ergebnis, dass die beiden Marken einander ähnlich sind.
Der BGH hatte nun einen Fall zu entscheiden (I ZB 39/05 vom 13.12.2007), in dem die Marke „idw Informationsdienst Wissenschaft“ aus den Marken „Institut der Wirtschaftsprüfer IDW“ und „IDW Verlag GmbH“ angegriffen war. Die Marken waren jeweils grafisch gestaltet und beanspruchten ähnliche Waren und Dienstleistungen. Wegen der grafischen Elemente hatte das Bundespatentgericht sich auf die Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit konzentriert und war zu dem Ergebnis gekommen, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da der Gesamteindruck aller Marken durch den Bestandteil „idw“ geprägt werde. Die Bestandteile „Informationsdienst Wissenschaft“, „Institut der Wirtschaftsprüfer“ und „Verlag GmbH“ seien rein beschreibend und würden deswegen nicht zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen.
Der BGH hat es im Rechtsbeschwerdeverfahren unbeanstandet gelassen, dass das Bundespatentgericht die Zeichenähnlichkeit allein anhand der klanglichen Wahrnehmung beurteilt hatte. Rechtsfehlerhaft sei es allerdings, ohne weiteres davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der Marken durch den Bestandteil „idw“ geprägt werde. Auch ein Bestandteil, der eine beschreibende Angabe enthalte, könne zum Gesamteindruck beitragen. Gegen eine Neigung des Verkehrs, die angegriffene Marke auf „idw“ zu verkürzen, spreche es hier, dass die Buchstabenfolge – anders als bei einer Phantasiebezeichnung – die Abkürzung der weiteren Wortbestandteile „Informationsdienst Wissenschaft“ der zusammengesetzten Marke darstelle. Der sachliche Bezug der Buchstabenfolge zu den weiteren Wortbestandteilen könne einer Neigung des Verkehrs zur Verkürzung entgegenstehen. Etwas anderes könne sich allerdings dann ergeben, wenn der Verkehr Schwierigkeiten habe, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen, und deshalb dazu neige, die Bezeichnung in einer die Merkbarkeit und Ansprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts wurde aufgehoben und die Sache zur weiteren Verhandlung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.