Ein Patentanspruch ist nur dann rechtsbeständig, wenn die entsprechenden Voraussetzungen über die gesamte Breite des Anspruchsgegenstands vorliegen. Jede vom Anspruch umfasste Ausführungsform muss also unter anderem neu und erfinderisch sein. Ungeklärt war bislang, ob die zulässige Breite eines Patentanspruchs auch dadurch begrenzt ist, dass sie dem Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen muss. Es stellt sich die Frage, ob es ein Verstoß gegen das dem Patentrecht zu Grunde liegende Belohnungsprinzip ist, wenn für einen kleinen Beitrag zum Stand der Technik ein Patentanspruch mit einem sehr weiten Schutzbereich erteilt wird.
In einem Patent, mit dem der BGH sich jetzt befasst hat, war ein erfinderisches Herstellungsverfahren offenbart für ein Material, das eine hohe elektrische Leitfähigkeit mit einer guten Schlagfestigkeit kombiniert. Zwischen der Leitfähigkeit und der Schlagfestigkeit besteht im allgemeinen ein gegenläufiger Zusammenhang – je besser die Leitfähigkeit desto geringer die Schlagfestigkeit und umgekehrt. Erteilt wurde ein Anspruch auf ein Material, dessen Schlagfestigkeit höher ist als ein Wert X und dessen Leitfähigkeit höher ist als ein Wert Y. Es waren in dem Patentanspruch also zwei einseitig offene Bereiche miteinander kombiniert.
Der BGH entschied, dass mit dieser Formulierung, die dem Fachmann offenbarte erfinderische Lösung so weit verallgemeinert sei, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht. Der Patentanspruch wurde mangels ausführbarer Offenbarung für nichtig erklärt (Urt. v. 25.02.2010 – Xa ZR 100/05 – Thermoplastische Zusammensetzung).
Aufrechterhalten wurde das Patent in Form eines sog. Product-by-process-Anspruchs, bei dem das Produkt anhand des zugehörigen Herstellungsverfahrens definiert ist. Diese Art der Anspruchsformulierung sei zu wählen, wenn das Material anhand seiner physikalischen Eigenschaften nicht hinreichend genau bestimmt werden könne. Der Patentinhaber erhalte auf diese Weise den Schutz, der seiner Offenbarung entspreche.