Nicht selten stehen Patentinhaber vor dem Problem, dass ihre Wettbewerber Produkte anbieten, mit denen sie zwar nicht selbst das Patent verletzen, die aber, z.B. nach Einbau in ein Gerät des Kunden, zu einer Patentverletzung führen. Ein Vorgehen gegen den Kunden, also dem eigentlichen Patentverletzer, verbietet sich dabei häufig aus geschäftspolitischen Gründen.
Das Patentgesetz gibt den Patentinhabern mit dem Tatbestand der „mittelbaren Patentverletzung“ nach § 10 PatG ein Werkzeug in die Hand, um solcher Fälle Herr werden zu können. Voraussetzung ist zum einen – insoweit selbstverständlich – dass das „Mittel“, d.h. das vom Gegner gelieferte Produkt, objektiv geeignet ist, in patentgemäßer Weise benutzt zu werden. Darüber hinaus verlangt § 10 PatG aber auch „subjektive Umstände“, aus denen sich eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer patentgemäßen Benutzung durch den Kunden ergibt. Solche Umstände liegen eindeutig in den Fällen vor, in denen der Kunde das Produkt tatsächlich patentgemäß einsetzt oder in denen gar kein anderer Einsatz möglich ist. Zwanglos lassen sie sich auch dann bejahen, wenn in einer Bedienungsanleitung zum Produkt die patentgemäße Verwendung vorgeschlagen oder gar empfohlen wird.
Schwierig sind jedoch die übrigen Fälle, in denen keine derart klaren Indizien vorliegen und insbesondere die Bedienungsanleitung gerade eine vom Patent abweichende Nutzung des gelieferten Gegenstands beschreibt. Mit einem solchen Fall hatte es der BGH in seiner Entscheidung „Haubenstretchautomat“ vom 9. Januar 2007 (Az.: X ZR 173/02) zu tun. Hierzu stellte der den Grundsatz auf, dass eine mittelbare Patentverletzung nur dann bejaht werden könne, „wenn sich aufgrund konkreter Umstände die Gefahr aufdrängt, dass der Abnehmer nicht nach der Anweisung verfahren wird.“
Damit hat sich die Rechtslage für den Patentinhaber etwas verschärft. Nach der bisherigen Praxis nahmen die Gerichte eine Art Gesamtbetrachtung vor, aus der sie die Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung und damit das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung ableiteten. So genügte es z.B. nach BGH, Urt. v. 10.10.2000 – X ZR 176/98 – Beheizbarer Atemluftschlauch, dass „sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels nicht bestehen“. Nach LG Düsseldorf, Urt. 5.10.2004 – 4b O 190/03 sollte maßgeblich sein, „ob ein unbefangener Betrachter in der konkreten Angebots- und Liefersituation … die Eignung und Bestimmung der Maschine zur Ausführung der patentgemäßen Verfahren nicht hätte übersehen können“. Anstelle sich auf eine solche Gesamtabwägung verlassen zu können, muss der Patentinhaber künftig konkrete Umstände benennen, die die Wahrscheinlichkeit erhärten, dass es tatsächlich zum patentverletzenden Gebrauch kommen wird. Dies bedeutet insgesamt aber auch ein Mehr an Rechtssicherheit.
Die Prüfung, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, wird sich künftig oft weniger an der gelieferten Vorrichtung selbst als an den Begleitumständen, insbesondere dem Werbematerial, ausrichten. Es ist ohne weiteres möglich, dass das Anbieten eines an sich patentrechtlich unbedenklichen Geräts allein durch Werbebehauptungen zur mittelbaren Patentverletzung wird. Entsprechend sorgfältig sind solche Behauptungen zu formulieren.