Um ein erteiltes Patent eines Wettbewerbers zu Fall zu bringen, gibt es in Deutschland zwei Möglichkeiten:
- Einspruchsverfahren und
- Nichtigkeitsklage.
Der Einspruch birgt geringe Kostenrisiken, ist aber fristgebunden. Bei deutschen Patenten beträgt die Einspruchsfrist drei, bei europäischen Patenten neun Monate, gerechnet ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung. Um diese Fristen wahren zu können, sollte eine Patentblattüberwachung eingerichtet werden, die dann mit Verfahrensstandsüberwachungen gekoppelt werden kann.
Ist eine Einspruchsfrist versäumt oder wurde bewusst kein Einspruch eingelegt, etwa weil das fragliche Patent zunächst unbedenklich erschien, kommt nur noch die Nichtigkeitsklage in Betracht. Theoretisch sollten die Chancen einer Nichtigkeitsklage nicht niedriger sein als die eines Einspruchs, denn in beiden Verfahrensarten werden dieselben Patentierbarkeitsvoraussetzungen geprüft. Praktisch zeichnet sich aber seit einigen Jahren eine Tendenz in der Rechtsprechung des BGH ab, die den Einspruch jedenfalls dann als aussichtsreicher erscheinen lässt, wenn die Patentierbarkeitsvoraussetzung der „erfinderischen Tätigkeit“ im Streit steht.
In einem Berufungsurteil vom 30. Okt 2007 (Az.: X ZR 134/03) wies der BGH eine Nichtigkeitsklage ab, obwohl offen blieb, ob eine „erfinderische Tätigkeit“ vorliegt oder nicht. An sich gilt auch im Nichtigkeitsberufungsverfahren der „Amtsermittlungsgrundsatz“ (§ 115 PatG), d.h. das Gericht ist gehalten, strittige Fragen aufzuklären. Im Streitfall hatte der BGH auch, entsprechend seiner üblichen Vorgehensweise, einen Sachverständigen vernommen. Nach dessen Vernehmung verblieben für den Senat „durchgreifende Zweifel“, ob die erfinderische Tätigkeit wirklich zu verneinen sei. Damit hat das Gericht der Sache nach eine Beweislastentscheidung getroffen, die an sich dem Amtsermittlungsgrundsatz widerspricht. Der nur mit Juristen besetzte BGH-Senat stieß hier offenbar an die Grenze seiner praktischen Erkenntnismöglichkeiten. Die Einschaltung eines weiteren Sachverständigen (Obergutachters) erscheint angesichts der Ungewissheit, der weiteren Kosten und der ohnehin langen Verfahrensdauer (vier Jahre allein für die Berufung) kaum tragbar.
In einem Einspruchsverfahren hätte diese Situation nicht eintreten können. Hier ist das Bundespatentgericht (BPatG) letzte Tatsacheninstanz. Dessen Patentsenate sind mit Technischen Richtern besetzt, also Ingenieuren oder Naturwissenschaftlern, ebenso die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts mit Technischen Mitgliedern. Im Regelfall bilden die sich eine eigene, abschließende Meinung über die erfinderische Tätigkeit, ohne dass ein Sachverständiger hinzugezogen wird. – Gerade auch in jenem Streitfall des BGH hatte das BPatG als Vorinstanz auf Nichtigkeit des Patents erkannt. Es spricht also viel dafür, dass die im Nichtigkeitsverfahren gescheiterte Klägerin mit einem Einspruch Erfolg gehabt hätte.
Die Gefahr einer Beweislastentscheidung in einem etwaigen Nichtigkeitsverfahren ist somit ein Gesichtspunkt, der künftig öfter im Zweifel für die Einlegung eines Einspruchs spricht.