Im Patentnichtigkeitsverfahren kann es vorkommen, dass die Nichtigkeitsklägerin auf eine relevante Entgegenhaltung erst nach Abschluss der ersten Instanz (beispielsweise im Rahmen einer erneuten Recherche) aufmerksam wird. Ein auf dieser neuen Entgegenhaltung beruhender Angriff kann im Nichtigkeitsberufungsverfahren gemäß § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO dann berücksichtigt werden, wenn die verspätete Geltendmachung des Angriffs nicht auf einer Nachlässigkeit beruht. Bereits in seinem Urteil vom 27. August 2013 (X ZR 19/12 – „Tretkurbeleinheit“) erläuterte der BGH, die Klägerin müsse dazu insbesondere darlegen, dass die neue Entgegenhaltung mit einem „sachgerecht“ gewählten Suchprofil der erstinstanzlich durchgeführten Recherche nicht aufgefunden werden konnte. Zudem müsse die Klägerin detailliert erläutern, welches Suchprofil sie für ihre erstinstanzliche Recherche angelegt hat und warum sie ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung der Entgegenhaltung geführt hat.

Diese Rechtsprechung hat der BGH nun in seiner Entscheidung vom 15. Dezember 2020 (X ZR 180/18 – „Scheibenbremse“) bestätigt und zudem im konkreten Fall einen Rechercheaspekt benannt, der Teil einer sorgfältigen Recherche sein sollte. Die Nichtigkeitsklägerin hatte eine erstinstanzliche Recherche innerhalb der Patentklasse des Streitpatents „F16D 55“ durchgeführt und die Suche mit dem Namen einzelner Anmelder oder mit anderen Suchbegriffen kombiniert. Aufgrund dieser zusätzlichen Suchkriterien wurde die Entgegenhaltung D20, auf die sich die Klägerin erstmals in zweiter Instanz berufen wollte, bei der erstinstanzlichen Recherche nicht aufgefunden.

Die Beschränkung der erstinstanzlichen Recherche durch die zusätzlichen Suchkriterien bewertete der BGH zumindest deshalb als nachlässig, weil die Recherche gleichzeitig ein weiteres Dokument zutage förderte, welches vom gleichen Anmelder wie die Entgegenhaltung D20 stammt und eine ähnliche Vorrichtung wie das Streitpatent betrifft. Dies hätte die Klägerin nach Auffassung des BGH dazu veranlassen müssen, die Suche innerhalb der Patentklasse des Streitpatents auch auf diesen Anmelder zu erstrecken. In der Folge ließ der BGH das Dokument D20 nicht in das Verfahren zu.

Wenn durch ein sachgerechtes Suchprofil relevante Dokumente verschiedener Anmelder gefunden werden, sollte vor dem Hintergrund dieser Entscheidung geprüft werden, ob zu den relevanten Dokumenten von denselben Anmeldern innerhalb der Patentklasse des Streitpatents weitere relevante Dokumente existieren. Die zusätzliche Prüfung erhöht nicht nur die Chancen, weitere relevante Dokumente zu entdecken, sondern liefert auch ein Argument dafür, dass man sich zumindest in dieser Hinsicht bei der Durchführung der erstinstanzlichen Recherche keine Nachlässigkeiten erlaubt hat.