Wird ein gewerbliches Schutzrecht schuldhaft verletzt, hat der Verletzer dem Geschädigten Schadensersatz zu leisten. Dies ist auch anerkannt für die Fälle, in denen die Verletzung allein im Rahmen der Werbung erfolgt, die anschließenden Verkäufe jedoch nicht verletzend sind, insbesondere wenn die verkaufte Ware als solche nicht vom Schutzrecht erfasst wird. Offen war bislang in solchen Fällen, ob die Höhe des Schadensersatzes auch von der Höhe der mit den – für sich genommen rechtmäßigen – Verkäufen erzielten Umsätze abhängen kann.

Der BGH hat dies nun für den Fall einer Markenverletzung bejaht (Urt. v. 22.9.2021 – I ZR 20/21 – Layher). Im Streitfall hatte der Beklagte eine fremde Marke in einem Werberundschreiben und in seiner Internet-Werbung benutzt, nicht jedoch seine Ware damit versehen. Der BGH billigte, für die Schadensberechnung von einer fiktiven Lizenz auszugehen und hierbei den Warenumsatz während der Werbung und für einen gewissen Zeitraum danach zu berücksichtigen, um der Nachwirkung der Werbung Rechnung zu tragen. Unerheblich sei, ob die Werbung zu einer Umsatzsteigerung führte. Das leuchtet ein, da bei Markenlizenzverträgen die Höhe der Lizenzgebühr normalerweise auch nicht vom später erzielten wirtschaftlichen Erfolg abhängig gemacht wird. Allerdings könne, so der BGH, lizenzmindernd zu berücksichtigen sein, dass die Verletzungsintensität dadurch geringer ist, dass das markenverletzende Zeichen nur in der Werbung und nicht auf der Ware benutzt worden ist.