Etliche Verträge, in denen es um geistiges Eigentum geht, enthalten Nichtangriffsklauseln. Mit ihnen verbietet der Schutzrechtsinhaber seinem Vertragspartner, die vertragsgegenständlichen Schutzrechte anzugreifen. Praktisch wirksam ist eine Nichtangriffsverpflichtung aber nur, wenn sie nicht nur die Einleitung eines Löschungsverfahrens durch den Vertragspartner selbst untersagt, sondern auch jegliche Unterstützungshandlungen für solche Angriffe verbietet. Eine solche, weiter gehende Nichtangriffsabrede muss nicht unbedingt ausdrücklich vereinbart werden. Zuweilen leitet sie die Rechtsprechung durch Auslegung unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aus dem sonstigen Vertragsinhalt ab (z.B. BPatG, Beschl. v. 29.6.2000 – 2 Ni 13/99 (Eu) – Gatterfeldlogik). Dabei kann u.U. schon die bloße Behauptung der Schutzunfähigkeit einen Verstoß darstellen (vgl. BGH, Urt. v. 28.5.1957 – I ZR 46/56). Kartellrechtlich sind Nichtangriffsklauseln in Lizenzverträgen über Patente allerdings bedenklich, wenn die Rechtsfolge eines Verstoßes mehr als ein Kündigungsrecht zugunsten des Lizenzgebers beinhaltet (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) der Gruppenfreistellungsverordnung 772/2004 über Technologietransfer-Vereinbarungen).
Der BGH hatte nun über den Sonderfall zu entscheiden, dass ein durch eine wirksame Nichtangriffsklausel gebundener Vertragspartner schon vor Vertragsschluss eine eigene Patentanmeldung eingereicht hatte, für die er sich mit dem lizenzierten Patent im Rahmen seiner Verpflichtung, den Stand der Technik kritisch zu würdigen nachzukommen und somit zum lizenzierten Schutzrecht Stellung zu beziehen hatte (§ 34 Abs. 7 PatG). Der BGH entschied in seinem Urteil vom 24. April 2007, dass in dieser Konfliktsituation jedenfalls dann zugunsten des Anmelders zu entscheiden seien, wenn sich die strittigen Behauptungen im Rahmen des für das Anmeldeverfahren Erforderlichen halten (Az.: X ZR 64/04 – Polymer-Lithium-Batterien). Demgemäß hatte die Kritik nicht im Vorfeld des Abschlusses des streitgegenständlichen Lizenzvertrags offenbart werden müssen.
Der BGH ließ zwar ausdrücklich offen, ob dies auch dann gelten würde, wenn die Kritik über das nach § 34 Abs. 7 PatG Notwendige hinausginge. Insgesamt zeigt aber allein der Umstand, dass die Sache überhaupt ins Revisionsverfahren gelangte, dass Parteien von Verträgen über geistiges Eigentum mit jeglichen Äußerungen über die Rechtsbeständigkeit der vertragsgegenständlichen Schutzrechte behutsam umgehen sollten.