Zu einem kühlen Bier gehört in der Regel der Verzehr von Snacks. Auf den ersten Blick sind diese Waren einander unähnlich. Allerdings werden sie regelmäßig gemeinsam genutzt und gemeinsam vertrieben, da Bier und Snackartikel häufig in räumlicher Nähe zueinander angeboten werden. Diese funktionelle Ergänzung der Waren kann beim Verkehr den Eindruck erwecken, dass die Waren Bier und Snacks aus demselben oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen und deshalb eine entfernte Ähnlichkeit zwischen diesen Waren besteht.

Dieser Auffassung war der 28. Senat des BPatG (Beschl. vom 20. Juni 2012 – 28 W (pat) 580/10) und hat auf Grund des Widerspruchs aus der Marke DESPERADOS u.a. eingetragen für die Ware Bier (Klasse 32) die Marke DESPERADO vollständig gelöscht, die für folgende Waren in Klasse 29 eingetragen war:

Klasse 29: Verarbeitete Nüsse; überzogene Nüsse, nicht in anderen Klassen enthalten; Snackprodukte auf der Basis von Nüssen; verarbeitete Samen; getrocknete subtropische Früchte und Trockenfrüchte, nicht in anderen Klassen enthalten; Klasse 30: Reiscracker; Schokoladennüsse; Popcorn; und Klasse 31: unverarbeitete Nüsse, unverarbeitete Sämereien

In der zugelassenen Rechtsbeschwerde hat der BGH mit Beschluss vom 6. November 2013 (Az.: I ZB 63/12) anders entschieden und festgestellt, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung weiterer Faktoren führen darf, die für die Prüfung der Warenähnlichkeit relevant sein können. Brauereien hätten bisher durchweg davon abgesehen, auf die Möglichkeit des Verzehrs der obengenannten Waren der Klassen 29, 30 und 31, die in einem mit der Brauerei verbundenen Unternehmen hergestellt wurden, im Zusammenhang mit dem von ihnen hergestellten Bier hinzuweisen. Der angesprochene Verkehr würde selbst bei hochgradig ähnlichen Marken bei Bier und dazu passenden Esswaren eher nicht auf dasselbe Herkunftsunternehmen schließen. Das zentrale Kriterium bleibt damit der Gesichtspunkt, ob die betreffenden Produkte regelmäßig von denselben Unternehmen oder jedenfalls unter der Kontrolle derselben hergestellt werden.