Die Patentfähigkeit einer Erfindung setzt insbesondere voraus, dass die Erfindung gegenüber dem „Stand der Technik“ neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Den „Stand der Technik“ bilden dabei alle Kenntnisse, die am Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Zusätzlich muss Neuheit gegenüber dem Inhalt bereits zuvor eingereichter Patentanmeldungen gegeben sein, dies jedoch nur, soweit diese älteren Patentanmeldungen veröffentlicht werden.

In einem Einspruchsverfahren gegen ein deutsches Patent hat sich der Einsprechende auf eine solche ältere Anmeldung berufen. Allerdings war diese Voranmeldung nicht als solche veröffentlicht worden, sondern es war daraus ein Gebrauchsmuster abgezweigt worden. Der Einsprechende argumentierte, ab Eintragungstag des Gebrauchsmusters hätte jedermann per Akteneinsicht in die Gebrauchsmusterakte Kenntnis von der älteren Patentanmeldung und ihrem Inhalt nehmen können. Damit sei die ältere Patentanmeldung auch veröffentlicht worden.

Der zuständige Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts ließ das in seiner unter dem Stichwort „Heizungsanlage“ ergangenen Leitsatzentscheidung (Beschl. v. 5.3.2009 – 12 W (pat) 348/03) nicht gelten. Bereits aus dem Wortlaut des einschlägigen § 3 Abs. 2 PatG ergebe sich, dass es nicht auf eine irgendwie geartete Veröffentlichung des Inhalts der Patentanmeldung ankomme, sondern dass eine Veröffentlichung der Patentanmeldung „als solche“ gemeint sei. Auch der Gesetzeszweck spreche gegen die Argumentation des Einsprechenden. Der liege darin, einen Doppelschutz ein und derselben Erfindung durch zwei Patente zu verhindern. Eine Doppelpatentierung sei aber nicht mehr zu befürchten, wenn die ältere Patentanmeldung vor ihrer Veröffentlichung zurückgenommen worden ist. Ein Doppelschutz durch ein Patent einerseits und ein Gebrauchsmuster andererseits hingegen werde vom Gesetz akzeptiert.