Um patentfähig zu sein, müssen computerimplementierte Erfindungen neben dem Technizitätserfordernis und der Überwindung des Patentierungsauschlusses nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. Abs. 4 PatG bzw.  Art. 52 Abs. 2 c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ auch die weiteren allgemeinen Voraussetzungen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllen. Bei diesen Erfindungsgegenständen dürfen allerdings für die Beurteilung, inwieweit eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, nur solche Anweisungen im Patentanspruch Berücksichtigung finden, die die patentgemäße Lösung des beschriebenen technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (vgl. BGH, Urteil v. 20.10.2010 – X ZR 47/07 – Wiedergabe topographischer Informationen).

Dieses Kriterium hat der BGH für Erfindungsmerkmale, die eine computergesteuerte Datenauswahl beschreiben, mit der nun veröffentlichten Entscheidung „Routenplanung“ (BGH, Urteil v. 18.12.2012 – X ZR 3/12) präzisiert. Danach können Anweisungen zur Datenauswahl, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Datenverarbeitungsmittel einzusetzen, jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen (Urt. v. 18.12.2012 – X ZR 3/12, Rn. 54 – Routenplaner). Das bedeutet also, dass die bloße Anweisung, eine Datenauswahl durch einen Computer vorzunehmen zwar die erforderliche Technizität zu begründen vermag. Jedoch bei der Frage, ob ein zusätzlicher Beitrag zum Stand der Technik vorliegt, muss ein solches Merkmal außer Betracht bleiben. Eine bloße Automatisierung der Datenauswahl bei bereits bekannten Verfahren ist damit in keinem Fall patentrechtlich schutzfähig.

Im Grundsatz entspricht dieser Beurteilungsmaßstab der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA. Dort werden für die Beurteilung des erfinderischen Schritts auch nur solche Merkmale berücksichtigt, die einen technischen Charakter aufweisen (sog. COMVIK approach, vgl. EPA, Entscheidung v.  26.9.2002 – T 641/00 – COMVIK). Allerdings lassen es die EPA-Beschwerdekammern bei dieser Beurteilung ausreichen, dass zum einen nicht-technische Probleme, die durch eine technische Lösung überwunden werden, Berücksichtigung finden. Zum anderen können auch nicht-technische Lösungen (wie beispielsweise mathematische Algorithmen) ihren technischen Charakter vom zu lösenden technischen Problem ableiten (vgl. jüngst: EPA, Entscheidung v. 21.9.2012 – T 1784/06, Ziff. 2.3 – Comptel).