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10. August 2021

BGH zur rückwirkenden Erschöpfung von Markenrechten

Nach dem Grundsatz der Erschöpfung i.S.v. § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 15 Abs. 1 UMV kann ein Markeninhaber die Benutzung für Waren unter anderem dann nicht verbieten, wenn die Waren mit seiner Zustimmung von einem anderen - etwa von einem Lizenznehmer, von der Mutter- oder der Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber von einem Alleinvertriebshändler (vgl. BGH, Urt. v. 03.02.2011 - I ZR 26/10) - unter dieser Marke im Inland, in der EU oder im EWR in Verkehr gebracht worden sind.

In der Leitsatzentscheidung „myboshi" (BGH, Urt. v. 25.3.2021 – I ZR 37/20) urteilte nun der BGH, dass in einer solchen Konstellation ein Inverkehrbringen auch durch eine (spätere) Veräußerung von mit der Marke versehenen Ware an einen Dritten, der die Ware bereits in Besitz hat, vorliegen kann, wenn die veräußerte Ware bei dem Dritten gesondert von der übrigen mit der Marke versehenen Ware gelagert und entsprechend markiert wird und somit hinreichend konkretisiert ist. In diesem Zusammenhang stellte der BGH klar, dass die für das Eintreten der Erschöpfung des Weiteren erforderliche Zustimmung des Markeninhabers nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilt werden kann, wie durch eben jene spätere Veräußerung der konkreten Ware an den Dritten.

Im behandelten Fall importierte und lagerte die Beklagte als Logistikunternehmen Wolle und Garne, so auch im Auftrag einer Lizenznehmerin der Markeninhaberin für Ware, die mit der lizenzierten Marke gekennzeichnet war. In einem Fall veräußerte die Beklagte einen Posten eingelagerter Lizenzware weiter. Die deshalb von der Markeninhaberin gerichtlich in Anspruch genommene Beklagte wandte ein, für die strittige Ware Monate später eine Rechnung der Lizenznehmerin erhalten und beglichen zu haben. Der BGH hielt diesen Erschöpfungseinwand für schlüssig, da die erforderliche Zustimmung auch nachträglich erteilt werden kann.

Die Entscheidung verdeutlicht, dass Lizenzpartner sich sorgfältig abstimmen sollten, wenn wegen nicht erschöpfter Originalware gegen Dritte vorgegangen werden soll.
 

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