Markenrechte können nicht nur durch Zeichenbenutzungen verletzt werden, bei denen das kollidierende Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft einer Ware oder Dienstleistung. Möglich ist auch die Verletzung durch eine Namensbenutzung, d.h. Zeichen, die eine bestimmte natürliche oder juristische Person identifizieren. Jeder Kaufmann hat einen Namen, seine „Firma“ (§ 17 HGB), mit dem er mit fremden Markenrechten in Konflikt geraten kann.

Die deutsche Rechtsprechung ging jahrzehntelang davon aus, dass marken- und firmenmäßige Benutzungen von Zeichen ineinander übergehen und somit der Gebrauch von Firmierungen in aller Regel verwechslungsfähige Marken verletzt, ebenso wie umgekehrt durch markenmäßige Benutzungen Rechte an verwechselbar ähnlichen Firmen oder geschäftlichen Bezeichnungen, insbesondere an Unternehmenskennzeichen (§ 5 MarkenG), verletzt werden können (z.B. Urt. v. 18.10.1975 – I ZR 118/73 – Buddelei; Urt. v. 9.10.2003 – I ZR 65/00 – Leysieffer).

Nach dem aktuellen EuGH-Urteil „Céline“ (Urt. v. 11.9.2007 – C 17/06) werden deutsche Gerichte aber künftig wohl etwas genauer hinsehen müssen. Streng am Wortlaut der Markenrechtsrichtlinie (MRRL; zur Harmonisierung des europäischen Markenrechts s. den Beitrag vom 18.10.2007) orientiert stellte der EuGH klar, dass eine Zeichenbenutzung als Gesellschaftsbezeichnung, Handelsname oder Firmenzeichen an sich keine Benutzung „für Waren“ sei, wie es die Richtlinie für eine Markenverletzung voraussetze. Freilich ist aber von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen, sobald der Gesellschaftsname o. dgl. auf der Ware selbst angebracht oder anderweitig eine Verbindung zu den Waren hergestellt sei. Dass entsprechend der herkömmlichen deutschen Praxis „in der Regel“ eine markenmäßige Benutzung vorliege, stellte der EuGH nicht fest. Künftig wird also die Verletzung einer Marke durch eine Unternehmensbezeichnung einer besonderen Begründung bedürfen, weshalb die firmenmäßige Zeichenbenutzung auch als Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ anzusehen sei.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Art. 5 Abs. 5 MRRL den Mitgliedstaaten der EU gestattet, nationale Bestimmungen zu erlassen, nach denen eine Marke auch ohne markenmäßige Benutzung verletzt sein kann, wenn das jüngere Zeichen ihre „Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung … ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt“ (Art. 5 Abs. 5 der Markenrichtlinie). Hiervon macht z.B. Art. 13A Buchst. d) des Benelux-Markengesetzes in zulässiger Weise Gebrauch (dazu EuGH, Urt. v. 21.11.2002 – C 23/01 – Robelco). Da diese Bestimmung von der jetzigen „Céline“-Entscheidung nicht betroffen ist, wird sich für Belgien, die Niederlande und Luxemburg nicht viel geändert haben. Das deutsche MarkenG hingegen enthält keine Bestimmung, die Art. 5 Abs. 5 MRRL ausdrücklich umsetzt. Man wird abwarten müssen, ob die Gerichte, wenn sie weiterhin umfassenden Markenschutz gegen firmenmäßige Benutzungen gewähren wollen, möglicherweise dazu übergehen, die vorhandenen Tatbestände des MarkenG im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 MRRL erweiternd auszulegen oder gar auf das allgemeine Deliktsrecht des BGB (§ 823 BGB) zurückgreifen.

Konsequenz der „Céline“-Entscheidung ist also insbesondere, dass die Frage der Markenverletzung durch Firmen und andere Kennzeichen nach wie vor möglich, aber keine Frage des harmonisierten Markenrechts ist. Betroffene werden die Rechtslage Land für Land zu prüfen haben. Für die Schweiz, die als Nicht-EU-Land ihren Markenschutz 1993 freiwillig an die MRRL anpasste, galt das immer schon: In der Eidgenossenschaft werden marken- und firmenmäßige Benutzung traditionell scharf auseinander gehalten. Andererseits schützen Firmenrechte für Personenvereinigungen (Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) in der Schweiz landesweit ungeachtet einer „Branchennähe“, müssen sich also auch bei fehlender Überschneidung der Tätigkeitsfelder der Namensträger deutlich voneinander unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 Obligationenrecht; dazu Bundesgericht v. 14.3.2000 – 4C. 206/1999 – Avia AG/Aviareps Airline Management GmbH).