Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer eingetragenen Wort-/Bildmarke beschäftigt weiter den EuGH (vgl. zuletzt: Beitrag v. 27.11.2012). Ebenso zur Bedeutung der farbigen Benutzung von schwarz-weiß eingetragenen Marken im Rahmen der Markenkollision (also bei Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz) hat sich der EuGH in einer jüngeren Entscheidung (Urt. v. 18.7.2013 – C-252/12 – Specsavers/Adsa)) positioniert.
Zur rechtserhaltenden Markenbenutzung
Gegenstand des EuGH-Verfahrens war zum einen die Frage, ob die Verwendung einer Wort-/Bildmarke ausreichend für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i. S. v. Art. 15 Abs. 2 GMV sein kann, die nur den grafischen Bestandteil der Wort-/Bildmarke umfasst – also eine reine Bildmarke ohne Wortbestandteil. Denn die Markeninhaberin verwendete im Verkehr die grafische Gestaltung der Marken ausschließlich in Form der Wort-/Bildkombination.
Nach Auffassung des EuGH kann die Verwendung der Marke mit wortlosem Logo zusammen mit dem dieses überlagernden Wortbestandteil aber dennoch als ernsthafte Benutzung der Marke mit wortlosem Logo angesehen werden, sofern diese Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde – d. h. ohne teilweise Verdeckung durch den sie überlagernden Wortbestandteil –, immer noch auf die Produkte der Markeninhaberin verweist (Urt. v. 18.7.2013 – C-252/12, Rn. 24 – Specsavers/Adsa). Anders könnte daher die Antwort ausfallen, wenn der Bildbestandteil nur in Teilen verwendet wird oder durch zusätzliche Elemente verdeckt oder überlagert wird.
Zur Absicherung des bestehenden Markenschutzes kann es also von Nutzen sein, nicht nur eine Wort-/Bildkombination sondern auch eine Marke mit dem verwendeten reinen Bildzeichen anzumelden, sofern die grafische Gestaltung in der Wort-/Bildkombination nicht vom Wortbestandteil überlagert wird.
Zur Markenkollision bei farbiger Verwendung einer Schwarz-Weiß-Marke
Daneben setzte sich der EuGH im Rahmen der zu beurteilenden Markenkollision mit der Frage auseinander, welchen Einfluss die Farbgestaltung einer Marke hat, die nur schwarz-weiß eingetragen ist, jedoch farbig verwendet wird. Hier, so der Gerichtshof, kann die farbige Benutzung – sofern auch diese Verwendung vom Publikum als Hinweis auf die Markeninhaberin verstanden wird – für die Frage der Verwechslungsgefahr bzw. für eine Kollision aufgrund Bekanntheit eine Rolle spielen. Lehnt sich z. B. die farbliche Gestaltung des angegriffenen Zeichens an die verwendete Farbgebung der schwarz-weiß eingetragenen Marke an, kann dies bei der Beurteilung einer Markenkollision zu berücksichtigen sein (vgl. Urt. v. 18.7.2013 – C-252/12, Rn. 48 – Specsavers/Adsa).
Diese Leitlinien des EuGH stellen aber eine Ausnahme vom bisherigen Grundsatz dar, dass bei einer Markenkollision stets nur die eingetragene Form der (älteren) Marke zu betrachten ist. So geht der BGH davon aus, dass bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zu Grunde zu legen sind (für das Widerspruchsverfahren, BGH, Beschl. v. 3.4.2008 – I ZB 61/07, Rn. 18 – SIERRA ANTIGUO; für das Verletzungsverfahren: BGH, Urt. v. 5.11.2008 – I ZR 39/08, Rn. 36 – Stofffähnchen). Allenfalls kann einer schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke die durch Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, sofern sich durch die farbige Wiedergabe die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH, Beschl. v.11.5.2006 – I ZB 28/04, Rn. 34 – Malteserkreuz).
Für den Inhaber einer schwarz-weiß eingetragenen Marke, der diese im Wesentlichen nur farbig benutzt, können die neuen Grundsätze des EuGH ein zweischneidiges Schwert darstellen. Auf der einen Seite kann durch die Farbgebung die Kollisionsgefahr bei zumindest ähnlichfarbigen Zeichenverwendungen erhöht werden. Auf der anderen Seite ist aber nicht ausgeschlossen, dass bei einer farbigen Verwendung der schwarz-weiß eingetragenen Marke ein potentieller Verletzer versucht, sich einer Markenkollision dadurch zu entziehen, dass er eine andere Farbgebung als der Markeninhaber wählt.