Markenschutz wird normalerweise durch Eintragung einer Marke nach Markenanmeldung beim zuständigen Amt erworben. Wird eine Marke ohne Registrierung benutzt, kann ein Markenrecht auch allein infolge dieser Benutzung entstehen. Dazu muss das betreffende Zeichen als Marke „Verkehrsgeltung“, d.h. einen hinreichenden Bekanntheitsgrad, erlangt haben („Benutzungsmarke“, § 4 Nr. 2 MarkenG). Schon weil der Kostenaufwand für den Nachweis eines solchen Rechts den für eine Markeneintragung bei weitem übersteigt, ist die Benutzungsmarke in der Praxis äußerst selten. Überdies hat es die Rechtsprechung immer wieder ablehnt, allgemeinverbindliche Prozentsätze für den erforderlichen Bekanntheitsgrad festzulegen (z.B. LG Düsseldorf, Urt. v. 8.7.1999 – 4 O 185/98 – MEGA; BGH, Urt. v. 4.9.2003 – I ZR 23/01 – Farbmarkenverletzung II). Benutzungsmarken sind daher regelmäßig mit großen Unwägbarkeiten verbunden.

Da Benutzungsmarken auf nationalem Recht beruhen, ist im Ausland nach dem jeweils gültigen Markenrecht zu prüfen, ob dieses Benutzungsmarken kennt und, wenn ja, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Ist das nicht der Fall und liegt auch keine Markeneintragung vor, kann ein Markenrecht gleichwohl durch eine „notorisch bekannte Marke“ entstanden sein. Dies folgt aus Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). Da dieser völkerrechtliche Vertrag in praktisch allen wichtigen Industrienationen gilt, sind – theoretisch – auch überall solche Marken denkbar.

In Spanien sah sich ein Immobilienmakler, der im Raum Tarragona das Zeichen „FINCAS TARRAGONA“ benutzt, einer Klage aufgrund einer für Grundstücksverwaltung usw. eingetragenen Marke „FINCAS TARRAGONA“ ausgesetzt. Zur Verteidigung wandte er ein, er habe aufgrund der Benutzung seines Zeichens seit 1978 eine „notorisch bekannte Marke“ nach Art. 6bis PVÜ erworben. Im Wege der Widerklage verlangte er Löschung der Markeneintragung.

Das angerufene spanische Gericht legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor, ob Gegenrechte nach Art. 6bis PVÜ auch dann entstehen können, wenn ein Zeichen nicht in einem ganzen Land, sondern nur in einem Teil davon benutzt wird. Der EuGH befand, dass sich aus dem Wortlaut der einschlägigen Rechtsvorschriften keine eindeutige Antwort ergibt, um dann pragmatisch zu dem Schluss zu kommen, dass ein wesentlicher Teil des Hoheitsgebiets genüge, wofür eine einzelne Stadt und deren Umland aber nicht ausreiche (Urt. v. 22.11.2007 – C 328/06).

Mit dem Wertungskriterium „wesentlicher“ hat der EuGH den ohnehin gegebenen Unsicherheitsfaktoren der nicht eingetragenen Marken einen weiteren hinzugefügt. Abgesehen von alledem besteht regelmäßig die große Schwierigkeit, dass der Bekanntheitsgrad im Kollisionsfall nicht für die Gegenwart, sondern bezogen auf einen lange zurück liegenden Zeitpunkt (den „Kollisionszeitpunkt“, meist den Anmeldetag der kollidierenden Marke) nachgewiesen werden muss. Dies ist praktisch kaum möglich. Rückrechnungen anhand der Ergebnisse jüngerer Verkehrsumfragen begegnen die Gerichte mit ziemlicher Skepsis (s. den Fall OLG München, Urt. v. 21.9.1995 – 29 U 5214/94 – McDonald’s).