Mit seinen Entscheidungen C-484/12 (s. Beitrag vom 03.02.2014) und C-443/12 vom 12. Dezember 2013 stellte der EuGH klar, dass mehrere SPC für unterschiedliche Erzeugnisse basierend auf einem Grundpatent erteilt werden können. Insbesondere kann auch nach Erhalt eines ersten SPC für einen ersten Wirkstoff zusätzlich ein weiteres SPC für einen weiteren Wirkstoff erteilt werden, sofern dieser weitere Wirkstoff auch als solcher einzeln durch das Grundpatent geschützt ist (C-484/12 Rn. 30 und C-443/12 Rn. 29). Wurde für einen neuartigen Wirkstoff auf Grundlage des ihn schützenden Grundpatents jedoch bereits ein erstes SPC erteilt, so scheidet die Erteilung eines weiteren SPCs auf den Wirkstoff in Kombination mit einem weiteren Wirkstoff dann aus, wenn der weitere Wirkstoff nicht selbst zur zentralen erfinderischen Tätigkeit (in der Verfahrenssprache Englisch C-443/12 Rn. 30 und 43 „the core inventive advance“) beiträgt. 

Auf letzteres kam es in der deutschen Rechtspraxis bis dato nicht an. Beide EuGH-Entscheidungen stellten eine deutliche Abkehr von der Rechtspraxis in Deutschland dar, wonach der (Mono-) Wirkstoff des Grundpatents und eine Wirkstoffzusammensetzung aus diesem (Mono-) Wirkstoff und einem weiteren Wirkstoff immer als unterschiedliche Erzeugnisse angesehen wurden und zwei entsprechende SPCs rechtfertigte. 

Die vom EuGH aufgestellten Grundsätze haben in der deutschen Rechtspraxis bereits Anwendung gefunden. So hat das Bundespatentgericht mit seiner Entscheidung vom 4. Februar 2014 in der Sache 3 Ni 5/13 ein zweites SPC, das noch unter der „alten“ Praxis vom DPMA erteilt wurde, für nichtig erklärt. Im Einzelnen: 

Das erste SPC wurde für den Wirkstoff „Telmisartan“ erteilt aus dem sich auch die erfinderische Tätigkeit des Grundpatents speiste. Bei der mittels zweiten SPC erteilten Kombination aus dem ersten Wirkstoff „Telmisartan“ und dem weiteren Wirkstoff „Hydrochlorthiazid“ leistete der weitere Wirkstoff keinen erfinderischen Beitrag, d.h. die Patentfähigkeit der Wirkstoffkombination aus Telmisartan und Hydrochlorthiazid war lediglich von dem darin enthaltenen Wirkstoff Telmisartan getragen. Das zweite SPC wurde folglich für nichtig erklärt. 

Wie könnte sich der Pharmaanmelder dieser für ihn ungünstigen neuen SPC-(Nicht-) Erteilungspraxis möglicherweise entziehen um dennoch ein zweites SPC auf den ersten Wirkstoff in Kombination mit den zur erfinderischen Tätigkeit nicht beitragenden zweiten 0815 Wirkstoff zu erhalten? Möglicherweise wäre die Beanspruchung der Kombination beider Wirkstoffe in einer ersten Anmeldung und die Beanspruchung des ersten Wirkstoffs getrennt in einer zweiten Anmeldung (z.B. als Teilanmeldung aus der ersten Anmeldung) ein geeigneter Ausweg. Bei Erteilung beider Patentanmeldungen könnte jede für sich eigenständig als Basispatent für ein SPC fungieren.