Für viele Markenanmelder liegt ein besonderer Reiz darin, Markenwörter zu wählen, die sich eng an beschreibende Begriffe anlehnen. Auch wenn das Gesetz vom Grundsatz her von einem Anspruch auf die Markeneintragung ausgeht, der nur dann zu versagen ist, wenn feststeht, dass ein Eintragungshindernis eingreift (§ 33 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, dazu z.B. BPatG, Beschl. v. 30.10.2002 – 32 W (pat) 82/02 – Feststellungspflicht), nehmen die Markenprüfer einen gewissen Beurteilungsspielraum für sich in Anspruch, in den auch subjektive Einschätzungen einfließen. In der Praxis führt dies nicht selten zu Situationen, dass von zwei inhaltsgleichen Markenanmeldungen die eine zurückgewiesen wird, während die andere zur Eintragung führt. – Besonders misslich ist dies dann, wenn sich die eingetragene Marke in der Hand eines Konkurrenten befindet, während die eigene Anmeldung scheiterte.
In dieser Situation befand sich der Anmelder der deutschen Dienstleistungsmarke „InfoVoice“. Er hatte immerhin das Glück, seine Anmeldung früher eingereicht zu haben als sein Wettbewerber. Während jener seine Eintragung jedoch vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) offenbar problemlos bekam, musste er selbst den Weg durch die Instanzen antreten. Das in der Beschwerdeinstanz zuständige Bundespatentgericht (BPatG) nahm dies zum Anlass, den Prüfern des DPMA mit ungewohnter Deutlichkeit ein paar Takte ins Stammbuch zu schreiben:
„…Es ist gerichtsbekannt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt bei vergleichbar gelagerten Anmeldungen über den Anspruch auf Eintragung einer Marke in das Register ohne nachvollziehbare Gründe unterschiedlich entscheidet. …“ (BPatG, Beschl. v. 27.9.2007 – 29 W (pat) 163/04 – InfoVoice).
Zu dem bei „InfoVoice“ strittigen Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) erinnerte das BPatG dann unter Hinweis auf die BGH-Beschlüsse vom 8.12.1999 „Radio von hier“ (Az.: I ZB 2/97) und „Partner with the Best“ (Az.: I ZB 21/97) sowie auf den vom 24.2.2000 „LOGO“ (Az.: I ZB 13/98) daran, dass grundsätzlich von einem „großzügigen Maßstab“ auszugehen sei, d.h. „jede auch noch so geringe“ Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Hier wird noch zu klären sein, wie sich dies zur Aussage des EuGH verhält, dass die Prüfung auf Eintragungshindernisse „streng und vollständig“ zu sein habe (EuGH, Urt. v. 6.5.2003 – C 104/01 – Libertel).
In der Sache bewiesen die Richter dann viel Augenmaß: Der Begriff „InfoVoice“ wurde beispielsweise für die Dienstleistung „Telekommunikation“ als beschreibend und damit schutzunfähig eingestuft, nicht aber für „Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation“. – Dies ist vielleicht etwas zu feinsinnig, denn „Telekommunikation“ und „Betrieb von Einrichtungen für die Telekommunikation“ sind nicht unbedingt verschiedene Dinge. Immerhin aber wird deutlich, dass der Senat – zu Recht – eine Amtspraxis dahin, ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse über einen Kamm zu scheren, missbilligt.
Die „Ansage“ des BPatG, das DPMA möge sich um mehr Einheitlichkeit in der Eintragungspraxis bemühen, ist absolut gerechtfertigt. Gleichwohl sollte sich jeder Anmelder aber dreimal fragen, ob eine sog. „an Wasser gebaute Marke“ ein erstrebenswertes Ziel ist. Der Anmelder von „InfoVoice“ durfte rund sieben Jahre auf seine Anmeldung warten und hat sie nun auch nur für einen Teil der gewünschten Dienstleistungen erhalten. Selbst wenn die Verfahren künftig schneller und zuverlässiger ablaufen, wird sich immer noch der Schutzbereich der Marke bescheiden ausnehmen, während umgekehrt die Anzahl möglicher Kollisionsfälle hoch ist, so dass insgesamt viele unsichere Verfahren drohen. Besser beraten ist stets derjenige, der ein kennzeichnungskräftiges und vom „Mainstream“ abweichendes Markenwort wählt.