Bei der Anmeldung legen die Patentansprüche den vom Patentamt zu recherchierenden Stand der Technik und beim erteilten Patent den Schutzbereich und damit die Wertigkeit des Patents fest.
Während der Anmelder an einer möglichst umfassenden und die Erfindung abschichtenden Recherche des Patentamts mittels eine Vielzahl an Haupt- und Nebenansprüchen und auf diese rückbezogene Unteransprüche interessiert ist, versucht das Europäische Patentamt (EPA) diesen Mehraufwand durch Anspruchsgebühren einzudämmen [Regel 45(1) EPÜ]. Für das EPA hat sich dabei die für die Ansprüche 16-50 zu zahlende prohibitive Gebühr von derzeit 225 EUR pro Anspruch und die für den 51. und jeden weiteren Anspruch anfallende Gebühr von 555 EUR als besonders effektiv erwiesen.
Geübte Gegenstrategien der Patentanmelder zur Reduzierung der Anspruchszahl ohne Aufgabe von Offenbarung in den Ansprüchen sind
- die Zusammenfassung verschiedener alternativer Ausführungsformen durch „oder“ Kombination in einem Anspruch
- der Rückgriff auf Mehrfachabhängigkeiten in den Unteransprüchen und
- die Hinzufügung von optionalen oder spezifischeren Merkmalen im Anschluss an erfindungswesentliche Anspruchsmerkmale mittels „optional umfassend“, „vorzugsweise“, „besonders bevorzugt“ und dergleichen,
die bei klarer Strukturierung der Ansprüche auch dem Klarheitserfordernis nach Artikel 84 EPÜ gerecht werden.
Im Extremfall kann der Anmelder selbst nach Übersendung der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents durch die Prüfungsabteilung [Regel 71(3) EPÜ Mitteilung] den Anspruchssatz kürzen, um Anspruchsgebühren zu sparen, wie in der jüngsten Beschwerdekammerentscheidung J 6/12 vom 29. Januar 2013 festgestellt wurde.
In J 6/12 kürzte die Anmelderin in Erwiderung auf die Regel 71(3) EPÜ Mitteilung des EPA den Anspruchssatz um 10 überschüssige kostenpflichtige Ansprüche. Die Rückzahlung der durch das EPA dennoch eingezogenen Anspruchsgebühren für diese 10 Ansprüche wurde der Anmelderin durch die Prüfungsabteilung verweigert, da die Anspruchsgebühren angeblich bereits mit der Zustellung der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ fällig geworden seien. Darüber hinaus gäbe es keine Vorschrift im EPÜ, die eine Rückerstattung der Anspruchsgebühren im Fall von deren Reduzierung nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ vorsehe.
Die Beschwerdekammer wollte dieser Ansicht der Prüfungsabteilung erfreulicherweise nicht folgen und schloss sich vollumfänglich den Argumenten der Anmelderin mit folgender Begründung an:
Die „für die Erteilung vorgesehene Fassung“ der Anmeldung stellt die Basis für die Erhebung der zusätzlichen Anspruchsgebühren dar. Wäre „die für die Erteilung vorgesehene Fassung“ immer nur die in der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ festgelegte, dann dürfte die Prüfungsabteilung konsequenterweise auch keine Anspruchsgebühren für nach dieser Mitteilung zusätzlich hinzugefügte Ansprüche verlangen. Letzteres ist geübte Praxis des EPA. Die Beschwerdekammer bewertete diese allein die Interessen des EPA in den Vordergrund stellende Praxis vornehm als „nicht stimmig“. Auch das Argument der angeblich fehlenden Rückerstattungsbestimmung ließ die Beschwerdekammer nicht gelten und verwies auf die „Zahlung ohne Rechtsgrund“. Die Anspruchsgebühren dürfen nur auf Basis „der für die Erteilung vorgesehenen Fassung“ eingefordert werden. „Die für die Erteilung vorgesehene Fassung“ steht aber erst fest, nachdem die Prüfungsabteilung die eingereichten Änderungen (Anspruchssatzkürzung) genehmigt hat, und nicht schon zum Zeitpunkt der Erstellung der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ.