Aus einer eingetragenen Marke können nur dann dauerhaft Rechte geltend gemacht werden, wenn die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt wird. Rechtserhaltend ist eine Benutzung, die es dem Verkehr ermöglicht, die gekennzeichnete Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.

Keine rechtserhaltende Benutzung von Marken für Waren liegt vor, wenn ein Versandhändler die Marke nur in seinen Katalogen und auf seinen Versandtaschen benutzt (BGH, Az. I ZR 293/02; GRUR 2005, 1047 – Otto). Eine solche Benutzung stellt keinen ausreichend konkreten Bezug zu den einzelnen Waren her. Der Verkehr versteht eine in dieser Art benutzte Marke nicht als produktbezogene Bezeichnung, sondern nur als Unternehmenskennzeichen.

Möglich ist es aber inzwischen (EuGH, Az. C-418/02; GRUR 2005, 764 – Praktiker), Dienstleistungen des Einzelhandels direkt zu schützen. Gefordert wird lediglich eine nähere Angabe, auf welche Arten von Waren sich die Einzelhandelsdienstleistungen beziehen. Zuvor war ein solcher Markenschutz für unzulässig gehalten worden (BPatG; Az. 24 W (pat) 214/01; GRUR 2003, 152 – Einzelhandelsdienstleistungen). Das BPatG war davon ausgegangen, dass der Begriff „Einzelhandel“ keine selbstständigen Dienstleistungen von eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung bezeichne.

Als Reaktion auf die Entscheidung „Praktiker“ teilt das DPMA mit, dass es in der Klasse 35 Formulierungen wie „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Bekleidung“ oder auch „Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25“ künftig zur Eintragung zulassen werde (PMZ 2005, 405). Das DPMA hält aber an der Auffassung fest, dass Einzelhandelsdienstleistungen über den reinen Verkauf von Waren hinausgehen. Weiterhin nicht zur Eintragung zugelassen werden deswegen Formulierungen wie „Verkauf“, „Vertrieb“ oder „Handel mit …“.