Wie bei der Verwechslungsgefahr zwischen Marken kommt es bei der zwischen einer Marke und einem Titel auf im Grundsatz den Gesamteindruck der einander gegenüber stehenden Zeichen an. Im Fall komplexer Zeichen, insbesondere Wort-/Bildzeichen mit mehreren, verschieden angeordneten Wortbestandteilen, ist aber nicht ausgeschlossen, dass bestimmte Bestandteile für den Gesamteindruck prägend sein können. Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine „selbstständig kennzeichnende Stellung“ behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke prägt (zum Ganzen s. z. B. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 – C-120/04 – THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 – I ZB 40/03 – coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 – I ZR 167/06 – METROBUS; Urt. v. 14.5.2009 – I ZR 231/06 – airdsl; s. a. Beitrag v. 17.9.2007).
Um diese Fragen ging es um einen nun vom BGH entschiedenen Fall, in dem der Inhaber einer für Verlagserzeugnisse eingetragenen Marke „OFF ROAD“ gegen einen Zeitschriftentitel „automobil OFFROAD“ vorging. Bei der Marke handelt es sich um ein Wort-/Bildzeichen, dessen Wortbestandteil „OFF“ grafisch kleiner als „ROAD“ und vertikal statt horizontal dargestellt ist. Der Titel war ebenfalls aufgeteilt, indem „OFFROAD“ in etwas kleinerer Schrift in einer Zeile unterhalb von „automobil“ gedruckt war.
Das Oberlandesgericht Hamburg als Vorinstanz hatte auf Verwechslungsgefahr erkannt, obwohl die Gesamtzeichen angesichts der Kennzeichnungsschwäche von „OFF ROAD“ an sich nicht hinreichend ähnlich waren. Es liege aber „Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor“, denn der Beklagte gab noch eine weitere Zeitschrift „automobil TESTS“ heraus, so dass dem Bestandteil „OFFROAD“ die Rolle eines Zweitzeichens zukomme, dass als solches eine „selbstständig kennzeichnende Stellung“ behalte.
Der BGH kam zum gegenteiligen Ergebnis (Urt. v. 2.12.2009 – I ZR 44/07). Von einem Zweitzeichen könne nicht ausgegangen werden, da „automobil“ für die Zeitschriftenthemen (Fahrzeuge) glatt beschreibend sei. „OFFROAD“ enge das Thema nur weiter (auf Geländefahrzeuge) ein. Somit seien die Titelbestandteile inhaltlich aufeinander bezogen, so dass keinem von Ihnen eine „selbstständig kennzeichnende Stellung“ zukommen könne. Abgesehen davon liege ein beschreibender Gebrauch des Zeichens „OFFROAD“ vor, so dass die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eingreife. Damit bleibt der BGH seiner Linie treu, nur wenige Ausnahmen vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zuzulassen und den Schutzbereich kennzeichnungsschwacher Zeichen eng zu bemessen.
Auf europäischer Ebene zeichnet sich eine etwas andere Tendenz ab. Die Rechtsprechung des EuG ist mittlerweile so weit, dass Markenähnlichkeit schon dann besteht, wenn zwei Marken „mindestens teilweise übereinstimmen“ (so ausdrücklich EuG, Urt. v. 11.5.2010 – T 492/08). Zwar genügt nicht jede Markenähnlichkeit auch für die Annahme der Verwechslungsgefahr. Jedoch geht das Gericht bei Übereinstimmung in kennzeichnungsschwachen Bestandteilen relativ schnell von einer Kollision aus (so a. a. O. für „STAR“ in „STAR SNACKS“ gegenüber „star foods“, beides Wort-/Bildmarken; ferner z. B. Urt. v. 16.3.2005 – T 112/03 – FLEXI AIR/FLEX; Urt. v. 25.5.2005 – T 288/03 – TELETECH GLOBAL VENTURES/TELETECH INTERNATIONAL; Urt. v. 7.7.2005 – T 385/03 – BIKER MILES/MILES; Urt. v. 8.12.2005 – T 29/04 – CRISTAL CASTELLBLANCH/CRISTAL; Urt. v. 20.10.2009 – T 307/08 – OUT4LIVING/Living&Co).