Die Anmeldung von Positionsmarken, d.h. Marken, die auf oder an Waren immer an gleichbleibender Stelle in gleicher Form und Größe positioniert sind, kann selbst für erfahrene Markenanmelder eine Herausforderung darstellen. Mit Blick auf die nachfolgend kurz dargestellten zwei Hauptfallstricke empfiehlt sich eine wohlüberlegte Auswahl des Anmeldeamts und gewissenhafte Ausarbeitung der Anmeldeunterlagen.

1. Fallstrick: Unterscheidungskraft

Ausreichende Unterscheidungskraft, d.h. die im Eintragungsfall zu bejahende Frage, ob die Marke vom Verkehr als Herkunftshinweis und beispielsweise nicht lediglich als Verzierung der Ware angesehen wird, hat sich insbesondere beim für EU-Marken zuständigen Gemeinschaftsmarkenamt zu einer ernst zu nehmende Hürde entwickelt. Beispielhaft erwähnt sei das allseits bekannte Stofffähnchen an der Gesäßtasche von Jeanshosen von Levi Strauss & Co., dem im Eintragungsverfahren solange keine Unterscheidungskraft zugestanden wurde, bis die Anmelderin die Verkehrsdurchsetzung, d.h. die überragende Bekanntheit beim EU-Verbraucher belegte und die Unterscheidungskraft amtsseitig zugebilligt wurde. Ein weiteres Beispiel sind die wegen mangelnder originärer Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähigen Steiff-Teddy-Positionsmarken (s. Beitrag vom 17.01.2014).  

Zusammengefasst: Mit Blick auf die (Nicht-) Eintragungspraxis des Gemeinschaftsmarkenamts können EU-Positionsmarken in der Regel nur noch bei starker Benutzung  [Art.7 (3) GMV] ausreichende Unterscheidungskraft als Eintragungsvoraussetzung erlangen.  

Deutlich liberaler ist hingegen immer noch die Eintragungspraxis bei Positionsmarken in Deutschland. So hat beispielsweise das Bundespatengericht den oben unter (a) dargestellten Positionsmarken mit einer roten Einfärbung entlang zweier Kanten in Bezug auf die Waren „gedruckte Telefonverzeichnisse“ ausdrücklich originäre Unterscheidungskraft zugebilligt [Az. 29 W (pat)  564/12, 29 W (pat)  565/12, 29 W (pat)  566/12, 29 W (pat)  564/12].

Positionsmarkenanmeldern mit vorrangiger Ausrichtung auf den deutschen Markt empfiehlt sich daher mit Blick auf die Hürde der „Unterscheidungskraft“ eine deutsche Anmeldung (zumindest aber als Ergänzung zu einer EU-Markenanmeldung) vorzunehmen. Auf die deutsche Marke kann dann eine internationale Marke aufsatteln, unter deren Dach auch Markenschutz in der EU unter Inanspruchnahme des Zeitrangs der deutschen Basismarke ersucht werden kann. Mit einfachen Worten: Man hat schon den Spatz (deutsche Basismarke) in der Hand bevor man auf die Taube auf dem Dach (EU-Teil der internationalen Marke)  abzielt.

2. Fallstrick: Beschreibung der Positionsmarke bei unterschiedlichen Warenformen 

Soll die Positionsmarke unterschiedliche Warenformen abdecken, so ist eine die Abbildung ergänzende Beschreibung mit genauen Ausführungen zur Position, Form und Größe zwar gesetzlich nicht obligatorisch vorgeschrieben, laut herrschender Literatur und Rechtsprechung des Bundespatengericht [s. z.B.  BPatG 29 W (pat) 19/08 – Schultütenspitze]  jedoch zwingend erforderlich, weil nur durch die Beschreibung die erforderliche Schutzbeschränkung auf die Position vorgenommen werden kann. Die Beschreibung wird dabei Bestandteil der grafischen Darstellung. Im Fall von Unklarheiten über den mittels Bild und Beschreibung definierten Schutzgegenstand verschiebt sich der Anmeldetag auf den Tag, an dem der Anmelder die Unklarheiten durch entsprechende Ergänzungen in der Beschreibung ausräumen konnte [BPatG 29 W (pat) 19/08 – Schultütenspitze].  Mit einfachen Worten: Keine Beschreibung – kein Anmeldetag bzw. mangelhafte Beschreibung – späterer Anmeldetag erst mit Einreichung der den Mangel behebenden ergänzten Beschreibung. 

Wie eine „richtige“ Beschreibung  ausformuliert sein kann, sei an dem als deutsche Positionsmarke (DE3020110080399) eingetragenen und oben unter (b) dargestellten „gelben Sartorius-Bogen“ nebst seiner Ursprungsbeschreibung kurz erläutert.

„Die Positionsmarke besteht aus einem am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit angebrachten, sich über deren gesamte Breite erstreckenden, nach oben offenen, gelben Bogen. Die gestrichelt dargestellten Konturen dienen allein der Kenntlichmachung der Anordnung des Bogens an der elektronischen Anzeigeneinheit und sind nicht Gegenstand der Marke.“

Größe und Größenrelation der Marke zum konkret dargestellten Bestandteil der Ware ergibt sich daraus, dass die Breite des Bogens „über die gesamte Breite“ der Anzeigeneinheit sein soll, wobei die „Anzeigeneinheit“ selbst über die Markendarstellung definiert ist: das ist die – eine an ihrer linken und rechten Seite vertikal abgeschnittenen Ellipse bildende – äußere Umrandung in einer gestrichelten Linie. Entscheidend ist auch, dass sich durch die Volldarstellung der Anzeigeneinheit  die relative Größe des gelben Bogens bezogen auf die elektronische Anzeigeneinheit als Bezugsobjekt ergibt, einschließlich seiner Lateralausdehnung.  

Dass selbst eine mit Sachverstand „richtig“ ausformulierte Beschreibung in der Regel kein Selbstläufer ist, zeigt auch dieses Beispiel. Erst in zweiter Instanz beim Bundespatentgericht wurde die Beschreibung akzeptiert [Az. 30 W (pat) 526/12].  

Übrigens, die oben dargestellte deutsche „gelbe Sartorius-Bogen“-Positionsmarke nimmt die Priorität einer zuvor angemeldeten identischen Gemeinschaftsmarkenanmeldung (GM009716788) in Anspruch, deren Eintragung wegen mangelnder Unterscheidungskraft vom Gemeinschaftsmarkenamt verweigert wurde (Anmelderbeschwerde wurde zwischenzeitlich eingelegt). Insofern bleibt nur anzumerken „s.  oben Ziffer 1, letzter Absatz“.