Mit der Einführung des MarkenG im Jahr 1995 wurde die Möglichkeit eröffnet, dreidimensionale Gestaltungen als Marke einzutragen. Viel Diskussionsstoff bieten seither die so genannten produktabhängigen Formmarken, bei denen der Gegenstand der Marke sich darin erschöpft, die äußere Gestaltung eines Produkts wiederzugeben. Das BPatG vertritt die Auffassung, es bestehe ein Interesse der Allgemeinheit, die konkrete Formgestaltung eines Produkts zur freien Verfügung zu halten. Vor allem sei zu berücksichtigen, dass eine als 3D-Marke geschützte Formgestaltung zeitlich unbegrenzt der Verfügung durch die Allgemeinheit entzogen werde, während der parallel mögliche Geschmacksmusterschutz nach spätestens 25 Jahre auslaufe. Das BPatG hat aus diesen Gründen eine sehr restriktive Einstellung gegenüber produktabhängigen Formmarken. Der BGH ist positiver eingestellt und stellt sich auf den Standpunkt, es müsse den im geschäftlichen Verkehr tätigen Unternehmen grundsätzlich möglich sein, auch die äußere Gestaltung eines Produkts als Herkunftshinweis zu verwenden.
An der mit Anmeldedatum vom 14. März 1995 international registrierten Marke Nr. 640 196 lässt sich die Entwicklung der Rechtsprechung nachvollziehen. Die IR-Marke beansprucht Schutz für die äußere Gestaltung der bekannten Rado-Armbanduhr, bei der das Uhrengehäuse sich in die Kontur des Armbands einfügt. Das DPMA hatte der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert. Die an das BPatG gerichtete Beschwerde gegen diesen Beschluss blieb erfolglos, es fehle an Unterscheidungskraft. In der Entscheidung ließ das BPatG eine Tendenz erkennen, bei dreidimensionalen Gestaltungen höhere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen als bei herkömmlichen Markenformen. Der BGH war im anschließenden Rechtsbeschwerdeverfahren der Auffassung, dass der bei der Prüfung der Unterscheidungskraft anzulegende Maßstab bei allen Markenformen identisch sei, vorsichtshalber legte er diese Rechtsfrage jedoch dem EuGH zur Vorabentscheidung vor (Beschluss vom 23.11.2000 – I ZB 46/98). Der EuGH bestätigte in einem Urteil vom 8. April 2003 (verb. Rs. C-53/01 – 55/01) die Rechtsaufassung des BGH: Der bei der Prüfung der Unterscheidungskraft anzulegende Maßstab ist bei allen Markenformen identisch. Der BGH wies die Angelegenheit in der Folge zur weiteren Behandlung an das BPatG zurück.
Nach erneuter Befassung mit der Marke stellte sich das BPatG nun auf den Standpunkt (Entscheidung vom 26.04.2006 – 28 W(pat) 117/04), der Marke stehe ein Freihaltebedürfnis entgegen. Trotz der fast unerschöpflichen Formenvielfalt bestehe ein Interesse konkrete Formgestaltung zur freien Verfügung der Allgemeinheit zu erhalten. In einer nun veröffentlichten Entscheidung (I ZB 66/06) vom 24. Mai 2007 ist der BGH dem BPatG erneut entgegengetreten: Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die die äußere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine Kombination üblicher Gestaltungsmerkmale und besteht auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine nahezu unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten, so spricht dies gegen ein Interesse der Allgemeinheit, die als Marke beanspruchte Form freizuhalten.
Die angefochtene Entscheidung wurde aufgehoben und die Sache erneut an das BPatG zurückverwiesen. Dem BPatG wird nun wohl nichts anderes mehr übrig bleiben, als die Eintragungsfähigkeit der Rado-Uhr als 3D-Marke anzuerkennen.
In Bezug auf die äußere Gestaltung von Kraftfahrzeugen hat der BGH übrigens entschieden (Beschluss vom 15. 12. 2005 – I ZB 33/04), dass eine Eintragung als produktabhängige Formmarke nur dann möglich ist, wenn sich das Zeichen im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt hat. Es sei zu berücksichtigen, dass – wenn Formgestaltungen ohne weiteres als Marke eingetragen würden – nicht nur Automobilhersteller, sondern jedermann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine Vielzahl ähnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen machen könnte mit der Folge, dass diese Formgestaltungen zumindest innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Wettbewerber verschlossen wären. Dadurch würde sich eine erhebliche Einschränkung der Gestaltungsfreiheit ergeben, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewerber, sondern auch von – möglicherweise unzähligen – Formgebungen absetzen müssten, denen Markenschutz zugebilligt wäre. In seiner Entscheidung zur Rado-Uhr geht der BGH nicht darauf ein, warum dieses Argument bei Armbanduhren nicht einschlägig ist.