Aus einer mit Wirkung für Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann ein Gebrauchsmuster abgezweigt werden. Bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischem Schritt wird das abgezweigte Gebrauchsmuster so behandelt, als sei es am Anmeldetag des Patents eingereicht worden. Von der Möglicheit einer Gebrauchsmusterabzweigung wird häufig dann Gebrauch gemacht, wenn ein Verletzungsfall auftritt, während das Prüfungsverfahren zur Patentanmeldung noch läuft. Vor der Erteilung bietet die offengelegte Patentanmeldung keinen Unterlassungsanspruch. Der Patentanmelder muss es hinnehmen, dass der Gegenstand seiner Anmeldung von Dritten benutzt wird, und kann lediglich im Nachhinein eine Entschädigung fordern. Mit dem abgezweigten Gebrauchsmuster erhält er schnell ein vollwertiges Schutzrecht. Das Recht zur Abzweigung besteht, solange die Patentanmeldung noch anhängig ist oder bis ein eventuelles Einspruchsverfahren gegen das Patent abgeschlossen ist.

Der BGH hat jüngst einen Fall entschieden, in dem ein Einsprechender versucht hat, ein Gebrauchsmuster aus dem angegriffenen Patent abzuzweigen. Der Einsprechende war der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents ihm widerrechtlich entnommen worden war. Im Einspruchsverfahren hat er diesen Widerrufsgrund geltend gemacht und parallel auf Herausgabe des Patents geklagt. Sein Recht, ein Gebrauchsmuster aus dem angegriffenen Patent abzuzweigen, leitete er aus dem Wortlaut des § 5 GebrMG her, in dem die Gebrauchsmusterabzweigung geregelt ist. Diese Vorschrift fordere lediglich, dass der Anmelder des Gebrauchsmusters bereits früher um ein Patent „nachgesucht“ habe. Der Begriff „Nachsuchen“ sei aber nicht auf das Einreichen einer eigenen Patentanmeldung beschränkt, sondern umfasse auch den Fall, dass gegen den Patentinhaber eine Klage auf Übertragung des Patents erhoben worden sei.  

Diese Argumentation hat den BGH nicht überzeugt (X ZB 3/08 vom 10. Juni 2008). Auch der durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzte kann den Anmeldetag einer Patentanmeldung für sein Gebrauchsmuster nur dann in Anspruch nehmen, wenn das Recht auf das Patent auf ihn übergegangen ist. Ein Gebrauchsmuster, das einen Anmeldetag in Anspruch nimmt, der ihm nicht zukommt, muss zurückgewiesen werden.