Die Frage, ob ein Anbieten für die Zeit nach Schutzrechtsablauf patentverletzend ist, ist umstritten. Eine Auffassung ist, dass das Inverkehrbringen einer nicht mehr patentgeschützten Sache keine Benutzung einer patentierten Erfindung sei, und man deshalb auch die auf eine solche patentfreie Handlung gerichtete Vorbereitung nicht untersagen könne. Dem steht die Ansicht gegenüber, dass dem Schutzrechtsinhaber während der Laufzeit seines Schutzrechts hinsichtlich aller Verletzungstatbestände, und damit auch hinsichtlich des Anbietens, der gesetzliche Schutz ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Es sei daher jedem Dritten schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten, so lange der Schutz besteht.

Letzterer schutzrechtsinhaberfreundlichen Auffassung hat sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 5. Dezember 2006 in der Rechtssache X ZR 76/05 angeschlossen. In dem zu entscheidenden Fall beabsichtigte ein Wettbewerber unmittelbar nach Ablauf des Schutzrechts auf ein Arzneimittel eine wirkstoffgleiche Kopie (Generikum) auf den deutschen Markt zu bringen. Das Generikum wurde bereits vor dem Ablauf des Schutzrechts durch den Generikahersteller mittels einer Anzeigenserie in der Ärztezeitung beworben, offensichtlich um sich als zukünftiger Generikaanbieter ins Gespräch zu bringen. So hieß es beispielsweise, „In wenigen Wochen kommt der Cholesterin-Senker von (Generikahersteller)“. Die Werbung kann somit als ein Angebot für Lieferungen nach Ablauf der Schutzdauer angesehen werden.

Der Bundesgerichtshof hat in vorliegender Entscheidung klar gestellt, dass ein von der Verbotsnorm des § 9 Satz 2 Nr. 1 Patentgesetz erfasstes Angebot auch dann ein solches bleibt, wenn es allein den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen in der Zeit nach Schutzrechtsablauf betrifft.

In der Praxis wird dies bedeuten, dass sich die Generikahersteller mit ihren Angeboten bis zum tatsächlichen Ablauf der relevanten Schutzrechte gedulden müssen. Der Schutzrechtsinhaber wird dadurch geringere Umsatzeinbußen zum Ende der Schutzdauer hinnehmen müssen. Denn den potentiellen Generika-Abnehmern, die – etwa wegen des zu erwartenden günstigeren Abgabepreises – bereit wären, mit dem Bezug des geschützten Arzneimittels bis zu dem Ablauf der Schutzdauer zu warten, sollte der Zugang zu Generika-Angeboten ohne die entsprechende Bewerbung deutlich erschwert sein.