Das Einspruchsverfahren bietet eine vergleichsweise kostengünstige Möglichkeit, die Rechtsbeständigkeit eines Patents in einem zweiseitigen Verfahren überprüfen zu lassen. Der Einsprechende ist im Regelfall auch dann nicht verpflichtet, dem Patentinhaber Verfahrenskosten zu ersetzen, wenn der Einspruch erfolglos bleibt. In den allermeisten Fällen beantragen Einsprechende deswegen den vollständigen Widerruf des Patents.
Greift der Einsprechende ein Patent nur teilweise an, so stellt sich die Frage, ob die Patentabteilung dennoch die Kompetenz hat, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Der 7. Senat des BPatG hat sich in einer Entscheidung vom 2. Mai 2007 (7 W (pat) 61/04) auf den Standpunkt gestellt, ein nur auf den Widerruf eines Teils eines Patents gerichteter Einspruch beschränke den Umfang des im Einspruchsverfahren zu prüfenden Gegenstands. Es steht danach nicht im Belieben der Patentabteilung, über den Antrag des Einsprechenden hinauszugehen.
Eine andere Auffassung vertritt der 23. Senat des BPatG in einer jetzt veröffentlichten Entscheidung vom 15. November 2007 (23 W (pat) 13/04). Der Einsprechende hatte sich darauf beschränkt, den Anspruch 1 des Patents anzugreifen. Der Patentinhaber trug daraufhin Argumente für die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 vor. Hilfsanträge stellte er keine. In dieser Situation – so der 23. Senat – sei es nicht erkennbar, dass der Patentinhaber an einer Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang Interesse habe. Auch in Bezug auf den Patentinhaber sei aber der Antragsgrundsatz zu beachten. Es sei deswegen nicht möglich, das Patent teilweise aufrechtzuerhalten.
Der Patentinhaber muss also mit einer Entscheidung, wie sie der 23. Senat nun getroffen hat, rechnen. Er sollte deswegen im Einspruchsverfahren eindeutig klarstellen, dass ihm auch an einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents gelegen ist.