Ist es zu einer Schutzrechtsverletzung gekommen, so kann der Verletzer die Wiederholungsgefahr und damit den Anlass für eine Verletzungsklage nur dadurch beseitigen, dass er eine Unterlassungserklärung abgibt und diese durch ein Vertragsstrafeversprechen absichert. Anfang 2002 hat eine Geschmacksmusterverletzerin T eine solche strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, in der es unter anderem hieß:
T. erklärt gegenüber E., es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von DM 15.000 für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung, also insbesondere für jedes angebotene, verkaufte bzw. verbreitete Produkt […] zu unterlassen, Kinder-Wärmekissen herzustellen und/oder zu verbreiten, wie sie nachfolgend dargestellt sind:
(Es folgt die Abbildung des von den Beklagten vertriebenen Wärmekissens.)
Hiervon ausgenommen sind noch vorhandene Restanten, die in einem Zeitraum vom 27. Dezember 2002 bis 27. März 2003 abverkauft werden dürfen.
Versehentlich verkaufte T Ihren Restbestand von 7000 Wärmekissen nicht in dem vorgesehenen Zeitraum, sondern bereits im September 2002. Mit dem Verkauf erzielte sie einen Netto-Umsatz von EUR 48.000. Die Inhaberin des Geschmacksmusters errechnete aus diesem Verstoß gegen den Unterlassungsvertrag eine Vertragsstrafe von mehr als EUR 53 Mio. (7000 Wärmekissen x 15.000 DM).
Der BGH, bis zu dem das Verfahren – angesichts der Höhe der Forderung nicht überraschend – betrieben wurde, entschied zunächst, dass es angesichts des eindeutigen Wortlauts nicht zulässig sei, die Vereinbarung so auszulegen, dass der als einmalige Sonderaktion durchgeführte Verkauf lediglich ein einzelner Verstoß sei. Vielmehr sei die Vertragsstrafe grundsätzlich 7000 mal verwirkt. Allerdings stehe die Höhe der Vertragsstrafe in einem solch außerordentlichen Missverhältnis zur Bedeutung der Zuwiderhandlung, dass ihre Durchsetzung einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben darstelle. Allerdings sei es nicht möglich, die Vertragsstrafe auf eine angemessene Höhe zu reduzieren. Eine Reduktion komme nur insoweit in Betracht, wie es nach Treu und Glauben gerade noch hingenommen werden könne. Als Anhaltspunkt für diese Grenze könne das Doppelte der angemessenen Vertragsstrafe dienen. Ohne die Höhe der Vertragsstrafe abschließend festzulegen, kam der BGH zu dem Ergebnis, dass ein Betrag jenseits von EUR 200.000 jedenfalls nicht in Betracht komme (Urt. v. 17.07.2008 – I ZR 168/05 – Kinderwärmekissen).
Der Fall zeigt, dass die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung mit erheblichen Konsequenzen verbunden sein kann. Vor einer Unterschrift sollte die sorgfältige Klärung stehen, ob die Zusagen tatsächlich eingehalten werden können.